Решение № 6688 от 8.06.2015 г. на ВАС по адм. д. № 8919/2014 г.

Решение № 6688 от 8.06.2015 г. на ВАС по адм. д. № 8919/2014 г., VII о., докладчик съдията Соня Янкулова Производството е по чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на "Дружество за продукти Нестле" АД, седалище и адрес на управление СН 1800, гр. Веве, Конфедерация Швейцария срещу Решение № 2544 от 15.04.2014 г. на Административен съд, София град, постановено по административно дело № 851/2014 г.

С обжалваното решение съдът отхвърлил жалбата на "Дружество за продукти Нестле" АД срещу Решение № 502 от 7.10.2013 г. на председателя на Патентното ведомство, с което му е отказана регистрацията на марка, вх. № 50325, MAGNUM, словна.

I. Становище на страните:

1. Касационният жалбоподател - "Дружество за продукти Нестле" АД (Нестле), счита обжалваното решение за неправилно, постановено в нарушение на материалния закон и необосновано - отменителни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Излага фактите по делото и счита, че съдът приложил буквално закона, без да направи опит за тълкуване и прилагане на неговия дух. Не оспорва наличието на сходство в наименованието между четири марки с притежател Unilever N. V., регистрирани в периода 1996 г. - 1998 г., и подадената заявка за регистрация на марка, но сочи, че марките на Unilever N. V. не са използвани на територията на страната. С оглед на това не би могло да възникне объркване на потребителите с продукти на друга компания, носещи марка със сходен смислов и фонетичен елемент. Счита, че в хипотеза като посочената Патентното ведомство следва да съобрази наличието на приоритет в полза на заявителя спрямо евентуално последващо регистрирани сходни марки.

Сочи, че последиците от неупражняване на правата по чл. 27 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО) са ясно очертани и не включват забрана за развитие на първоначално регистрираната марка. Счита, че нормата трябва да се тълкува и като забрана на притежателя на по-късно регистрираната марка да се противопостави на регистрацията на осъвременени версии на по-рано регистрирана марка, което е доразвитие на правото на използване по чл. 27, ал. 3 ЗМГО.

Неправилно счита разбирането на съда, че щом марката на Нестле Magnum, комбинирана, с регистров № 24897, не е придобила статус на известна или ползваща се с известност марка, нейната фактическа общоизвестност, дължаща се на предлагането на продукти с тази марка на пазара повече от 20 години, не е от значение с оглед на реалното й разпознаване от потребителите.

За правилното решаване на делото касаторът счита, че е необходимо да бъде отправено преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз относно неяснота в текстовете на чл. 9, § 3 и чл. 10, § 1, б. "а" от Директива 2008/29.

Счита, че обжалваното решение е постановено и в нарушение на § 52 ЗМГО, тъй като съдът не отчел, че решението на Патентно ведомство е постановено при липсваща компетентност на органа. Заявката за регистрация на марката не е публикувана към датата на влизане в сила на изменението на закона, поради което спрямо нея не е приложим реда по отменените разпоредби на Закона за марките и географските означения.

Касаторът моли съда да отмени обжалваното съдебно решение и да постанови друго, с което да обяви нищожността на Решение № 502 от 7.10.2013 г., алтернативно да го отмени като незаконосъобразно.

1. Ответникът по касационната жалба - председателят на Патентното ведомство, счита същата за неоснователна. Моли съда да остави в сила обжалваното решение. Претендира юрисконсултско възнаграждение. Ответникът се представлява от юрисконсулт Янислава Божилова.

1. Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба. Съдът обсъдил доказателствата по делото, произнесъл се по възраженията и правилно приложил материалния закон. Правилен е изводът на съда за липса на законова възможност за развитие на знака чрез варианти, каквито сочи касаторът. При издаване на съдебното решение съдът не допуснал логически грешки, нарушение на съдопроизводствените правила и неправилно приложение на материалния закон, поради което решението като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

II. По допустимостта на касационната жалба:

Върховният административен съд счита касационната жалба за допустима - подадена е от надлежна страна, в срока по чл. 211 АПК и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.

Разгледана по същество касационната жалба е основателна.

III. Фактите по делото:

За да постанови обжалваното решение съдът приел от фактическа страна, че:

1. На 31.10.1994 г. била извършена национална регистрация на търговска марка MAGNUM, комбинирана, регистров № 24897, за стоки клас 30 - сладолед, собственост на "Delta Dairy" S. A., приоритет от 21.04.1994 г., срок на действие - 21.04.2024 г. и изображение:

1. На 6.06.2000 г. "Delta Dairy" S. A., подало заявление, вх. № 50325, за регистрация на търговска марка MAGNUM, словна, за стоки клас 30 - сладолед.

1. На 19.10.2000 г. "Delta Dairy" S. A., прехвърлило заявка, вх. № 50325, за регистрация на търговска марка MAGNUM, словна, за стоки клас 30 - сладолед и търговска марка MAGNUM, регистров № 24897, комбинирана, на "Delta ice cream" S. A.

1. На 20.07.2001 г., на основание чл. 37, ал. 2 във вр. с чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО Патентно ведомство издало уведомление за отказ за регистрация на марка MAGNUM, словна, по заявка № 50325, за стоки клас 30 - сладолед, поради наличие на регистрация на единадесет марки MAGNUM, за стоки клас 30 - сладолед, собственост на Unilever N. V.

1. На 23.10.2001 г. производството било спряно по искане на "Delta ice cream" S. A. до приключване на производствата по заличаване на регистрацията на противопоставените по-ранни марки.

1. На 5.01.2007 г. заявлението за търговска марка вх. № 50325, MAGNUM, словна, и търговска марка MAGNUM, регистров № 24897, комбинирана, били прехвърлени от "Delta ice cream" S. A. на Нестле.

1. На 7.08.2012 г. производството по заявката било възобновено по искане на Нестле и на основание чл. 37а, ал. 3 ЗМГО и влизане в сила на решение за отменяне действието на територията на Република България на противопоставена по-ранна международна регистрация на марка MAGNUM, регистров № 590691.

1. На 19.02.2013 г. експертизата взела решение за отказ на регистрацията на марката марка, вх. № 50325, MAGNUM, словна, със заявител Нестле.

1. На 16.09.2013 г. състав в отдел "Спорове" в Патентното ведомство приел становище на основание чл. 45, ал. 1 ЗМГО да се потвърди решението за отказ на регистрация на марка, вх. № 50325, MAGNUM, словна, със заявител Нестле.

1. На 7.10.2013 г. председателят на Патентно ведомство, с Решение № 502 потвърдил решението за отказ за регистрация на марка, вх. № 50325, MAGNUM, словна, със заявител Нестле при следните мотиви:

а) от посочените в уведомлението за отказ единадесет търговски марки MAGNUM, за стоки клас 30 - сладолед, собственост на Unilever N. V. са поддържани четири:

национална регистрация на марка MAGNUM, словна, № 31313, регистрирана за стоки клас 30, дата на регистрация 12.08.1997 г., приоритет 4.11.1996 г., срок на действие 4.11.2016 г.;

национална регистрация на марка MAGNUM, комбинирана, № 31314, регистрирана за стоки клас 30, дата на регистрация 12.08.1997 г., приоритет 4.11.1996 г., срок на действие 4.11.2016 г. и изображение

международна регистрация на марка MAGNUM EGO, словна, № 690958, регистрирана за стоки клас 30, дата на регистрация 2.04.1998 г., приоритет 20.11.1997 г., срок на действие 2.04.2018 г.;

международна регистрация на марка MAGNUM, комбинирана, № 699791, регистрирана за стоки клас 30, дата на регистрация 9.09.1998 г., приоритет 16.04.1998 г., срок на действие 9.09.2018 г. и изображение:

б) налице са основанията на чл. 12, ал. 1 ЗМГО - марка, вх. № 50325, и марка, регистров № 31313 са идентични, а с останалите по-ранни марки е налице сходство, което се дължи на идентичния словен елемент "magnum"; същият е отличителен в състава на знаците;

в) поради идентичността и сходството на марките и стоките съществува вероятност от объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на заявената с по-ранните марки;

г) твърдяната общоизвестност на заявената марка на територията на страната е ирелевантна за производството;

д) твърдението за неизползване на по-ранните марки на територията на страната също е ирелевантно;

IV. Първоинстанционното съдебно решение:

Въз основа на така установените факти съдът приел от правна страна, че оспореното Решение № 502 е издадено от компетентен орган, в исканата от закона писмена форма и при съобразяване на § 52, ал. 2 ЗМГО. Приел, че чл. 13, ал. 1 ЗМГО не позволява на заявителя да извършва развиване на знака чрез варианти, както твърди Нестле. Приел, че реалното ползване на марката, в контекста на практиката на Съда на Европейския съюз, дава право на заявителя да ползва марката по начин, който не включва развитие в твърдяния от Нестле смисъл. С оглед на това приел за неоснователен довода на Нестле за развитие на търговска марка MAGNUM, регистров № 24897, комбинирана чрез заявената словна марка МAGNUM, заявление вх. № 50325.

Приел за неоснователен довода за общоизвестност на търговска марка MAGNUM, регистров № 24897, комбинирана, тъй като не е налице решение по чл. 50а, ал. 2 или по чл. 50б ЗМГО. Това не позволява на заявителя да се ползва от правата по чл. 6, § 1 от Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост.

Въз основа на това направил извод за законосъобразност на оспореното Решение № 502 и отхвърлил жалбата на Нестле.

Този извод на съда е неправилен.

V. По съществото на спора:

Касаторът счита обжалваното решение за неправилно и необосновано. Доводите, които сочи, са досежно приложимостта на § 52 ЗМГО и материалноправните предпоставки за оспорения отказ. В контекста на втория довод прави искане за отправяне на преюдициално запитване.

1. По § 52 ЗМГО:

Безспорно по делото е, че заявлението за регистрация на търговската марка е подадено на 6.06.2000 г. Тъй като до изменението на Закона за марките и географските означения - Държавен вестник, бр. 19 от 9.03.2010 г., в сила от 10.06.2010 г., производството не е било приключило се поставя въпроса за приложението на § 52 ЗМГО.

Съгласно разпоредбата на § 52, ал. 1 ЗМГО изменението на закона се прилага за регистрация на марки, които са подадени след влизане в сила на закона, т.е. след 10.06.2010 г., както и за заявки, които са подадени преди влизане в сила на изменението, но по които няма влязло в сила решение. От всички заявки, по които няма влезли в сила решения до 10.06.2010 г. законодателят, чрез визираното в ал. 2 на § 52 ЗМГО, отделил тези, които са публикувани до влизане в сила на закона, т.е. до 10.06.2010 г., и приел, че за тях е приложим действалия до 10.06.2010 г. ред.

Процесната заявка няма данни по делото да е публикувана в официалния бюлетин на Патентното ведомство. Към датата на подаването й - 6.06.2000 г., органът не е имал установено в закона задължение да публикува заявките. Разпоредбата на чл. 36а ЗМГО, която установява това задължение, е приета с изменение на закона, Държавен вестник, бр. 43 от 20.05.2005 г., и е в сила от 21.08.2005 г. Съгласно § 43 ЗМГО заявки за регистрация на марки, по които до влизането в сила на изменението на закона не е завършила формалната експертиза, се публикуват в съответствие с чл. 36а ЗМГО. Към датата на влизане в сила на изменението на закона от 2005 г. формалната експертиза на заявката е била завършила - виж по-горе т. IV.3, и заявката не е била публикувана.

Следователно процесната заявка попада в кръга на заявки, които са подадени преди изменението на закона от 2010 г., не са публикувани и за които няма влязло в сила решение. Това, с оглед на разпоредбата на § 52 ЗМГО, значи, че заявката не попада в кръга на заявки, за които приложим е редът, установен до изменението на закона от 2010 г. По отношение на нея приложим е редът, установен с изменението на закона в сила от 10.06.2010 г.

Съгласно чл. 37б ЗМГО всяка заявка, която отговаря на изискванията за формална редовност и на изискванията на чл. 11 ЗМГО се публикува в официалния бюлетин на Патентното ведомство. Публикацията се извършва в едномесечен срок след приключване на експертизата по чл. 37 или след влизане в сила на решението по чл. 37, ал. 4 ЗМГО. По делото е безспорно, че тази публикация не е направена.

Публикацията има важна роля в установеното с изменението на закона от 2010 г. производство по регистрация, защото създава предпоставки за упражняване на правата на лицата по чл. 38а и 38б ЗМГО. Тя ограничава възможността на органа служебно, без възражение или опозиция да постанови отказ от регистрация на заявка, която отговаря на изискванията за формална редовност и на изискванията на чл. 11 ЗМГО.

В мотивите на Закона за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения изрично е посочено, че измененията се налагат, защото се извършва промяна в системата на регистрация на марката - от експертиза по същество, извършвана служебно, се преминава към опозиционна система. Промените "отговарят на потребностите на обществото и на изискването да се премахнат пречките пред свободното движение на стоки", както и за да се въведе режим, идентичен с този на Регламент № 207/2009 на Съвета от 26.02.2009 г. относно марката на Общността.

Видно тези цели на законодателната промяна са мотивирали законодателя да приеме норма, която да позволи максимална приложимост на установения нов ред към заварените висящи производства по регистрация на марка. С оглед на това непубликуването на заявката по реда на чл. 37б ЗМГО се явява съществено нарушение на административнопроизводствените правила, защото е на норма - гаранция за правата не само на заявителя, но и на трети лица, на норма, която въвежда нов подход в производството по регистрация на търговските марки.

Неоснователен е доводът на касатора, че посоченото нарушение е довело до нищожност на оспореното решение. Изискването за публикуване е нормативно условие, необходимо, за да породи актът правни последици. То не е правообразуващ елемент на акта, не е факт, който обуславя самото съществуване на акт - липсата на правен субект или липсата на волеизявление. Поради това допуснатото нарушение не е порок, който води до нищожност на постановения акт, а само до неговата унищожаемост.

Съдът като не констатирал допуснатото от органа съществено нарушение на производствените правила постановил неправилно съдебно решение.

1. По материалноправните предпоставки за отказ от регистрация:

Установеното съществено нарушение на административнопроизводствените правила прави ненужно обсъждането на другите доводи на касатора за нарушение на материалния закон и за необоснованост на съдебното решение, свързани с материалноправните предпоставки за отказ от регистрация.

Видно от изложеното, доводът на касатора за неправилност на съдебното решение поради нарушение на материалния закон е основателен. Съдът не констатирал допуснатото от органа съществено нарушение на административнопроизводствените правила и постановил неправилно съдебно решение. Същото следва да бъде отменено. Делото е изяснено от фактическа и правна страна, не се налага установяването на нови факти.

С оглед на изложеното съдът следва да отмени Решение № 502 и да върне преписката на органа за продължаване на административното производство от фазата на публикуването на заявката за регистрация на марката, съобразно дадените задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.

Водим от горното и на основание чл. 221, ал. 2 във вр. с чл. 222, ал. 1 във вр. с чл. 173, ал. 1 и 2 АПК Върховният административен съд