Решение № 5754 от 13.05.2021 г. на ВАС по адм. д. № 11343/2020 г.

Решение № 5754 от 13.05.2021 г. на ВАС по адм. д. № 11343/2020 г., VII о., докладчик председателят Таня Вачева Производството е по чл. 208 и сл. АПК. Образувано е по касационната жалба на председателя на Патентното ведомство (ПВ) на Република България, чрез пълномощник, против решение № 4700 от 24.08.2020 г. по адм. д. № 9534/2019 г. по описа на Административен съд София-град, с което съдът е отменил решение № 201/6.12.2017 г. на председателя на ПВ за заличаване регистрацията на марка № 50417 OPHTHALMOGEL/ ОФТАЛМОГЕЛ, словна, за всички стоки от клас 5 на Международната класификация на стоките и услугите (МКСУ), за които марката е регистрирана. Според касатора решението е неправилно като постановено в нарушение на материалния закон и е необосновано - отменителни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Касационният жалбоподател твърди, че съдът е извършил неправилна преценка на степента на сходство между сравняваните марки. Твърди, че ветеринарните и фармацевтични препарати имат висока степен на сходство, тъй като са предназначени за лечение независимо дали се прилагат върху хора или върху животни. Средна степен на сходство имат хигиенните препарати и диетичните вещества за медицински цели, както и бебешките храни. Продуктите се произвеждат от компании със сходен предмет на дейност, предлагат се в специализирани места за продажба. Касаторът излага доводи за вероятност от объркване на потребителите и по отношение високата степен на фонетичното, визуално и смислово сходство между сравняваните марки OPHTHALMOGEL и OFTAGEL. Счита, че са изпълнени нормативноустановените основания за заличаване, посочени в акта, поради което съдебното решение е неправилно и моли да бъде отменено, а подадената от "Софарма" АД жалба да бъде отхвърлена като неоснователна. Претендира разноски. "SANTEN PHARMACEUTICAL" CO, LTD, Япония, представляван от пълномощника адв. В. Н., обжалва решение № 4700 от 24.08.2020 г. по адм. д. № 9534/2019 г. на Административния съд София-град с доводи за неговата недопустимост, тъй като съдът е провел съдебен контрол на решение № 201/6.12.2017 г. на председателя на ПВ на основания, които изобщо не са наведени в жалбата на "Софарма" АД. Твърди също, че решението е неправилно поради неговата необоснованост - отменително основание по чл. 209, т. 3 АПК, като се мотивира с непълнота на доказателствата. Според касационния жалбоподател съдът не е събрал всички относими доказателства от значение за правилното решаване на спора, не е допуснал съдебна експертиза за изясняване на релевантния факт за сходството между сравняваните марки, а самоволно и чрез интерпретации е достигнал до неправилен правен извод. Иска отмяна на съдебния акт и произнасяне по съществото на спора, при което подадената от "Софарма" АД жалба бъде отхвърлена. Претендира присъждане на съдебни разноски за всички инстанции. Ответникът "Софарма" АД, чрез пълномощника си, оспорва касационните жалби и моли обжалваното решение да бъде оставено в сила като правилно по съображения, подробно изложени в писмено становище. Претендира разноски. Представителят на Върховната административна прокуратура дава мотивирано заключение за основателност на касационните жалби. Върховният административен съд, след като провери правилността на обжалваното решение, приема следното: Производството пред Административния съд София-град е образувано по жалба на "Софарма" АД срещу решение № 201/6.12.2017 г. на председателя на ПВ, с което е заличена регистрацията на марка рег. № 50417 OPHTHALMOGEL/ ОФТАЛМОГЕЛ, словна, за всички стоки от клас 5 на МКСУ, за които марката е регистрирана. С решение № 298/22.12.2015 г. председателят на ПВ е отказал образуването на производство по искането, тъй като за молителя отсъства правен интерес за подаването му, доколкото към момента не е притежател на по-ранно регистрирана марка по смисъла на чл. 12, ал. 2 ЗМГО ;. Решението е обжалвано пред Административния съд София-град, който с определение № 2790 от 16.05.2016 г. по адм. дело № 1177/2016 г. го е отменил и е върнал преписката на органа за продължаване на административнопроизводствените действия по искането. Определението на АССГ е обжалвано с частна жалба от председателя на ПВ пред Върховния административен съд. Последният е прекратил производството поради недопустимост на подадената от председателя на ПВ частна жалба с определение № 9600 от 29.08.2016 г. В изпълнение на задължителните указания на съда искането с доказателствата е изпратено до "Софарма" АД и му е предоставен срок за възражения. С подадено на 20.01.2017 г. възражение и становище от 27.03.2017 г. "Софарма" АД е възразило срещу искането и е представило доказателства. По възраженията молителят "Сантен" е взел становище в подаден отговор. Определеният със заповед на председателят на Патентното ведомство състав е дал становище за заличаване на регистрацията на марка рег. № 50417 OPHTHALMOGEL/ОФТАЛМОГЕЛ, словна, за всички стоки от клас 05, за които е регистрирана. С обжалванато пред първоинстанционния съд решение № 201 от 6.12.2017 г. на председателя на Патентното ведомство е заличена регистрацията на марка с рег. № 50417 OPHTHALMOGEL/ОФТАЛМОГЕЛ, словна, за всички стоки от клас 05, за които е регистрирана. По жалба на "Софарма" АД Административният съд София-град е отменил акта с решение по адм. д. № 3508/2018 г. По касационна жалба на "Сантен" с решение по адм. д. № 13232/2018 г. Върховният административен съд е отменил съдебното решение и е върнал делото за ново разглеждане със задължителни указания. С обжалваното в настоящото производство решение № 4700 от 24.08.2020 г., постановено по адм. д. № 9534/2019 г., Административният съд София-град отново е отменил оспореното решение № 201/6.12.2017 г. на председателя на ПВ за заличаване регистрацията на марка рег. № 50417 OPHTHALMOGEL/ ОФТАЛМОГЕЛ, словна, за всички стоки от клас 5 на МКСУ, за които марката е регистрирана. Първоинстанционният съд е установил, че "SANTEN PHARMACEUTICAL" CO, LTD (Сантен) е притежател на международна марка OFTAGEL с рег. № 699419 от 21.08.1998 г. за стоки от клас 5 от МКСУ "фармацевтични препарати", която първоначално не включва разпространение в България. Дружеството е притежател на национална марка OFTAGEL с рег. № 39030, заявена на 9.02.2000 г. и регистрирана на 4.12.2000 г. за стоки от клас 5 от МКСУ "фармацевтични препарати", със срок на действие до 2010 г. Международната марка OFTAGEL с рег. № 699419 е получила разширение на закрилата за България на 16.05.2007 г. "Софарма" АД е притежател на марка рег. № 50417 OPHTHALMOGEL/ ОФТАЛМОГЕЛ, словна, заявена на 1.08.2003 г. и регистрирана на 31.01.2005 г., със срок на закрила до 2023 г., за стоки и услуги от клас 5 на МКСУ: фармацевтични, ветеринарни и хигиенни препарати; диетични вещества за медицински цели; бебешки храни. Това са група стоки, част от заглавията на стоките от клас 5 МКСУ. На 9.11.2015 г. "Сантен" е поискал от ПВ заличаване регистрацията на марка рег. № 50417 OPHTHALMOGEL/ОФТАЛМОГЕЛ, словна, за всички стоки от клас 5, за които е регистрирана, на основание чл. 26, ал. 3, т. 1 ЗМГО ; , във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГO ;. Позовал се е на притежавана от него национална регистрация на марка рег. № 9030 ОFTAGEL с изтекъл срок на действие на 9.02.2010 г., към който момент международната регистрация на марката ОFTAGEL с рег. № 699419 вече е била действаща на територията на страната ни и продължава да бъде непрекъснато под правна закрила, макар и националната марка да е с изтекъл срок. Посочил е в искането си, че по-късно регистрираната марка е за стоки и услуги от същия клас, има една и съща мрежа на разпространение, касае една и съща област на употреба и е налице фонетично, визуално и смислово сходство между двете сравнявани марки, което води до вероятност от объркване на потребителите, включващо възможност за свързване с по-ранната марка. Съдът е приел, че актът е издаден от компетентен орган, в предвидената от закона форма, при спазване на административнопроизводствените правила, разписани в чл. 42 - чл. 46 ЗМГО ; , но в противоречие с материалноправните разпоредби. Предвид чл. 26, ал. 3, т. 1 ЗМГО ; и посочените в чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО ; предпоставки за заличаване на марката, съдът е направил сравнителен анализ на стоките и услугите, за които са регистрирани двете марки, анализирал е визуалното, смислово и фонетично сходство между тях, пазарите на разпространение и вероятността от объркване на потребителите. Приел е, че стоките "фармацевтични препарати", за които са регистрирани двете марки, са идентични. Между общите категории стоки "фармацевтични", за които е регистрирана марката OFTAGEL и "ветеринарни препарати", за които е регистрирана марката OPHTHALMOGEL/ОФТАЛМОГЕЛ, има ниска степен на сходство, тъй като ветеринарните препарати служат за лечение на животни, а фармацевтичните препарати за лечение на хора, т. е. имат различни крайни потребители, различни канали за дистрибуция и рядко се произвеждат от едно и също лице. Според съда, хигиенните препарати, за които е регистрирана процесната марка, са сходни с общата категория фармацевтични стоки съгласно регистрираната марка на "Сантен". Тези стоки имат подобни или еднакви канали за дистрибуция и търговски произход, и са тясно свързани помежду си, тъй като са предназначени за грижа за здравето на хората и са насочени към едни и същи крайни потребители. Между диетични вещества за медицински цели; бебешки храни и фармацевтични препарати, е налице ниска степен на сходство. Съдът е достигнал до извод, че между стоките от клас 05, за които са регистрирани двете сравнявани марки, се установява идентичност само по отношение на "фармацевтични продукти". Досежно идентичността/сходството на знаците, съдът подробно е анализирал визуалното, фонетичното и смисловото сходство между двете сравнявани словни марки. При извършения сравнителен анализ между OFTAGEL и OPHTHALMOGEL съдът е достигнал до извод, че при визуалното им сравняване е налице средна степен на сходство; след фонетичния анализ е приел, че няма висока степен на сходство. След смисловия анализ е приел, че има някакво сходство, защото марките представляват фантазийни думи, при които е възможно да се създаде една мисловна асоциация в съзнанието на потребителите, свързваща се с офталмологията като научна област и медицинска дейност за лечение на очите. Съдът е приел, че сравняваните марки представляват обобщени категории стоки, част от заглавието на класа, а не конкретно посочени такива, поради което е изключил вероятност за объркване у потребителя, обвързано с конкретни фармацевтични продукти. Достигнал е до извод, че не е възможно в съзнанието на потребителите да бъде формирана представа, установяваща директна връзка между спорната и по-ранната марка. Тази връзка е приел за косвена и асоциативна, която не създава вероятност за объркване на потребителите. Поради това е обосновал извод, че не са изпълнени условията на чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО ; , решението на председателя на ПВ е постановено в противоречие с материалноправните разпоредби и го е отменил. Решението е неправилно. Съдът не е развил мотиви относно приложението на чл. 27, ал. 1 ЗМГО ;. Органът е заличил марката OPHTHALMOGEL/ОФТАЛМОГЕЛ на притежателя "Софарма" АД на основание чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО ; , но в хода на административното производство "Софарма" АД е направило възражение по чл. 27, ал. 1 ЗМГО. Съгласно тази разпоредба, когато притежателят на право върху по-ранна марка по смисъла на чл. 12, ал. 2 ЗМГО в продължение на пет последователни години е търпял използването на по-късна марка, като е знаел за това използване, няма право да поиска заличаване на регистрацията на основание на по-ранната си марка по отношение на стоките, за които по-късната марка е използвана, освен когато заявката за регистрация на по-късната марка е подадена недобросъвестно. Председателят на Патентното ведомство е изследвал наличието на предпоставките на чл. 27, ал. 1 ЗМГО ; и е приел, че не са представени относими и категорични доказателства за знанието на притежателя на по-ранната марка за използването на по-късната марка на "Софарма" АД, респ. за неговото бездействие в продължение на пет последователни години. Посочената правна норма регламентира института на ограничения на права - ограничение в резултат на бездействие, съдържащо се и в заглавието на чл. 54 от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22.10.2008 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (Директива 2008/95). За да е налице този институт, е необходимо по-късната марка да е регистрирана в страната, заявката за тази марка да е направена добросъвестно, притежателят на по-късната марка да я използвал в страната, притежателят на по-ранната марка да е знаел за използването на по-късната марка след нейната регистрация и притежателят на по-ранната марка да е търпял в срок от пет последователни години. По-късно регистрирана е марката на "Софарма" АД OPHTHALMOGEL/ОФТАЛМОГЕЛ, защото към датата на подадената заявка 1.08.2003 г. в страната е била действаща регистрираната през 2000 г. национална марка OFTAGEL на "SANTEN PHARMACEUTICAL" CO, със срок на действие до 2010 г., като преди изтичане срока на действието на националната марка същата е заместена от международната марка OFTAGEL с рег. № 699419, тъй като е получила разширение на закрилата за България на 16.05.2007 г., със срок на действие на международната марка до 2018 г., съобразно чл. 4 bis от Протокола към Мадридската спогодба. Понятието "добросъвестно направена заявка за регистрация на марка" не е легално дефинирано. Такава дефиниция не се съдържа и в Директива 2008/95, която чл. 27 ЗМГО ; транспонира, но Директивата ползва понятието "недобросъвестност". Съдът на Европейския съюз е дал тълкуване на понятието "недобросъвестност", като е посочил, че "за наличието на недобросъвестност трябва да се направи цялостна преценка, като се имат предвид всички относими фактори в конкретния случай, които са налице към момента на подаване на заявката за регистрация, каквото между другото е обстоятелството, че заявителят е знаел или е трябвало да знае за използването от трето лице на идентичен или подобен знак за идентична или подобна стока". Националният орган следва да съобрази всички относими фактори, които са свързани със случая и съществуват към момента на подаване на заявката за регистрация, като: обстоятелството, че заявителят знае или трябва да знае, че трето лице използва идентичен или подобен знак за идентична или подобна стока, който води до объркване със знака, чиято регистрация е заявена; намерението на заявителя да попречи на третото лице да използва такъв знак, както и степента на правна защита, от която се ползва знакът на третото лице и знакът, чиято регистрация е заявена. При изследването трябва да бъде съобразено също, че процесните марки са словни и са за стоки, т. е. те са обективно ограничени от технически или търговски фактори. Елемент от фактическия състав на чл. 27, ал. 1 ЗМГО ; е знанието на притежателя на по-ранната марка за използването на по-късната марка след регистрацията. В случая притежателят на по-ранната марка е декларирал, че е узнал за недопустимото сходство с по-късната марка в резултат на проведено производство пред ПВ и постановено решение № 193/3.08.2015 г. на председателя на ПВ за заличаване на неговата марка OFTAGEL на основание чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО ;. Доказателствената тежест за релевантния факт е на притежателя на по-късната марка "Софарма" АД, защото отрицателният факт на незнанието на притежателя на по-ранната марка за ползване на по-късната сравнима марка не подлежи на доказване. Всяка страна е длъжна да докаже фактите, на които основава своите искания и възражения – чл. 154, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 144 АПК, и всеки, който се позовава на изключение от общото правило, следва да представи доказателства, които обосновават неговото приложение. От друга страна, "Сантен" не е представил никакви доказателства, че по-късната сравнявана марка е заявена недобросъвестно. Дружеството и не навежда такива твърдения. Заявлението за регистрация на търговската марка OPHTHALMOGEL/ОФТАЛМОГЕЛ е подадено на 1.08.2003 г. Към датата на подаване на посочената заявка органът не е имал установено в закона задължение да публикува заявките. Разпоредбата на чл. 36а ЗМГО ; , която установява това задължение, е приета с изменение на закона (ДВ, бр. 43 от 20.05.2005 г., в сила от 21.08.2005 г.) Решението за регистрация на марката с притежател "Софарма" АД е от 31.01.2005 г. Съгласно § 43 ЗМГО ; заявки за регистрация на марки, по които до влизането в сила на изменението на закона не е завършила формалната експертиза, се публикуват в съответствие с чл. 36а ЗМГО ;. Към датата на влизане в сила на изменението на закона от 2005 г. формалната експертиза на заявката е била завършила и заявката не е била публикувана. Това значи, че заявката не попада в кръга на заявки, за които е приложим редът след изменението на закона, установен като гаранция за правата на заявителя и на трети лица. Публикацията в официалния бюлетин на Патентното ведомство има уведомително действие по отношение на третите лица, затова се презумира, че с публикуването на решението за регистрация третите лица са информирани за регистрацията на съответната марка. Приложението на чл. 27, ал. 1 ЗМГО ; не се отнася до информираността на третите лица, респ. притежателят на процесната по-ранна марка, за регистрацията на марката, защото фактическата регистрация на марката е елемент на фактическия състав на чл. 27, ал. 1 ЗМГО; , но самото фактическото използване на марката е предмет на закрила, то е релевантният факт. Това тълкуване е съответно и на посоченото в чл. 9,