Решение № 8589 от 14.7.2021 г. на ВАС по адм. д. № 12778/2020 г.

Производството е по чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/. Образувано е по жалба на председателя на Патентното ведомство срещу решение 4885 от 16.09.2020 г. по ам.д. 117/2020 г. на Административен съд София- град, с което е отменено негово решение 128 от 16.10.2019 г. в частта, с която на основание чл.46, ал.5 ЗМГО се заличава частично регистрацията на марка с рег. 94157 SWEET SECRET SEET WAY за стоките в клас 30 от Международната класификация на стоките и услугите сладкиши, захарни изделия, сладкарски изделия, захарни сладкарски изделия, десерти блокчета, торти, пайове, кексове, блатове, рула, десерти, сухи пасти. Излага касационни основания за неправилност на решението поради нарушение на материалния закон и необоснованост. Съдът правилно приел, че по- ранната марка е използвана за търговска дейност, но неправилно счел, че искането за заличаване е неоснователно след като заявената марка е използувана само чрез износ. Правилно преценил, че по-ранната марка се използва в търговската дейност, по смисъла на чл. 12, ал. 6 от ЗМГО (отм.), но направил неправилен извод, че е злоупотреба с право да се уважи искане на притежател на по-ранна нерегистрирана марка за заличаване на вече регистрирана национална марка, с която потребителите са запознати и която отличават, при положение че заявената марка се използва само чрез износ. Излага доводи, че в закона не е дадена дефиниция на понятието "използване в търговската дейност, но следва да се имат предвид формите на използува на марката предвидени в чл.13, ал. 2 от ЗМГО и че на основание чл. 46 от Закон за нормативните актове като използване в търговската дейност и по смисъла на чл. 12, ал. 6 от ЗМГО /отм./, следва да се възприема обозначаването на стоки и услуги със съответния нерегистриран знак по начините, посочени в чл. 13, ал. 2 от ЗМГО. Ответната страна "Сладък път" ООД представя писмен отговор. Претендира разноски по представен списък. "Си комерсиал 7" ЕООД представя становище за основателност на касационната жалба. Претендира разноски по делото. Прокурорът дава заключение за неоснователност на касационната жалба. Обосновано е прието, че чл. 12, ал. 6 от ЗМГО (отм.) и чл. 12, ал. 4 от ЗМГО изискват нерегистрираната марка да бъде използвана в търговската дейност и това използване да е на територията на страната. Процесната марка е използвана в търговската дейност на своя притежател чрез продажби на означени с марката стоки и използването е извършвано единствено и само извън територията на България. Противно на твърдението на касатора, съдът не е приел в решението си, че марката е използвана чрез износ. Макар че нерегистрираната марка е използвана в търговската дейност на своя притежател, не съответства на изискването на чл. 12, ал. 6 от ЗМГО (отм.) и чл. 12, ал. 4 от ЗМГО това използване да е на територията на страната. Касационната жалба е процесуално допустима, подадена в срока по чл.211, ал.1 АПК. Разгледана по същество е неоснователна. Административният орган е приел, че е изпълнено условието за допускане на претенцията за нерегистрирана марка е тя да бъде заявена. На 27.06.2017 г. искателят е заявил марка Sweet Secrets, комбинирана, за стоки от клас 30 на МКСУ. Сравнението на заявената от "Си комерсиал 7" ЕООД марка и нерегистрирания знак показва пълно припокриване по отношение на словния елемент Sweet Secrets. Съвпадение има и между част от заявените стоки от клас 30 на МКСУ и тези за които се твърди използване в търговската дейност на нерегистрираната, изискването, предвидено в чл. 386, ал. 1 от ЗМГО /отм./ е изпълнено. Относно доказването на използването в търговската дейност приел, че във връзка с относителната забрана по чл. 12. ал. 6 от ЗМГО /отм./, в закона не е дадена дефиниция на понятието използване в търговската дейност. Въпреки това, при определяне на съдържанието на изключителното право върху марка предоставено с регистрацията й, в чл. 13, ал. 2 е предвидено, че използване в търговската дейност е 1) поставянето на знака върху стоките или върху техните опаковки; 2) предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак; 3) вносът или износът на стоките с този знак; 4) използването на знака в търговски книжа и в реклами. В този смисъл е прието, че използването в търговската дейност по чл. 12, ал. 6 от ЗМГО се реализира чрез способите, изброени в чл. 13, ал. 2 от същия закон, в това число и чрез износ на означените с нерегистрирания знак стоки. Използването по смисъла на чл. 12, ал. 6 /отм./ не се приравнява на реалното използване, свързано с изпълнението на задължението по чл. 19 от ЗМГО /отм./, защото независимо от факта, че тяхното изпълнение може да стане по някой от начините, съдържащи се в чл. 13, ал. 2 те притежават специфики, определени от законовата разпоредба, която ги урежда, които въпреки припокриването на средствата за осъществяването им, значително ги разграничават едни спрямо други. За целите на чл. 12, ал. 6 от ЗМГО /отм./,"използване в търговската дейност ", извън конкретните си форми на проявление, трябва да се интерпретира като използване в процеса на търговия, което не е от частен характер, а води до реализиране на икономическа изгода. От представените в хода на производството фактури е установено, че в периода 03.10.2013 г. - 29.04.2015 г. "Си комерсиал 7" ЕООД е осъществило 26 продажби, като получател на стоките е ELGIO TRADE-DISTRIBUTION LTD., Гърция. Видно от фактурите, в графата описание е посочено, че предмет на сделките са рула Sweet Secrets в различни грамажи и пълнеж - ванилов, какаов, шоколадов, ягодов крем. Доставките до гръцкото дружество са регулярни, ежемесечни, като количеството продадени стоки по фактурите варират между 3440 (фактура 121192/06.03.2014 г.) броя до 29 254 броя рула (фактура 107402/03.10.2013 г.), на единични цени от 0,1940 евро до 0.6150 евро. Общият брой на стоките по фактурите възлиза на 359 458 броя рула, означени със знак ."Sweet Secrets, на обща стойност 135 360,52 евро. Използването й е осъществено чрез продажбата на означените с нерегистрираната марка стоки и включването на марката в търговски книжа на "Си комерсиал 7" ЕООД (фактури). Заключено е, че в периода 2013 - 2015 г., марка Sweet Sccrets се използва в търговската дейност на територията на Република България. Прието е, че преди датата на заявяване на атакуваната марка, в периода 2013 - 2015 г. искателят "Си комерсиал 7" ЕООД е използвал на територията на страната стоки - сладкиши и захарни изделия, по-специално сладки рула", означени със знака "Sweet Secrets. В рамките на доказания период на използване, искателят е участвал в търговския оборот чрез пласмент на стоки с марка Sweet Secrets. С оглед на това е доказано действително търговско използване на нерегистрираната марка по смисъла на чл. 12, ал. 6 от ЗМГО /отм./. Използването в търговската дейност на по-ранната нерегистрирана марка е доказано за стоките сладки рула, поради което анализ по чл. 12, ал, 1. т. 2 от ЗМГО/отм./ е извършен по отношение на тази продуктова категория. Извършено е сравнение на марките и сравнение на стоките и е направен извод за вероятност за объркване на потребителите. Сравнението на стоките от клас 30 на марките в конфликт сочи, че между тях е налице идентичност и сходство. Стоките сладки рула за които бе доказано действително търговско използване, са идентични на стоките сладкиши, захарни изделия, сладкарски изделия, захарни сладкарски изделия, десерти блокчета, десерти на атакуваната марка, доколкото последните са описани с обобщени термини, сред които попадат и сладките рула като продукти. При обосновката на този извод приложение намира принципът, съгласно който тогава, когато стоките или услугите са включени в по-широките понятия, с които са назовани противопоставените или атакуваните такива, те се считат за идентични, тъй като административният орган не следва служебно да определя стоките или услугите, които се покриват от по-общите термини в класовете на атакувания или по-ранния знак. Идентичност е налице и със стоките рула" на по-късната марка, Между останалите стоки, за които процесната марка е атакувана, а именно - торти, пайове, кексове, блатове, сухи пасти" и стоките ,,сладки рула" е налице висока степен на сходство, доколкото по своето естество всички те представляват сладкарски изделия, имат еднакво предназначение, споделят обши канали за разпространение и пазарна реализация, чссто се произвеждат от едни и същи производители и удовлетворят едни и същи потребности. Атакуваната марка е словна и се състои изключително от словните елементи Sweet Secret Sweet way, представени със стандартен шрифт, без особености при изписването. От своя страна, нерегистрираната марка, за която е подадена заявка за регистрация с вх. 146706, е комбинирана и е оформена като етикет с вдлъбнати навътре дъговидни горна и долна основа, който етикет е представен в червен цвят с преливащи се нюанси и е рамкиран със златисто-жълта линия, В рамките на етикета, един под друг са поставени словните елементи Sweet Secrets, изписани е ръкописни букви със специфичен шрифт в златисто - жълт цвят. Фонетично марките споделят първите единадесет букви S-w-e-e-t S-e-c-r-e-t, разположени и подредени по идентичен начин, като елементът sweet" е включен на две места в атакуваната марка. Предвид това, произнасянето на сравняваните знаци в цялост създава много близко звучене, което от своя страна обуславя извод за фонетично сходство между тях. независимо от факта, че по-късната марка включва в края си и думата way, която не присъства в противопоставената. При графичното оформление на противопоставените знаци е налице частично съвпадение в общите словни елементи sweet и secret, които в нерегистрираната марка са представени в специфичен шрифт и цвят, а в атакуваната - стандартно. Освен това, нерегистрираната марка включва в състава си фигуративен елемент, който изцяло липсва в по-късната марка, а в последната присъства думата way. Тези обстоятелства обаче не могат да преодолеят извода за визуално сходство между тях, доколкото словните елементи на но-ранната марка са изцяло включени в атакуваната и тъй като са слабо стилизирани, са ясно разпознаваеми и четливи в състава й. Във връзка със семантиката, сравняваните марки се определят като такива с конкретно значение. Това е така, доколкото словните елементи на нерегистрираната марка в превод от английски език носят значението на сладки тайни, а тези на атакуваната - на сладка тайна сладък път". Предвид смисъла на думите включени в състава им между сравняваните марки е налице смислово сходство, тъй като и двете носят семантиката на нещо сладко. С оглед на горното заключението е, че разгледани в цялост, между сравняваните марки е налице сходство, произтичащо от общите елементи Sweet Secret, включени в състава им. Във връзка с извършения анализ е установено, че стоките на разглежданите марки са идентични и сходни, между марките е налице фонетично, визуално и смислово сходство, което е породено от общите им словни елементи sweet и secret, позиционирани на идентични места в съставите на сравняваните знаци. Въпреки че атакуваната марка съдържа допълнителния елемент way, който няма аналог в нерегистрираната, то между тях е налице сходство, което води до вероятност от объркване на потребителите. При словните елементи, първата част на знака е тази, която преимуществено привлича вниманието на потребителя и поради тази причини ще бъде запомнена по-ясно. Това се дължи на обстоятелството, че потребителите четат от ляво на дясно, като ще се фокусират именно върху началото на съответния знак. А при разглежданите марки съвпадението е именно в тяхното начало, което създава общо цялостно впечатление. Общото впечатление в случая се засилва и предвид повторението на елемента sweet в състава на атакуваната марка, доколкото по този начин създава представата, че по-късният знак е вариант на по-ранния. С оглед на това е прието, че в случая е налице вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на атакуваната с по-ранната марка. Както е приел съдът, на 13.12.2019 г. в бр. 98 на Държавен вестник е обнародван новият ЗМГО, който влиза в сила на 17.12.2019 г. В пар.5, ал.2 от ПЗР на новия ЗМГО изрично е предвидено, че той се прилага за исканията за заличаване на регистрация на марки, по които няма влязло в сила решение до влизането в сила на новия закон, с оглед на което материалната законосъобразност на акта се преценява спрямо нормите на новия закон. Законовите основания за постановяване на акта са чл.26, ал.3, т. 1 във вр. с чл.12, ал.6 и ал.1, т.2, чл.38б, ал.1 ЗМГО/отм./, съответстващи на чл.36, ал.3, т.1 във вр. с чл.12, ал.4 и ал.1, 36, ал.7 от действащия ЗМГО. В редакцията на чл.12, ал.4 от новия закон, който е идентичен на чл.12, ал.6 ЗМГО /отм./е въведено допълнително изискване по отношение използването на нерегистрираната марка, а именно то да е продължило до подаване искането за заличаване на вече регистрираната такава. В хода на съдебното производство процесуалният представител на "Сладък път" ООД се е съгласил, че използуването на нерегистрираната марка е продължило до подаването на искането за заличаване с оглед представените доказателства от "Си Комерсиал 7 " ЕООД за периода 2014 г. - 2020 г. За да отмени оспорения акт съдът е приел, че част от предпоставките, обосноваващи основателността на искането по чл.12, ал.6 ЗМГО/отм./ съотнесени към релевантните в случая разпоредби на приложимия закон- чл.36, ал.3, т.1 във вр. с чл.12, ал.4, чл.52 ал.1, т.2 и чл.36, ал.7 ЗМГО са налице, а именно 1./ подадена от действителния притежател на нерегистрираната марка заявка за нейната регистрация и платени такси; 2./ действително използване на нерегистрирания знак, което е по- ранно от датата на заявяване на атакуваната марка и продължило до подаването на искането; 3./ идентичност или сходство между атакуваната и по- ранната марка и техните стоки или услуги. В същото време, съобразно чл.17, ал.1, т.3 във вр. с чл.17, ал.4 от Наредбата за реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции по Закона за марките и географските означения в производството по постановяване на решение по опозицията следва да се прецени представени ли са доказателства за използване в търговската дейност на територията на Република България на нерегистрираната марка. При оценка на доказателствата съставът взема предвид не само продължителността, обема и естеството на употреба на нерегистрираната марка във връзка със стоките и/или услугите, на които се основава опозицията, но и мястото на използване в търговската дейност на процесната марка като тези изисквания за доказателство за използване са кумулативни /Решение по дело T-92/09, S., от 05/10/2010, точка 43/. Това тълкуване се налага и от различния смисъл, който законодателят влага в понятията използва в търговската дейност- действително използвана по смисъла на чл.12, ал.4 ЗМГО /респективно чл.12, ал.6 от отменения закон/ и използване в търговската дейност по смисъла на чл.13, ал.1 ЗМГО /респективно чл.13, ал.1 от отменения закон/. От анализа на посочените разпореди става ясно, че законът не предвижда изключението по чл.21, ал.2, т.2 ЗМГО, касаещо реалното използване да се прилага и по отношение на действителното търговско използване по чл.12, ал.4 ЗМГО, на което основава претенцията си заинтересованата страна. И това е логично, предвид факта, че разширената защита, която законът дава - поставянето на марката върху стоките или върху тяхната опаковка на територията на Република България независимо от това, че са предназначени само за износ да се счита за реално ползване, касае единствено притежателите на вече регистрирана марка. Този извод се налага и от систематичното тълкуване на посочените норми, които са поместени в глава II, раздел II на ЗМГО- Правни последици от регистрацията. В процесния случай, както заявената по- ранна марка на "Си комерсиал 7" ЕООД, така и регистрираната марка на жалбоподателя са национални марки. Би било злоупотреба с право да се уважи искане на притежател на по- ранна марка за заличаване на вече регистрирана национална марка, с която потребителите са запознати и която отличават, при положение, че заявената марка се използва в търговската дейност /по смис. На чл.12, ал.4 ЗМГО/ единствено и само извън територията на България. Този извод се подкрепя и от факта, че изискването за териториалния обхват на действителното търговско използване изрично е закрепено в посочената разпоредба и за него по изложени по-горе аргументи не се прилага изключението на чл.21, ал.3, т.2 ЗМГО. За да обоснове изводите си, че използване в търговската дейност по чл.12, ал.6 ЗМГО /отм./ следва да се тълкува с оглед разпоредбата на чл.13, ал.2 от закона, административният орган се е позовал в решението си на чл.46 ЗНА, уреждащ тълкуването на закона по аналогия. В случая обаче, този подход е неправилен, тъй като противоречи, както на основния принцип, че нормите се тълкуват винаги в съответствие с целта на закона /ЗМГО/ Решението е правилно.