Решение № 5212 от 23.04.2021 г. на ВАС по адм. д. № 6481/2020 г.

Решение № 5212 от 23.04.2021 г. на ВАС по адм. д. № 6481/2020 г., VII о., докладчик председателят Павлина Найденова Производството е по чл. 208 и сл. от Адмистративнопроцесуалния кодекс /АПК/. Образувано е по жалба на "Перла турист" АД срещу решение № 2171 от 23.04.2020 г. по адм. д. № 11500/2019 г. на Административен съд С.-град, с което е отхвърлена подадената от дружеството жалба срещу решение № 60/05.06.2019 г. на председателя на Патентното ведомство, с което на основание чл. 46, ал. 5 ЗМГО (отм.); е отменена регистрацията на словна марка, с рег. № 55490 ПЕРЛА, за всички услуги от класове 39, 41 и 43 от МКСУ, считано от 27.12.2012 г. Излага касационни основания за неправилност на решението поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. Процесуалният представител на председателя на Патентното ведомство счита жалбата за неоснователна. В писмената защита излага доводи, че жалбоподателят е използвал знаци, които съществено се различават от регистрирания знак, с които е обозначавал местата на предоставяне на услугите и тези знаци са използвани за рекламиране на неговата дейност. От изображенията се вижда че процесната марка с peг. № 55490 ПЕРЛА, словна, не е инкорпорирана в състава на използваните знаци. Макар и да присъства фонетичен еквивалент на словото, то същият е представен с букви на латиница. Използваната различна азбука, определя различната графика на буквите, което в комбинация с останалите фигуративни елементи, създава различно впечатление на знаците във визуален аспект. Словен елемент "ПЕРЛА", за който жалбоподателят е получил закрила с регистрацията на марката не присъства в посочените комбинации. Счита за неправилно твърдението на жалбоподателя, че марката е използвана в комбинация с неотличителни и недоминиращи елементи. При преценката на доминиращите елементи, следва да се държи сметка кой от елементите в най-голяма степен привлича вниманието на потребителите при визуално възприятие на марката, значение оказва разположението на елементите, тяхната големина и съотношение. От изображенията се вижда, че знаците съдържат образни елементи в съчетание с два и повече словни елементи. Във всички посочени изображения, фигуративните елементи заемат по-голяма част от пространствената композиция на марката в сравнение със словото "Perla". Образните елементи са разположени на първа позиция (в лявата или горната част на знаците), което води до извод, че не словният елемент "Perla", а образните елементи имат доминиращ характер в използваните означения. Макар фигуративните елементи да пресъздават образите на слънце, вълна, платно или други подобни, то те не са под формата на банални изображения, а са представени със значителна степен на стилизация и специфично графично оформление, което ги прави сами по себе си отличителни и способни да идентифицират търговски произход на предоставяните услуги, от което следва, че словният елемент "Perla" е използван в комбинация с други отличителни образни елементи. Терминът "перла" се характеризира с по-ниска от средната степен на отличителност по отношение на хотелиерските услуги. Носейки семантиката на нещо ценно и рядко, произхождащо от морето, знакът създава асоциация в съзнанието на потребителите, че мястото на предлагане на услугите под марката е именно до морето или е свързано с морето. Част от доказателствата - предимно договори, съдържат и кирилично изписване на знак "Перла", но тези доказателства касаят търговски обекти, означени и рекламирани с някои от горепосочените знаци, поради което разгледани в съвкупност не могат да установят реално използване на марката и не са от естество да установят използване в релевантния период 27.12.2012 г. - 27.12.2017 г. за всички конкретно изброени услуги, за които е регистрирана марката. Ответната страна "Тонико" ООД е представила писмен отговор. Прокурорът дава заключение за основателност на касационната жалба. Касационната жалба е процесуално допустима, подадена в срока по чл. 211, ал. 1 АПК. Разгледана по същество е основателна. В оспорения пред съда административен акт е прието, че от представените доказателства за предоставяне на услуги в областта на хотелиерството от дружеството маркопритежател не може да се направи извод относно знака, с който те са означавани. Дружеството "Перла Турист" използва наименованието "Перла" в разнообразни варианти и комбинации - "Perla Tourist", "Перла Бийч I & II", "Перла Бийч III", "Перла Плаза", "Перла Сън Парк", "Перла Роял" (договори, фактури, протоколи, оферти, резервации), изписани стандартно или оформени графично със специфични фигуративни елементи, които придават на отделните означения собствена присъща отличителност (изображения на рекламни материали, резервации, оферти), поради което не може да се определи дали процесната марка или друг отличителен знак е този, чрез който дружеството идентифицира в търговския оборот предоставяните от него услуги. Пред Патентното ведомство са били представени копия от договори от 2014 г. и 2016-2017 г. с приложния, копия на фактури от 2013 -2017 г. с приложения, копия от резервации, оферти, протоколи, рекламни материали, интернет справка. Представени са и фактури за месец май и месец август 2014 г., месец юли 2015 г., месец септември 2016 г., месец май и месец август 2017 г., по които съгласно сключени договори е извършено плащане за настаняване в различни хотели, указани като ПЕРЛА. За купувачи на услугата са посочени TUI Deutschland GmbH, Borublita Holdings Limited и Exim Tours A. S. По повод предоставянето на хотелиерски услуги като доказателство за използване на марка ПЕРЛА са приложени отделни фактури, договори, оферти и резервации. В част от тях се съдържа информация за осъществяване на дейности по анимация и организиране на семинари, настаняване на гости или отдаване под наем на мултимедийно оборудване в конкретни обекти, назовани като "Перла", като думата е изписана самостоятелно или е придружена с други наименования. Цитираните документи обхващат кратки периоди за годините от 2013 до 2017 г., с изпълнители или получатели физически лица или търговци. Пред административния съд са представени и приети допълнителни писмени доказателства, допусната е съдебномаркова експертиза. За да отхвърли подадената жалба съдът е приел, че жалбоподателят не е доказал реално използване на словната марка Перла за релевантния период. Доказателствата по делото не установяват използването конкретно на марка с peг. № 55490 Перла, а се отнасят към други марки, собственост на жалбоподателя. Тези доказателства не касаят използването на марката Перла и начина на нейното изобразяване и поставяне. Всички доказателства /договори за настаняване на туристи, за аниматорски услуги, и др. / доказват, че дружеството жалбоподател е извършвало туристическа дейност в съответните периоди, като не се доказва конкретното реално използване именно на словната марка Перла. При извършването на туристическа дейност от страна на "Перла турист" АД, дружеството е използвало знака "Перла" в различни варианти и комбинации ("Перла Tourist", "Перла бийч", "Перла плаза", "Перла сън парк", "Перла роял" и др.), които придават на отделните означения собствена присъща отличителност и не може да се определи дали процесната марка или друг отличителен знак е този, чрез който дружеството идентифицира в търговския оборот предоставяните от него услуги. Използването на знака Перла в различни комбинации означава използването на друга регистрирана от дружеството марка. Приел, че дружеството, в чието фирмено наименование се съдържа думата перла, осъществява туристическа дейност, не доказва реалното използване на марката Перла тъй като самото наименование на дружество "Перла турист" представлява отделна самостоятелно регистрирана марка и дружеството доказва използването на тази регистрирана марка Перла турист, но не и на словната марка Перла. В представените по делото доказателства присъстват означенията на комплекс Перла или хотели Перла, които пряко насочват към хотелите, обявени на сайта на "Перла турист" АД хотели. В повечето туроператорски договори директно присъстват конкретните хотели, собственост на дружеството. Представените удостоверения за категоризация касаят хотели и обекти в тях, които носят различни наименования, част от които е и словния елемент Перла. Всяка една комбинация, в която е включена думата Перла и представляващата наименование на хотел, собственост на дружеството, представлява отделна регистрирана марка /словни и комбинирани/, собственост на жалбоподателя. Жалбоподателят използва логото, което е свързано с фирмата на дружеството, като не са налице доказателства за поставяне на процесния знак и използването му при предоставяне на услугите от страна на "Перла турист" АД. По този начин, дружеството жалбоподател доказва, че реално използва всички останали, негова собственост марки, под формата на реклама, развиване на туристическа дейност и др., но не и на словната марка Перла. Независимо, че думата Перла е елемент от всички останали регистрирани марки, не може да се приеме че изписването на този словен елемен в комбинация с другите словни елементи като бийч, роял, плаза, сън парк и др., представлява използване именно на словната марка Перла. Словният елемент перла, в комбинация с другите словни елементи представляват самостоятелно регистрирани марки и те са такива именно в съответната словна комбинация. Решението е неправилно. Както сочи и прокурорът в становището си изводът на съда не е съобразен с приложените на л. 387 – л. 391 и на л. 554 от делото доказателства, които установяват, че обсъжданите словни и комбинирани марки са регистрирани след 27.12.2017 г., т. е. след края на релевантния период 27.12.2012 г. - 27.12.2017 г., от което следва, че е обективно невъзможно ползването на марката по посочения от съда начин, т. е. през релевантния период дружеството не е ползувало другите си марки, тъй като не са били регистрирани. В чл. 19, ал. 2, т. 1 ЗМГО (отм.); е транспонирания в ЗМГО чл. 10, пар. 2, б. а) от Директива 89/104/ЕИО, който предвижда използването на марката в несъществено различен от регистрирания й вид да се счита за нейно реално използване. Съгласно решение на СЕС от 25.10.2012 г. по дело С-553/11 г. с предмет преюдициално запитване относно тълкуването на чл. 10, пар. 1 и пар. 2, б. "а" от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21.12.1988 г. по сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките посочената правна норма трябва да се тълкува в смисъл, че допуска притежателя на регистрирана марка да може, с цел да докаже използването й по смисъла на тази разпоредба, да се позовава на нейното използване във форма, различаваща се от предвидената при регистрацията на тази марка, без различията между тези две форми да променят отличителния характер на марката, при това независимо от факта, че тази различна форма също е регистрирана като марка. В съответствие с даденото от СЕС тълкуване е разпоредбата на чл. 21, ал. 3, т. 1 от сега действащия ЗМГО /обн., ДВ, бр. 98 от 13.12.2019 г. / съгласно която за реално използване по смисъла на ал. 1 се счита и използването на марката от притежателя й във вид, който не се различава съществено от вида, в който е била регистрирана, независимо дали видът, в който се използва, е регистриран като друга марка на същия притежател. Следователно от значение е дали марката е използувана във вид, който се различава съществено от вида в който е регистрирана, независимо, че видът в който е използувана е друга марка. На вещото лице е поставен въпрос 2 да даде заключение дали марката е използувана във вид, несъществено различен от вида в който е регистрирана, на което отговорил, че процесната марка е отличителна в нормална степен за процесните услуги и е доминиращ елемент в другите регистрирани марки на жалоподателя и има връзка с фирменото наименование на дружеството. Тези изводи не са подложени на обсъждане от съда и то в контекста на ползуване на съчетанията преди да бъдат регистрирани като марки през релевантния период. Подробни съображения в противна насока са изложени в становището на председателя на ПВ по касационната жалба, които касаят използуването на марката с други фигуративни елементи, а тя е използувана и с други словни елементи. Съдът посочил, че марката е ползвана в различни варианти и комбинации които придават на отделните означения собствена присъща отличителност, не е посочил дали добавените елементи са отличителни и дали марката е ползувана с фигуративни елементи през релевантния период. Съдът не е направил собствен правен извод дали марката е използувана от притежателя й във вид, който не се различава съществено от вида, в който е била регистрирана. Приел само, че изводът на вещото лице, че от наличните по делото доказателства, дейностите, осъществявани или предлагани от "Перла турист" АД, попадат в обхвата на услугите в клас 39, 41 и 43, е верен, но не се доказва реалното използване на процесната марка, тъй като дружеството притежава множество регистрирани марки, един от елементите от които е именно словния елемент Перла. Съдът не е обсъдил и приложението на разпоредбата на чл. 21, ал. 3, т. 1 ЗМГО, както и чл. 13, ал. 2, т. 4 ЗМГО, съгласно който използване в търговската дейност по смисъла на ал. 1 е използването на знака като търговско или фирмено наименование или като част от търговско или фирмено наименование. Съдът не е изложил мотиви дали използуването на марката за услугите за които е регистрирана позволява на потребителите да ги разграничат от конкурентните предложения на пазара. "Тонико" ООД е представило удостоверения за регистрация на хотели с името Перла. В близост до хотелите на жалбоподателя се намирала бившата резиденция със същото име Перла, твърдяло се е, че по справка в интернет са установени други хотели със сходно наименование, в Патентното ведомство са регистрирани няколко идентични и сходни марки за идентични стоки и услуги. Вещото лице е дало заключение за формиран пазарен дял при използуване на марката, в какъвто смисъл няма изложени мотиви от съда. С оглед на това обжалваното съдебно решение е постановено при съществено нарушение на съдопроизводствените правила, следва да се отмени и делото да се върне за ново разглеждане от друг състав на същия съд. В настоящото съдебно производство не следва да се присъждат разноски, тъй като съгласно чл. 226, ал. 3 АПК при новото разглеждане на делото първоинстанционният съд се произнася и по разноските за водене на делото във Върховния административен съд. Като има предвид изложените мотиви, Върховният административен съд, Седмо отделение