Решение № 4492 от 27.4.2023 г. на ВАС, VII о.

Производството е по чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по жалба на "Ес Медиа" АД срещу решение 214 от 13.01.2022 г. по адм.д. 10959/2020 г. на Административен съд София- град, с което е отменено по жалбата на THE ECONOMIST NEWSPAPER LIMITED, Великобритания решение 267/18.08.2020 г. на Председателя на Патентното ведомство, с което е оставено без уважение искането с вх. 70126014/28.08.2019 г. на оспорващото дружество за заличаване на регистрацията на марка с peг. 96268 iconomist.bg, словна с притежател ЕС МЕДИАА и е върната преписката на председателя на Патентното ведомство за ново произнасяне по искане вх. 70126014/28.08.2019 г. на THE ECONOMIST NEWSPAPER LIMITED, Великобритания за заличаване на регистрацията на марка с per. 96268 iconomist.bg, словна с притежател ЕС МЕДИААД.

Излага касационни основани за неправилност на решението поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. Счита, че неправилно съдът разгледал законосъобразността на обжалваното решение, без да вземе предвид оперативната самостоятелност на административния орган. Съдът необосновано възприел извода на експертизата, че означението на домейна "bg" не придава смислова отличителност на атакуваната марка. Излага доводи, че наличието на домейн означение придава смислова конотация на марката, насочваща към нейното ползване във връзка със стоки и услуги в сферата на интернет, което представлява съществена отличителна характеристика на тази марка. Според жалбоподателя, указанието, че стоките/услугите, предлагани под определена марка, могат да бъдат открити в интернет се явява съществено, тъй като указва специфичен канал за дистрибуция, с който потребителите могат да обвържат тази марка, поради което за нея се създава специфична отличителност.

Ответната страна, чрез процесуалния си представител, изразява становище за неоснователност на жалбата, представя писмен отговор.

Прокурорът дава заключение за неоснователност на жалбата.

Касационната жалба е подадена в сока по чл. 211, ал.1 АПК.

Разгледана по същество е неоснователна.

Подадено е искане THE ECONOMIST NEWSPAPER LIMITED, Великобритания за заличаване на марка с peг. 96268 iconomist.bg, словна, заявена на 14.12.2015 г. и регистрирана на 26.01.2017 г. за стоки и услуги от класове 16, 35 и 41 на МКСУ:

По- ранните марки са Марка на ЕС с 192096 THE ECONOMIST, комбинирана, заявена на 01.04.1996 г., регистрирана на 26.10.1998 г., с действие за България от 01.01.2007 г., за стоки и услуги от класове 9, 16, 35, 36 и 41 на МКСУ. Марката е със срок на защита до 01.04.2026 г. Искането за заличаване се основава на следни те стоки и услуги:

• клас 16: книги, списания, печатни издания и вестници; папки класьори, фотографии отпечатани, карти";

• клас 35: ,,проучване с търговска цел и информационни услуги";

• клас 41; организиране на конференции и семинари; електронно публикуване и публикуване по поръчка".

Международна регистрация на марка с 797142 The Economist, комбинирана, регистрирана на 05.02.2003 г., с признато действие на територията на Република България за стоки и услуги от класове 16, 35 и 41 на МКСУ. Марката е със срок на защита до 05.02.2023 г.

• клас 16: книги, списания, печатни публикации, вестници, печатни

произведения, дневници, пособия за писане; печатарски букви; всички включени в този клас "/

• клас 35: статистически услуги; бизнес информация и услуги за проучвания;

• клас 41: организиране и провеждане на образователни конференции и семинари; издателски услуги".

Относно основанието по чл. 36, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО за стоките и услугите административният орган е приел, че от сравнението на стоките печатни произведения; вестници; дневници печатни материали; книги; печатни публикации; дневници; пособия за писане; букви печатарски; печатарски букви" от клас 16 на марките в конфликт, се установява, че те са идентични. Констатираната идентичност между тях се обуславя от обстоятелството, че същите са посочени с идентични термини.

Като идентични са определени и стоките от клас 16 албуми; бюлетини печатни материали; бюлетини с новини; визитни картички (визитки); ежедневници; илюстровани картички; календари; листовки; образователни издания; общи списания; периодични издания; периодични списания; печатни прес бюлетини печатни реклами; печатни рекламни пана от хартия; печатни рекламни пана от картон; плакати; притурки за вестници под формата на списания; рекламни брошури; рекламни издания; рекламни плакати; рекламни табла от картон; списания- вестникарски приложения; табели от хартия; графични изображения; печатни материали с графично изкуство; художествени фотокопия; азбучници; бележници; джобни календари; календари за бюра; канцеларски материали за писане; канцеларски принадлежности; картички за бележки; книжки с автографи; малки картички за кореспонденция и подаръци; настолни календари; папки; принадлежности за писане; средства за писане и щамповане; стенни календари; автоматични моливи; комплекти принадлежности за писане; писалки; химикалки; афиши, плакати от хартия или картон " на процесната марка и стоките списания, печатни издания, папки класьори, фотографии отпечатани, списания, печатни публикации, печатни произведения, пособия за писане; всички включени в този клас на противопоставената марка. При обосновката на този извод приложение намира принципът, съобразно който тогава, когато атакуваните стоки или услуги са включени в по-широките понятия, с които са назовани противопоставените такива и обратно, те се считат за идентични.

Останалите атакувани стоки от клас 16 са сходни на стоките на противопоставените марки от същия клас. Сходството между тях се дължи на това, че имат сходно естество, доколкото могат да се обобщят като различни видове печатни изделия или могат да имат сходно предназначение и съответно да се използват съвместно или пък да са взаимнозаменяеми и конкуриращи се. Конфликтните стоки съвпадат в каналите си на разпространение, тъй като обичайно се продават в едни и същи обекти, а именно в книжарници, поради което е възможно да произхождат от едни и същи лица.

Всички услуги от клас 35 на процесната марка са сходни на услугите проучване с търговска цел и информационни услуги; бизнес информация и услуги за проучвания от същия клас на по-ранните марки. Атакуваните услуги могат да се обобщят като такива, свързани с подпомагането на дейността или управлението на определен бизнес, рекламни услуги, както и услуги в областта на предоставянето на информация чрез различни способи. За успешното реализиране на тези услуги обикновено е налице необходимост от предварително събиране или предоставяне на информация или извършване на проучвания на пазара. Така например, рекламните услуги целят популяризиране на бизнеса на стопанските субекти, което е свързано и с предоставяне на информация на потребителите за лицата, както и за тяхната дейност. Сравнението на конфликтните услуги показва, че те имат сходно предназначение на посочените услуги на противопоставените марки, поради което между тях може да е налице свързаност като допълващи се услуги. Това обуславя съвпадение по отношение на техните канали на разпространение и търговски произход.

Между атакуваните услуги издателска дейност; издаване на списания; издаване на книги; издателски услуги за периодични и непериодични издания, различни от рекламни текстове; издателски услуги с изключение па печатане; електронни публикации; електронно публикуване па текстове и печатни материали, различни от публицистични текстове, в интернет; издаване и публикуване па вестници; издаване на електронни списания; мултимедийно издаване па списания, .журнали и вестници; мултимедийно издаване па книги; онлайн публикуване на електронни книги и периодични издания; писане и публикуване на текстове, различни от рекламни; публикации в сайтове; публикуване и редактиране на печатни материали; публикуване на афиш; публикуване на брошури; публикуване на вестници; публикуване па електронни вестници достъпни чрез глобални компютърни мрежа; публикуване па журнали; публикуване па календари; публикуване на книги; публикуване на листовки; публикуване на материал върху магнитни или оптични носители на данни; публикуване на образователни текстове; публикуване на периодични издания; публикуване на списания и книги в електронен формат; публикуване на текстове под формата на електронни медии; обучение, ръководене на семинари; организиране и провеждане на конференции и семинари; организиране и провеждане на семинари и работни срещи обучение; организиране на конференции; бизнес обучение от клас 41 и услугите от същия клас на по-ранните марки организиране на конференции и семинари; електронно публикуване и публикуване по поръчка; организиране и провеждане на образователни конференции и семинари; издателски услуги е налице идентичност. За обосновката на това заключение приложение намира принципът, съобразно който тогава, когато атакуваните стоки или услуги са включени в по-широките понятия, с които са назовани противопоставените такива и обратно, те се считат за идентични.

По отношение на останалите услуги от клас 41 на процесната марка е установено сходство с услугите организиране на конференции и семинари; електронно публикуване и публикуване по поръчка; организиране и провеждане на образователни конференции и семинари; издателски услуги'1 на противопоставените марки. В случая, между сравняваните услуги е налице връзка и взаимна обусловеност, доколкото те представляват съпътстващи се едни други дейности или такива със сходно естество, предназначение и цел. Например, издателството и публикуването на различи материали, включително новинарски репортажи, могат да са свързани с тяхната последваща доставка или отдаване под наем, със специфично графично оформление на изданията или с предоставянето на информация и консултиране по повод тяхното осъществяване. Освен това, независимо от конкретния вид на провежданите мероприятия, които могат да попадат в сферата на образованието и обучението или развлечението, общото за тях е, че представляват услуги по организирането и провеждане на събития. Те мога т да бъдат извършвани от лица или институции с цел развиване на умствените способности и/или обогатяване на познанията на хората, тяхното професионално ориентиране и израстване, забавление и организиране на свободното време. Оттук следва, че конфликтните услуги могат да произхождат от едни и същи лица, насочени са към еднакъв потребителски кръг и имат едни и същи канали за предлагане, като е възможно и да се конкурират помежду си.

При преценка на сходството на марките е прието, че процесната марка е словна и се състои от словосъчетанието iconomist.bg, изписано с малки букви на латиница. Противопоставените марки са комбинирани и включват словните елементи The Economist, изписани с бели букви на латиница на фона червен правоъгълник (марка на ЕС с 192096) и съответно на фона на сив правоъгълник (международна регистрация на марка с 797142).

Визуалното сравнение на знаците в конфликт показва, че между тях е налице сходство, доколкото споделят еднаква последователност от букви conomist, разположени в първия елемент при процесната марка и съответно във втория елемент при по-ранните. Видно е обаче, че между тях са налице и разлики, дължащи се на различните им първи букви i/е, поради неправилното изписване на думата на английски език, на допълнителните елементи в състава им, а именно: означението за домейн от първо ниво ,,.bg и съответно частицата The, както и на фигуративните елементи и тяхното цветово оформление при по-ранните марки.

От гледна точка на фонетиката, атакуваната марка ще се произнесе като икономист (точка) бе ге, а противопоставените марки като дъ икономист. Предвид присъствието на словните елементи iconomist/economist, които звучат еднакво, между знаците е налице сходство, но при звученето им се установяват и различия. Това е така, защото този елемент е разположен в началото на процесната марка, докато в състава на по-ранните марки заема втора позиция. Освен това, присъствието на различно звучащите частици ,,.bg при атакуваната марка и съответно The при по-ранните марки също допринасят за отличаващото се звуково интерпретиране на конфликтните знаци. В семантично отношение, марките споделят сходна асоциация, свързана със значението на словните елементи iconomist/economist - икономист, специалист и/или професионалист в областта на икономиката. В случая обаче, между знаците се установяват и разлики в смислов аспект. Използването на частицата The при по- ранните марки, с която се членуват съществителните имена в английския език, е причина в цялост знаците да се свържат с асоциацията за икономистът, тоест точно определен специалист. Докато при атакуваната марка този нюанс за конкретизиран субект липсва и по-скоро тя поражда асоциация за неопределен специалист в областта па българската икономика, поради присъствието на означението .bg.

Относно вероятността от объркване е прието, че такива стоки и услуги обикновено се избират след проучване на пазара, възможна е също и консултация със специалист поради специфичната им сфера на приложение, поради което, релевантните потребители влагат по-голямо внимание при тяхното търсене на пазара.

От извършения по-горе сравнителен анализ на марките е направен извод, че между тях е налице известно визуално, фонетично и концептуално сходство, породено от присъствието на словните елементи iconomist/economist. По отношение на част от атакуваните стоки и услуги, за които се констатира, че са идентични и сходни на противопоставените стоки и услуги, тези елементи са слабо отличителни, тъй като могат да породят асоциации с тематиката на различните видове печатните издания или с предмета на издателските дейности и публикуване. Прието е, че съгласно основния принцип за възприемане на марките в тяхната цялост, за потребителите няма да останат незабелязани констатираните разлики между тях. Знаците се различават в тяхното начало от визуална гледна точка, както и при тяхното произнасяне. Освен това в съставите им присъстват допълнителни елементи, които нямат аналог една в друга, а по- ранните марки имат и графично и цветово оформление. Тези детайли внасят различия във визията, фонетиката и конкретния смисъл, който носят марките. Отчетено и обстоятелството, че процесната марка включва неправилно изписване на думата икономист в английския език и доколкото не е част от речниковия фонд в този й вид, потребителите ще обърнат внимание на нейното изписване. Направен е извод, че независимо от идентичността и сходството на сравняваните стоки и услуги, потребителите ще са в състояние да разграничат ясно марките, тъй като те имат различна структура и създават различно общо впечатление. Предвид различното цялостно възприемане на знаците в конфликт от потребителите в случая липсва вероятност от объркване.

Относно основанието по чл. 36, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 3 от ЗМГО е прието, че във връзка с противопоставените марки, преценката за това дали същите се ползват с известност на територията на Република България, съответно на територията на ЕС, следва да се извърши към 14.12.2015 г. - датата на заявяване на процесната марка. Известността се претендира във връзка със следните изрично посочени стоки и услуги: списания, печатни публикации и вестници от клас 16 и електронно публикуване и публикуване по поръчка от клас 41. От преценката на доказателствата в условията на взаимна свързаност и обусловеност, е обобщено, че искателят е ангажирал материали, от които се установява присъствието на по-ранните марки в различни извадки от печатни издания и Интернет сайтове за означаване на списание, които обаче не позволяват да бъде установено до каква част от релевантните потребители с достигнала информацията, съдържаща се в тях. По производството са налични и сведения за идентифициране на организирани и провеждани мероприятия с противопоставените знаци, но тези дейности са различни от претендираните стоки и услуги, за които се твърди известност па марките. От представените доказателства, които имат отношение към публичното представяне на марките, не се констатира връзка със стоки и/или услуги и липсват обективни данни за действително реализирани рекламни кампании. Изложените твърдения в интервю от представител на искателя за популярност на марките в случая не намират опора в останалите доказателства. Не е представено доказателство, което да носи обективни данни, че в резултат на използването и популяризирането сред потребителите на по-ранните марки, се ползват с известност във връзка с претендираните от страната стоки и услуги.

Относно основанието по чл. 36, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 6 от ЗМГО е прието, че съгласно легалната дефиниция в Параграф I, т. 9 от Допълнителните разпоредби па ЗМГО, агент или представител е лице, което действа или трябва да действа в интерес на действителния притежател на марка въз основа на правна или фактическа връзка с него по отношение на стоките или услугите, означени с марката. Като се има предвид разнообразието от форми на търговски отношения, понятията агент и представител следва да се тълкуват по-скоро в широк смисъл и да обхващат всички видове взаимоотношения (дистрибутор; търговски посредник или представител; лицензополучател и др.), основани на търговски споразумения, независимо в каква рамка са обективирани (писмена или устна). Представените доказателства, които носят информация за вида на отношенията между страните са споразумение за синдикална лицензия от 01.10.2015 г., разпечатки от продуктовото портфолио на S Media АД, както и информация относно списание Икономист. Посочените материали следва да бъдат обсъдени от гледна точка на характера на взаимоотношенията между страните, като от решаващо значение е те да се анализират към датата на заявяване на процесната марка - 14.12.2015 г. Видно от приложените разпечатки, част от портфолиото на S Media АД е списание Икономист, като съгласно наличната информация дружеството е основано през 2015 г., основната му сфера на дейност е създаване на периодични издания и е официален партньор на The Economist Group. Тези разпечатки не съдържат информация за дата на тяхното създаване. В представените разпечатки относно тематиката и други характеристики на списанието Икономист, се посочва, че стартира през 2016 г., като има сведения за издавани броеве и през 2018 г. Прието е, че тези доказателства също са неотносими, тьй като касаят времеви период след датата на заявяване на процесната марка. Единственото относимо към този момент доказателство е лицензионното споразумение между страните. От него става ясно, че искателят предоставя на маркопритежателя неизключителна лицензия за използване на имената The Economist, Economist.com, Viewswire.com и/или Economist Intelligence Unit, както и правото да използва печатни издания на вестник The Economist. Прието е, че липсват доказателства за реализирането на договорените намерения от които да е видно, че преди релевантната дата Ес Медиа АД е действало като негов агент/представител и действително е осъществявало продажба или е предлагало за продажба периодични издания, че е рекламирал стоки или услуги на територията на страната, които да са били обозначени с противопоставените марки.

Административен съд София- град е приел, че стоките и услугите, за които е установено, че са идентични или сходни в различна степен са частично насочени към професионалните кръгове (услугите в клас 35, някои от стоките от клас 16, напр. клишета, печатарски букви; някои от услугите от клас 41, например услугите, свързани с издателска дейност). Останалите стоки и услуги са насочени към широката публика, която е със средна степен на внимание. Степента на внимание на деловите кръгове е висока по отношение на съответните услуги от клас 35, тъй като те могат да имат пряко въздействие върху дейността на даден бизнес и съответния му успех. По отношение на останалите стоки и услуги, насочени към професионалисти, степента на внимание варира от средна до висока в зависимост от тяхната цена и специализиран характер и приложими изисквания на потребителя.

Процесната марка iconomist.bg, словна, се състои от словния елемент iconomist, отделен с точка от домейна от първо ниво ,,bg. Словният елемент iconomist обикновено се възприема като транслитерация на българската дума икономист, която дума от своя страна е с идентично съдържание, като тази на английски език. Елементът ,,bg представлява код за регистър от най- високо ниво и се разбира като мястото, където информацията може да се намери в интернет. В този смисъл този елемент няма отличителност, следователно, отличителният елемент в марката iconomist.bg е словният елемент iconomist.

По-ранните марки са комбинирани и се състоят от словните елементи The и Economist, разположени един под друг върху правоъгълен фон, който при Европейската марка е в червен цвят, а при международната регистрация е в сив цвят. Шрифтът, с който са изписани словните елементи е стандартен. Словният елемент в комбинираната марка The Economist се състои от две думи - The и Economist. The е определителен член в английския език и ще бъде разпознат като такъв дори и от по-слабо запознатите с този език български потребители, тъй като той е част от базовия речник на езика. Този член няма самостоятелно значение и служи за въвеждане на съществителното, поради което и неговото значение при преценката на сходството на сравняваните марки е несъществено, още повече, че в някои случаи той не се превежда на български език, напр. когато е поставен пред имена на реки, планини, както и в заглавия на вестници и списания, напр. списанието THE ECONOMIST, което на български език е списание Икономист. Думата Economist разполага със самостоятелно значение и се превежда на български език, като икономист, специалист в областта на икономиката, пестелив човек. Смисълът на тази дума е лесно разпознаваем от потребителите в България, дори и от тези с недобри познания или никакви познания по английски език, тъй като е с еднакъв смисъл и твърде близка по звучене с българската дума икономист, с които имат еднаква етимология. Правоъгълният фон на двете по-ранни марки е неотличителен, тъй като представлява проста геометрична фигура и има само декоративни функция в състава им.

В административния акт липсва анализ кои елементи на сравняваните марки са отличителни, а от там липсата на сравнение между тях, което е довело до неправилен извод за липсата на сходство между сравняваните марки. Единствения отличителен елемент в двете по-ранни марки е думата ECONOMIST, която е и доминиращ елемент, предвид дължината й и централната й позиция.

При визуалното сравнение на по-ранните марки и процесната марка е видно, че отличителните им елементи economist и iconomist, които са и значително по-дълги от другите им елементи, споделят 8 букви, подредени по един и същ начин, като разлика е налице в една буква. Шрифтът, използван в по-ранните марки е стандартен, поради което и той не придава визуална отличителност, което дава основание да се приеме, че между сравняваните марки е налице около средна степен на визуално сходство.

Процесната и по-ранните марки имат пълно фонетично съвпадение на словния елемент. В зависимост от нивото на владеене на английски език отличителните елементи на сравняваните марки economist и iconomist може да съвпада по 9 звука, подредени по идентичен начин от общо 11 звука в по-ранните марки и 13 в процесната марка. Марките споделят 3 общи срички, от 4 като цяло в по-ранните марки и 5 или 6 в процесната марка, също подредени по идентичен начин. Съгласно граматическите правила на двата езика е налице разлика в ударената сричка, но тази разлика е без значение, предвид дължината на думите, а и с оглед на факта съществува вероятност думата economist да бъде произнесена с ударение на последната сричка, като българска дума, както и думата iconomist, поради изписването й с латински букви, да бъде произнесена с ударение на първата сричка, като английска дума.

Отбелязано е много високото смислово сходство между сравняваните марки economist и iconomist, дължащо се на идентичния смисъл на отличителния им словен елемент - икономист. Този извод не се променя от различните неотличителни словни елементи (определителен член и означение за домейн от първо ниво). В някои случаи, макар и поставен пред някои имена в английския език, пълният член The не се превежда на български език. Такъв е и случаят със списание The Economist, името на което изцяло възпроизвежда по-ранните марки. При преценката на смисловото сходство на сравняваните марки от административния орган не е отчетено визираното правило в английския език, че означението на домейна от процесната марка ,,bg не променя значението на думата iconomist, а само указва на потребителите, че могат да намерят стоките/услугите в интернет.

Съдът е приел, че процесната и двете по-ранни марки са визуално, фонетично и смислово сходни към средна степен, което, отнесено към констатираната идентичност и сходството на услугите, за които се отнасят марките, води до неправилност на извода на административния орган за липсата на сходство.

Съдът е направил извод, че в конкретния случай установената идентичност и сходство на стоките, визуално, фонетично и смислово сходство на знаците, при отличителните елементи на двете марки economist и iconomist са в състояние да създадат у средния потребител вероятност от объркване досежно основната функция на марката - произхода на стоките, и в частност да доведат до възможност за свързване с по-ранната марка. Процесната марка оставя впечатление, че се предлага от същия търговец, който предлага и по-ранно регистрираните марки. Придобитата чрез употреба отличителност на по-ранната марка е важен фактор, увеличаващ вероятността за объркване/свързване с по-късната марка. Колкото по изразен е отличителния характер на по-ранната марка, толкова по-голяма е вероятността за объркване Съгласно Насоките (част В, раздел 2, глава 5, т. 2.3) Отличителният характер на по-ранната марка трябва винаги да се взема предвид, когато се взема решение за вероятност от объркване. Колкото по изразен е отличителния характер на по-ранната марка, толкова по-голяма е вероятността от объркване. В случая, в административния акт липсват мотиви относно липсата или наличието на отличителност на двете по-ранни марки, в контекста на преценката за възможност за объркване на потребителите

По отношение на стоките от клас 16 книги; списания; печатни изделия и вестници от регистрация 192096 и стоките от клас 16 книги; списания; печатни публикации; вестници; печатни произведения от по-ранната марка 797142, както и по отношение на услугите на двете по-ранни марки, марката The Economist има отличителност с по-ниска степен от нормалната, тъй като намеква за съдържанието (тематиката) на посочените стоки от клас 16 и на услугите от клас 35 и 41. По отношение на стоките от клас 16 папки; класьори; фотографии (отпечатани); карти; дневници; пособия за писане; печатарски букви, с които словните елементи от марката нямат връзка, степента на отличителност е нормална.

С оглед датата на заявяване на процесната марка, по-ранните марки следва да се придобили повишена отличителност към 14.12.2015 г., като същата следва да е доказана на територията на България за международната регистрация 797142 и за територията на Европейския съюз за по-ранната Европейска марка 192096. Въз основа на приетите по делото писмени доказателства и общодостъпните материали в интернет съдът е приел, че марката The Economist във връзка със стоките и услугите списания, печатни издания присъства и е популярна на медийния пазар в България и в Европейския съюз дълги години преди датата на заявяване на процесната марка. Присъствието й на пазара е продължително и интензивно, а в рекламата на тази марка са влагани значителни средства и усилия. Списанието The Economist е разпознаваемо за релевантните потребители като идентификатор на единен търговски произход. Въз основа на това, е прието, че марката The Economist притежава по-висока отличителност от нормалната по отношение на стоките от клас 16 списания; вестници; печатни издания и свързаните с тях услуги издателска дейност. Тази по-висока отличителност, видно от приложените писмени доказателства и общодостъпните публикации в интернет се отнася както до ЕС, така и до България. Тази висока отличителност е налице и към настоящия момент, предвид броя на посетителите и последователите на интернет страниците и социалните мрежи на списание The Economist. Съдът е приел, че е налице основанието за заличаване на марката по чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО за стоките и услугите от посочените класове.

Относно чл. 12, ал. 3 ЗМГО съдът е приел, че от констатациите на съдебно-маркетингова експертиза, от свободно достъпните в интернет пространството доказателства, както и от тези приложени по делото е видно, че уебсайтът на оспорващия съществува поне от 27.12.1996 г. (от тази дата е първото налично копие на уеб страницата), като той съдържа по-ранната марка The Economist. Въз основа на тези доказателства следва да се заключи, че множество онлайн национални и чуждестранни медии публикуват статии на списание The Economist или цитират публикации на списанието. От данните в социалните мрежи Facebook, Instagram и Twitter е видно, че съответните страници на списанието имат много голям брой последователи, съответно: 10 млн., 5.6 млн и 25. 8 млн. На всички тези страници, както и на YouTube каналът е видна марката The Economist. Всичко това дава основание да се приеме, че седмичното списание, което съществува от 1843 г., има сериозно присъствие в интернет пространството. И към настоящия момент онлайн изданието на списание The Economist е достъпно в световен мащаб. Списанието е популяризирано и чрез редица рекламни кампании с широко покритие (рекламите са осъществявани от Google, Facebook и редица авиокомпании). За използването на по-ранната марка на територията на България свидетелстват множеството статии от различни медии, споменаващи списанието или цитиращи публикации в него. От това следва, че по-ранните марки са използвани на пазара в Европейския съюз и в частност България във връзка със стоките и услугите от клас 16 списания, печатни публикации и услугите от клас 41 издателски услуги и електронно публикуване през продължителен период от време, което ги прави разпознаваеми поне за част от релевантните потребители като идентификатор за единен търговски произход. Съдът е приел, че е налице основанието за заличаване на марката по чл. 12, ал. 3 ЗМГ.

Относно чл. 12, ал.6 ЗМГО също е прието от съда основание за заличаване на процесната марка. Изложено е, че с жалбата пред съда са приложени два броя фактури и два броя проформа фактури за осчетоводяване на лицензионни такси от 03.11.2015 г., т.е. преди датата на заявка на процесната марка (14.12.2015 г.). Представено е и Споразумение за синдикална лицензия от юли месец 2014 г., които доказателства обосновават извод за наличието на търговски взаимоотношения между двете дружества. Видно от разясненията, дадени за приложимостта на член 6 septies на Парижката конвенция и на член 8, параграф 3 на Регламента относно марката на ЕС - разпоредбите, които са пряко свързани с националната разпоредба и които са основа за нейното тълкуване, преценката за наличие на качеството агент или на качеството представител на притежателя на марката следва да бъде направено на базата не единствено на формалния белег - наличие на търговско споразумение, а на базата на действителния характер на отношенията между двата търговски субекта. Такава преценка в случая не е направена от административния орган.

Решението е правилно.

Неоснователни са доводите в касационната жалба, че административният съд е иззел компетентността на административния орган и че преценката дали е налице сходство между марките в конфликт и отличителност на по-ранните марки е от оперативната самостоятелност на административния орган. Дали са налице основания за заличаване на процесната марка по чл.12, ал. 2 , 3 и 6 ЗМГО е въпрос на законосъобразност на административния акт, която се преценява от съда, а не на оперативна самостоятелност на органа, както се твърди в жалбата. Неоснователно се твърди, че в нарушение на съдопроизводствените правила съдът е назначил експертизи, чиито заключения е обсъдил и възприел.

Правилно е прието от административния съд, че е налице основание за заличаване на процесната марка за посочените класове по по чл. 36, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО.

АССГ правилно е възприел и заключението на съдебно-марковата експертиза, че именно Economist и iconomist са отличителни елементи на сравняваните марки и останалите елементи в марките - определителният член The и домейнът от първо ниво .bg са неотличителни и с несъществено значение. В този смисъл е посочено Решение по дело Т- 330/12, §43 и Решение по дело Т-276/10, §28). Отделно от това е обосновано, че в ред случаи функцията на The няма еквивалент на български език и съответно The не се превежда.

По отношение на елемента "bg е обосновано , че няма отличителна функция, защото представлява код на регистър от най-високо ниво (top level domain) и се разбира като мястото, където информацията може да се намери в интернет. Освен това, съгласно Методическите указания по чл. 11 от ЗМГО (стр. 6, т. 2.1.2.) марки, представляващи означение на домейни от първо ниво - com, bg, net и други, както и съкращения на правно организационната форма на търговец - ЕТ, ООД, АД, Ltd., GmbH, S.A. и други, са лишени от отличителен характер, включително и в случаите, когато са в съчетание с други неотличителни елементи.

Визуално марките са сходни от около средна степен. Обосновано е с еднаквите и подредени в идентична последователност 8 букви общо 9-те букви в отличителните елементи на марките Economist и iconomist; с факта, че шрифтът на по-ранните марки е стандартен и липсва каквато и да е стилизация; правоъгълния фон в по-ранните марки е неотличителен, тъй като представлява проста геометрична фигура и има само декоративна функция в състава им.

Фонетично марките са сходни във висока степен. Обосновано е с факта, че в зависимост от познанията по английски език на отделните потребители марките могат да съвпадат по 9 звука, подредени по идентичен начин, от общо 11 звука в по-ранните марки и 13 звука в процесната марка. Марките също така споделят по 3 общи срички от 4 като цяло в по-ранните марки и 5 или 6 в процесната, също подредени по идентичен начин. Съвпадението на преобладаващия брой звуци и срички определя високо ниво на фонетично сходство между марките.

. Взето е предвид, че неотличителните елементи в марките The и bg може и да не се произнесат от значителна част от потребителите, както и че словните елементи Economist и iconomist могат да се произнесат от значителна част от потребителите еднакво като ИКОНОМИСТ, при което противопоставените марки са фонетично идентични. Фактът, че по-ранните марки могат да се изговарят като ИКОНОМИСТ се установява от доказателства, представени с искането - български публикации - Приложения 3,4,15 и 32 към искането. Те установяват, че британското списание The Economist е наричано и изписвано в български публикации като ИКОНОМИСТ.

Смислово марките са сходни в много висока степен. Обосновано е прието, че сравняваните марки споделят отличителен словен елемент с идентичен смисъл икономист и се различават по неотличителни словни елементи съответно определителен член и домейн от първо ниво, което определя много висока степен на смислово сходство. Разликите в неотличителните словни елементи на марките не преодоляват смисловото сходство от висока степен. Пълният член няма смисъл на български по отношение на печатните издания. По отношение на останалите стоки и услуги функцията му се свежда до индивидуализиране на съществителното Economist, без по какъвто и начин да променя концепцията на икономист, специалист в областта на икономиката. Домейнът от първо ниво, съдържащ се в процесната марка, от своя страна, също не променя смисъла на думата iconomist, тъй като значението му е само да указва на потребителите, че могат да намерят стоките/услугите в интернет.

Правилно е прието, че по-ранната марка на EC The Economist с рег. 192096 е придобила по-висока от нормалната степен на отличителност за стоките от клас 16 списания, печатни публикации и вестници и за услугите от клас 41 електронно публикуване и публикуване по поръчка, както и по-ранната ,марка The Economist с межд. рег. 797142 е придобила по-висока от нормалната степен на отличителност за стоките от клас 16списания, печатни публикации и вестници, печатни материали и за услугите от клас 41 издателски услуги, като резултат от интензивното им, продължаващо дълъг период от време използване за стоките и услугите от класове 16 и 41, обхващащо релевантните в случая територии - България и ЕС

На базата на установеното може да се направи извод, че марката The Economist във връзка със стоките списания, печатни издания и свързаните с тях услуги издателска дейност притежава отличителност, по-висока от нормалната, както в ЕС, така и в България, придобита в резултат на използване

Ответната страна се позовава и на Решение от 03.12.2020г. на опозиционния отдел при Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС), който се е произнесъл по спор между същите страни The Economist Newspaper Limited, Великобритания и ЕС Медиа АД (S Media JSC), България по опозиция No В 3 093 779, подадена от The Economist Newspaper Limited срещу заявената от ЕС Медиа АД марка на ЕС ИКОНОМИСТ, на която опонентът е противопоставил своята по-ранна марка на ЕС с per. 192 096 The Economist СЕСИС е приела наличие на сходство между марките и на вероятност за объркване. Заявява се, че решението е влязло в законна сила.

В случая също потребителите ще видят словния елемент на по-ранната марка Economist като почти идентичен със словния елемент iconomist на оспорваната марка, който освен това има значение на дума в българския език. Разликата в първите две гласни i/e на тези елементи може лесно да бъде пренебрегната поради близостта на тези гласни и факта, че правописните грешки често са използвани в маркетинговите стратегии на компаниите. Освен това буквата "Е" в по- ранната марка се чете "и", както и първата буква "i" в оспорваната марка. Обществеността би възприела двата знака като една и съща дума или поне неправилно изписана такава дума. Допълнителният елемент "The" в по-ранната марка се счита, че не е достатъчен за да надделее над приликите между знаците, както и елементът bg в оспорваната марка. Отличителният характер на по- ранната марка, както и съвпадащите елементи са сред факторите които следва да се вземат предвид при преценката на вероятността за объркване. За потребителите, за които елементът "The" в по- ранната марка е с ограничено въздействие, поради факта, че съвпадението е в основния словен елемент на спорния знак iconomist и словния елемент, който има по- голяма тежест в по- ранната марка Economist, е налице вероятност за объркване за тези потребители.. По- ранната марка е съставена от два елемента които поради своята краткост биха се възприели в тяхната цялост, а iconomist би се разглеждало като отнасящо се до конкретна дума, известна на потребителите, което би улеснило публиката да я запомни като отделен елемент на марката. Когато тези фактори се съчетаят с факта, че оспорваният знак съдържа словен елемент iconomist с почти идентично изписване със словния елемент Economist на по- ранната марка и обществеността ще види тези два елемента като една и съща дума или неправилно изписване, е налице вероятност от объркване за обществеността.

По отношение на придобитата чрез употреба отличителност на по-ранните марки и като ползващи се с известност по смисъла на чл. 12, ал. 3 от ЗМГО:

Известността на по-ранните марки в България е ноторно известна, предвид честото цитиране на списанието "THE ECONOMIST в печатните и електронните медии. В българските медии списанието The Economist е споменавано например: световноизвестното седмично списание за политика и бизнес, както и стандарт за обективна и неутрална медия (Приложение 2 към искането за заличаване); авторитетното британско издание (Приложение 6 към искането за заличаване); реномираното британско списание (Приложение 9 към искането за заличаване) Притежателят на по-късната марка нарича списанието The Economist реномираното британско издание (Приложение 7 към искането за заличаване), а изпълнителния директор на притежателя на по-късната марка твърди за бранда The Economist има нужда от оригиналния дух на този доказан бранд на медийния пазар като нашия (Приложение 8 към искането за заличаване). Правилно е прието, че е налице основание за заличаване на процесната марка по чл. 12, ал. 3 от ЗМГО.

По отношение на основанието по чл. 12, ал. 6 от ЗМГО:

Лицензополучателят по договор за лицензия има качеството агент/представител на лицензодателя. Изпълнение на Споразумението е имало и преди датата 14.12.2015г. В табличната част на Споразумението, в клетка Период на лицензията е изписано: Започва с подписване на настоящото споразумение и приключва на 31 август 2019:, което показва, че лицензията започва от датата на сключване на Споразумението - 01.10.2015г. Дори и лицензополучателят да е започнал за издава списание Икономист през януари 2016г., това не означава, че Споразумението е започнало да действа от януари 2016г. Освен това, от табличната част на Споразумението е видно, че то се отнася за публикуване не само в издания на лицензополучателя, но и в негов сайт. Предметът на Споразумението е такъв, че лицензополучателят решава кога да започне да се ползва от това Споразумение. Дори и да се приеме, че притежателят на процесната марка е започнал да се ползва от Споразумението чак в началото на 2016г., то изводът на административния орган за липса на агентство/представителство влиза в противоречие със смисъла на закона (чл. 12, ал. 6 от ЗМГО). Смисълът на закона е да санкционира агента/представител, който е заявил за регистрация чужда марка, защото след като се е запознал с марките и дейността на маркопритежателя, агентът/представител е предприел заявяване на чуждата марка като своя. В настоящия случай Споразумението е подписано и е започнало да действа на 01.10.2015г. Два месеца и половина след тази дата - на 14.12.2015г. лицензополучателят прави заявка за регистрация на процесната марка. Да се приеме, че преди да започне да издава списанието Икономист лицензодателят все още не е станал агент/представител, както е приел органът, би означавало да се даде възможност на лицензополучателят да избърза да направи заявка за чуждата (на лицензополучателя) марка, преди да почне да се възползва от лицензионния договор, в който случай лицензодателят губи правото да атакува марката на лицензополучателя. Пред АССГ са представени доказателства, установяваща отношения на агентство/представителство между искателя и притежателя на атакуваната марка с договори от 2012г. и 2014г., т.е. преди заявката на атакуваната марка (14.12.2015г.):Лицензионно и издателско споразумение за публикуване на българска езикова версия на The World In, от дата 13.03.2012г., Лицензионно и издателско споразумение за публикуване на българска езикова версия на The World In от дата 26.06.2014г. Правилно съдът е приел, че е налице и основанието по чл. 12, ал. 6 от ЗМГО за заличаване на процесната марка.

С оглед на това не са налице касационни основания за отмяна на обжалваното съдебно решение, което като правилно следва да се остави в сила.

Като има предвид изложените мотиви, Върховният административен съд, Седмо отделение