Решение № 12343 от 14.11.2024 г. на ВАС по адм. д. № 11927/2023 г.

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационни жалба, подадена от "Импера ГмбХ, Австрия срещу Решение 6017 от 16.10.2023 г. на Административен съд София - град (АССГ) по адм. дело 5268/2023 г.

С решението съдът е отхвърлил жалбата на дружеството срещу Решение РС-36-(1) от 16.03.2023 г. на председателя на Патентно ведомство на Република България (ПВ), с което е оставено без уважение Искане, вх. 143692-(6) от 22.03.2022 г. за заличаване на регистрацията на марка с рег. 99400 BURNING RED, словна.

Касационният жалбоподател "Импера ГмбХ, счита обжалваното решение за неправилно, постановено в противоречие на материалния закон и необосновано - отменителни основания по чл. 209, т. 3 АПК.

Сочи, че Импера е притежател на нерегистрирана марка BURNING SKY (словна), заявена на 17.03.2022 г., за стоки в класове 9, 28 и 41 от Международната класификация на стоките и услугите (МКСУ), като в хода на административното производство са представени доказателства, че тази марка е действително използвана в търговската дейност на дружеството на територията на Република България. Неправилно съдът и административният орган приемат, че действителното използване на марката следва да е извършено само и единствено от притежателя на марката. Следва да се прави разлика между действително използване и действителен притежател на нерегистрираната марка. Счита, че след като е възможно наличието на съпритежание върху нерегистрирана марка или отношения на действителен притежател ползвател, няма пречка да е налице използването й от повече от едно лице и всякакви други тълкувания противоречат на нормата на чл. 12, ал. 4 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО).

Твърди, че в настоящия случай, стоки и свързани с тях услуги, означени със знака BURNING SKY са достигнали и са били разпространявани активно на българския пазар от дългогодишния партньор и изключителен дистрибутор на Импера Novomatiс, и неговата дистрибуторска мрежа. Novomatiс открито и ясно заявява, че предлаганите от него игрални автомати оперират с игрови пакет, разработен от друго лице Импера. На игралните автомати е налице светлинно изображение Импера, което е недвусмислена индикация за означаване на търговския произход. Импера и Novomatiс са икономически свързани предприятия по смисъла на релевантната практика на Съда на Европейския съюз (СЕС) решение от 22.06.1994 г., дело С-9/93, Ideal Standart, EU:C:1994:261, изразяващи се в изключително сътрудничество и ексклузивни лицензионни и дистрибуторски споразумения.

Прави искане решението да бъде отменено. Претендира разноски съгласно представен списък.

Касаторът се представлява от адвокат Я. Георгиева Софийска адвокатска колегия.

Ответникът председателят на Патентно ведомство на Република България, изразява становище за неоснователност на касационната жалба. Прави искане обжалваното решение да бъде оставено в сила. Претендира юрисконсултско възнаграждение. Прави възражение за прекомерност на претендираното от касатора адвокатско възнаграждение.

Ответникът се представлява от юрисконсулт Ц. Нинова.

Ответникът "Евро Геймс Технолоджи" ООД, изразява становище за неоснователност на касационната жалба. Прави искане решението да бъде оставено в сила. Претендира присъждане на разноски съгласно представен списък.

Ответникът се представлява от адвокат А. Семерджиева Софийска адвокатска колегия.

Представителят на Върховната прокуратура излага мотивирано становище за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, Седмо отделение, като се запозна със събраните по делото доказателства, съобрази доводите и възраженията на страните и обсъди наведените касационни основания и тези по чл. 218, ал. 2 АПК, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е допустима, като подадена в срока по чл. 211 АПК от страна, участвала в първоинстанционното производство и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.

Разгледана по същество, касационната жалба е неоснователна.

За да постанови решението си съдът е установил от фактическа страна, че Евро геймс технолоджи ООД е притежател на словна марка BURNING RED, peг. 99400 от 09.10.2017 г., заявена на 10.11.2016 г., отнасяща се за стоки и услуги от класове 9, 28 и 41 на МКСУ, а именно:

• за стоки от клас 9 на МКСУ: софтуер; софтуер за игри; инсталационен софтуер; операционен софтуер; компютърен софтуер / записан/; софтуерни драйвери; софтуер за виртуална реалност; софтуер за компютърни игри; развлекателен софтуер за компютърни игри; компютърен софтуер за мрежово управление; операционен софтуер за главни мрежови компютри; монитори (компютърен хардуер); компютърен хардуер; апарати за записване на изображения; монитори (компютърни програми); компютърни програми за игри; компютърни програми за записани игри; апарати за записване, предаване или възпроизвеждане на звук или образ; комуникационни сървъри (компютърен хардуер); електронни компоненти за машини за хазартни игри; компютърен приложен софтуер с игри и хазарт; компютърен софтуер за управление на онлайн игри и хазарт; компютърен хардуер за игри и хазарт; хардуер и софтуер за хазартни игри, за хазартни игрални автомати,за хазартни игри в интернет и чрез телекомуникационна мрежа.

• за стоки от клас 28 на МКСУ: игрални машини за хазартни игри; чипове за хазартни игри; маджонг (китайска хазартна игра); игрални автомати (аркадни игри); игрални автомати, действащи с монети, банкноти и карти; игри; електронни игри; салонни игри; игрални чипове; игрални маси; игрални машини; led игрални машини; слот машини и игрални устройства; игрални машини задвижвани с монети; чипове за рулетка; чипове за покер; чипове и зарове (игрално оборудване); игрално оборудване за казина; маси за рулетки; игрални колела за рулетки; игри за казино; автомати и машини за хазартни игри; игрални монетни автомати и/или електронни монетни апарати с или без възможност за печалба; кутии за игрални монетни автомати, игрални автомати и игрални машини; електронни или електротехнически игрални уреди, автомати и машини, игрални монетни автомати; корпуси за игрални монетни машини, игрално оборудване, автомати за хазарт, машини за хазарт; електропневматични и електрически ротативни (игрални автомати).

• за услуги от клас 41 на МКСУ: хазартни игри; услуги, свързани с хазарт; хазартни услуги за развлекателни цели; услуги на казина, услуги за провеждане на игри и хазартни услуги; обучение в разработването на софтуерни системи; осигуряване на оборудване за зали за хазартни игри; осигуряване на оборудване за казина (хазарт); услуги за развлечения с машини за хазарт; осигуряване на съоръжения за казино (хазарт); зали с игрални автомати; услуги на зали с игрални автомати; отдаване под наем на игрални автомати; отдаване под наем на игрални машини; осигуряване на услуги в зали с игрални автомати; отдаване под наем на игрални автомати с изображения на плодове; редактиране или записване на звук и образ; развлекателни услуги посредством апарати за записване и видео апарати; отдаване под наем на апарати за възпроизвеждане на звук; предоставяне на игрални съоръжения за казина; осигуряване на оборудване за хазарт; онлайн хазартни услуги; услуги по управление на казина; услуги по експлоатация на игрални заведения, игрални зали, интернет казина и сайтове за онлайн залагания (развлечение).

От приложената библиографска справка се установява, че Impera GmbH, регистрирано в Република Австрия, е подало Заявка, вх. 165763 от 17.03.2022 г. за регистрация на словна марка BURNING SKY, за стоки и услуги от класове 9, 28 и 41 на МКСУ.

Производството пред ПВ е започнало по подадено Искане за заличаване, вх. 143692 - (6) от 22.03.2022 г. от Impera GmbH, Австрия, с което на основание чл. 36, ал. 3, т. 1, вр. чл. 12, ал. 4 ЗМГО, е поискано заличаване регистрацията на словна марка BURNING RED, per. 99400 от 09.10.2017 г., за стоки и услуги от класове 9, 28 и 41 на МКСУ, притежавана от Евро геймс технолоджи ООД. В искането Impera GmbH е посочила, че е действителен притежател на нерегистрираната марка BURNING SKY, предназначена за стоки и услуги от класове 9, 28 и 41 на МКСУ, която е заявена за регистрация. Искането се основава на чл. 12, ал. 4 ЗМГО, тъй като притежаваната от Impera GmbH нерегистрирана търговска марка се използва действително от него в търговската му дейност на територията на страната, като това е извършено преди датата на регистрация на марката BURNING RED. Поддържа се идентичност/сходство между по - ранната (нерегистрираната, но заявена) и атакуваната (регистрираната) марка, както и между знаците и класовете на двете марки. По отношение на стоките и услугите на марките в конфликт е налице пълно съвпадение. Към искането за заличаване са представени доказателства за търговската дейност на жалбоподателя, вид на предлагани продукти и тяхното разпространение, включително за търговските отношения с други лица.

С уведомление от 25.03.2022 г., на основание чл. 76, ал. 1 ЗМГО, искането за заличаване е изпратено на притежателя на процесната марка, като му е указано, че в двумесечен срок от получаване на уведомлението има право да подаде възражение.

На 20.05.2022 г., от притежателя на марката е постъпило възражение, с което е оспорено подаденото искане като неоснователно и недоказано.

С уведомление от 25.05.2022 г., на основание чл. 76, ал. 2 ЗМГО, на искателя е изпратено постъпилото от маркопритежателя възражение, като му е предоставен едномесечен срок за изразяване на становище по възражението.

На 27.06.2022 г., в рамките на предоставения срок, е постъпило становище от искателя.

С уведомление от 12.07.2022 г., на основание чл. 76, ал. 4 ЗМГО, на маркопритежателя е изпратено постъпилото от искателя становище, като му е предоставен едномесечен срок за отговор.

На 11.08.2022 г. е постъпило становище от маркопритежателя.

Искането и възраженията са разгледани от назначения със Заповед З-155-/1/ от 27.02.2023 г. състав по спорове, който е дал становище, че не са изпълнени кумулативните изисквания на чл. 12, ал. 4 ЗМГО, а искането за заличаване на марката следва да се остави без уважение.

На основание на изготвеното становище, председателят на ПВ е постановил Решение РС-36-(1) от 16.03.2023 г., с което е оставил без уважение Искане, вх. 143692-(6) от 22.03.2022 г. за заличаване на регистрацията на марка с рег. 99400 BURNING RED, словна. В мотивите на оспореното решение, административният орган, след като подробно е обсъдил доказателствата по административната преписка, е приел, че от тях не може да се установи, че искателят е използвал знака BURNING SKY в търговската си дейност или в тази на свързани с него лица.

По делото е изслушана и приета съдебно маркова експертиза.

При така установеното съдът приема, че решението на председателя на ПВ е постановено от компетентен орган, съдържа фактически и правни основания, като в хода на административното производство не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила.

Съдът сочи, че решението е постановено и в съответствие с материалния закон. Посочил е, че от материалите по делото (договор, съвместна декларация и писмо на Ново инвестмънт България ЕООД) се установяват договорни отношения, по силата на които по възлагане на Новаматик АГ се разработва от Импера ГмбХ софтуер Impera Line HD, включващ видео слот игра BURNING SKY, като се предоставят правата за използване на софтуера изцяло и без ограничения, което обхваща и случаите на инсталиране в игрални автомати, разпространявани от Новаматик АГ. Видно от декларация от Новаматик и Импера, същите са сключили договор за изключителна лицензия и експлоатация по отношение на софтуерните игри на Импера. Изрично е записано, че знаците и търговските марки на Импера остават притежание на Импера, а Новоматик използва знаците и търговските марки на Импера при разпространение в световен мащаб..., включително играта Bruning Sky; Тази игра се разпространява от Новоматик под знака на Импера от 2015 г. в България. Предмет на лицензионния договор са само авторски права, но не и права върху търговски марки. Декларираното използване на марките на жалбоподателя от Новаматик АГ не произтича от лицензионен договор.

Първоинстанционният съд обосновава извод, че посочените договорни отношения нямат характер на лицензия на марка, тъй като според чл. 24 ЗМГО лицензионният договор има за предмет регистрирана марка (също нерегистрирана марка, но заявена за регистрация). В настоящия случай не се касае за регистрирана марка, а за нерегистрирана марка, която не е била заявена за регистрация преди регистрирането на атакуваната марка.

Съдът възприема доводите на жалбоподателя, че отношенията между Импера ГмбХ и Новаматик АГ наподобяват сключен договор за дистрибуция, но сочи, че по делото липсват данни при този вид дистрибуторски отношения да се осъществява някакъв вид контрол от изпълнителя спрямо дистрибутора по отношение на пазарната реализация на стоките, обозначени с нерегистрираната марка.

Въз основа на представените доказателства, първоинстанционният съд счита, че марката BURNING SKY е използвана на територията на България от Новаматик и от редица български фирми, като действително използване на нерегистрираната марка се осъществява от Новаматик АГ. Съдът намира за неотносима разпоредбата на чл. 21, ал. 4 ЗМГО, тъй като тя се отнася единствено за регистрираните марки. Освен това, приема тази разпоредба за неотносима, тъй като Новаматик АГ се представя като производител при предлагането на стоката, обозначена с нерегистрираната марка, с което посочва ясно търговският произход (демонстрира притежание на нерегистрираната марка, което изключва наличието на съгласие), т. е. потребителите не остават с впечатление, което да свърже произходът на стоката с жалбоподателя. Приложените доказателства не позволяват жалбоподателят да бъде квалифициран като действителен притежател на нерегистрирана марка, защото липсват категорични данни, че използването на знака BURNING SKY се е осъществявало от него или от свързани с него лица. Действителният ползвател и лицето, директно ангажирано с нерегистрираната марка е дружеството Новаматик АГ, което се определя като отделен търговец, без правна връзка с Импера ГмбХ.

По тези съображения, съдът приема, че липсва първият елемент от фактическият състав на чл. 12, ал. 4 ЗМГО, поради което искането за заличаване на регистрирана марка е неоснователно. Първоинстанционният съд отбелязва, че при извършване на съдебния контрол е безпредметно разглеждането на останалите елементи (включително доказателства за останалите елементи) от фактическия състав, тъй всичките са кумулативно дадени.

Като краен резултат съдът обосновава извод за неоснователност на подадената жалба и я отхвърля.

Решението е правилно.

Съгласно чл. 36, ал.3, т. 1 ЗМГО, регистрацията на марка се заличава и когато марката е регистрирана в нарушение на чл. 12.

В съответствие с чл.12, ал. 4 ЗМГО, при опозиция, подадена от действителния притежател на нерегистрирана марка, която се използва в търговската дейност на територията на Република България, не се регистрира марка, когато тя е идентична или сходна на нерегистрираната марка и е предназначена за стоки или услуги, които са идентични или сходни на тези, за които нерегистрираната марка се използва, и във връзка с които за нея е подадена заявка за регистрация, при условие че нерегистрираната марка е действително използвана преди датата на подаване на заявката за регистрация или датата на приоритета на по-късната марка и това използване продължава до подаването на опозицията.

Законодателят влага различен смисъл в употребените понятия "използване в търговската дейност" по смисъла на чл.12, ал.4 ЗМГО и по смисъла на чл. 13, ал. 1 ЗМГО. И това е логично, защото "използване в търговската дейност" по смисъла на чл. 13, ал. 1 ЗМГО е елемент на забраната за използване на марка, но на регистрирана марка, т.е. тази, притежателят на която по силата на придобитото чрез регистрацията право може да забрани посочените в чл. 13, ал. 2 ЗМГО форми на използване на марката. Това право не принадлежи на притежателя на нерегистрираната марка. Той първо трябва да докаже наличието на предпоставките за регистрация на марката и тогава, въз основа на придобитото право, да упражни правото на забрана в посоченото в чл. 13, ал. 2 ЗМГО съдържание.

В Методическите указания за прилагане на чл.11 и чл.12 ЗМГО изрично е посочено, че по своята същност нерегистрираната марка е знак, който бива поставян върху стоките или използван във връзка с услугите в качеството му на идентификатор на търговския им произход. Това е знак, който функционира като марка, но с тази разлика, че притежанието му по своята същност се изразява в неговото фактическо използване, а не в резултат на право, възникнало с регистрацията му. Под използване в търговската дейност по смисъла на чл. 12, ал. 4 ЗМГО се има предвид използването на нерегистрираната марка в процеса на търговията с цел придобиване на икономическо предимство, което използване е открито и публично.

Доколкото притежанието върху нерегистрирана марка по своята същност се изразява в нейното фактическо използване, а не в резултат на право, възникнало с регистрацията му, то от доказателствата трябва да се установи пряка връзка между използването на марката и лицето, което претендира, че е неин действителен притежател. Съответно доказателства, установяващи, че нерегистрираният знак е използван от лице, различно от това, което претендира, че е негов притежател, оборват, а не доказват, титулярството му върху знака.

Твърденията на касатора, че административният орган и първоинстанционният съд приемат, че използването на нерегистрираната марка в търговската дейност на територията на Република България следва да е извършено само и единствено от действителния притежател на марката, са неверни. Както в обжалвания административен акт, така и в първоинстанционното съдебно решение е прието, че в административното, респективно съдебното производство не са представени доказателства, че използването на знака BURNING SKY се е осъществило от искателя или от свързани с него лица.

Касационният жалбоподател твърди, че икономическата му свързаност с лицето, използвало нерегистрираната марка - Novomatic AG - произтича от лицензионни и изключителни дистрибуторски отношения. Първоинстанционният съд не е отрекъл, че такъв тип правоотношения принципно създават икономическа свързаност между лицата. Съдът обаче е установил, че по делото не са представени доказателства за лицензионни или изключителни дистрибуторски отношения между жалбоподателя и използвалото я друго лице, които да касаят конкретно марката BURNING SKY и нейните стоки и услуги.

По делото е представен Договор за изключителна лицензия и експлоатация от 30.04.2010 г., сключен между "Импера ГмбХ, Австрия и Novomatic AG. Съгласно т. I от договора, предмет на същия е използване от възложителя - Novomatic AG на софтуер, разработен от изпълнителя - "Импера ГмбХ, който да бъде интегриран в софтуера/хардуерните платформи за игри на Novomatic AG. С договора Novomatic AG получава изключително право върху този софтуер за неопределен период от време. Софтуерът - предмет на договора е дефиниран като софтуер за изпълнението на игри" и е изрично разграничен от софтуера за игри", за който е посочено, че "Импера ГмбХ ще използва собствен такъв. От съдържанието на представения договор се установява, че той не засяга нито една от стоките или услугите, за които касаторът твърди, че е използвана нерегистрираната марка BURNING SKY и които са противопоставени на стоките и услугите на процесната марка. Въпреки че договорът е наименован лицензионен", съдържанието му по никакъв начин не сочи, че става дума именно за лицензия на търговски марки - такива изобщо не се споменават. Изключителното право, което се отстъпва е върху софтуера, предмет на договора и в този смисъл е лицензирано авторско, а не марково право - както правилно приема и първоинстанционният съд.

Правилни са и изводите на съда, че в съответствие с чл. 24 ЗМГО лицензодател може да е само притежател на право" върху марка - което означава регистрирана марка", защото субективното право върху марка е правна последица от регистрацията й по Глава Втора, Раздел II ЗМГО. Лицензионният договор се вписва и в Държавния регистър на марките арг. от чл.24, ал. 5 ЗМГО. Договорът за лицензия има действие по отношение на трети лица от датата на вписването му в Държавния регистър на марките (чл. 24, ал. 6 ЗМГО). Следователно дори да приемем, че между страните е бил сключен лицензионен договор, то последният не може да се противопостави на правата на дружеството ответник в настоящия спор.

Представените по делото фактури под опис не се отнасят до стоки или услуги, означени с марката BURNING SKY, а до изработка и поддържане на софтуер". Дори, както е отбелязал и първоинстанционният съд, е спорна връзката им с договора от 30.04.2010 г., тъй като във фактурите е посочено, че заплатената услуга е съгласно споразумение от м. май 2010 г.", а не от април (от който месец е договорът).

По делото е представена декларация от касатора, в която последният е декларирал, че предлага играта BURNING SKY в България от 2015 г. чрез нашия партньор и изключителен дистрибутор Novomatic AG ". Тази декларация не е подкрепена от други доказателства по делото, поради което не може да установи твърдяното от искателя обстоятелство.

По изложените съображения, правилни са изводите на първоинстанционния съд, че по делото не са представени доказателства Импера и Новоматик да са икономически свързани лица.

Изложеното обосновава извод, че липсва първият елемент от фактическия състав на чл. 12, ал. 4 ЗМГО, поради което е безпредметно разглеждането на останалите елементи от него, тъй като изискванията са кумулативни.

В заключение касационната инстанция приема, че първоинстанционният съд е обосновал правилен извод за законосъобразност на оспорвания административния акт. Решението не страда от релевираните с касационната жалба пороци и като валидно, допустимо и правилно следва да бъде оставено в сила.

При този изход на спора, заявеното от процесуалния представител на председателя Патентно ведомство искане за присъждане на юрисконсултско възнаграждение е основателно и касационният жалбоподател следва да бъде осъден да заплати в полза на ведомството сумата от 100,00 лв., представляваща юрисконсултско възнаграждение, определено съгласно чл. 24 от Наредбата за заплащането на правната помощ.

Направеното от процесуалния представител на "Евро Геймс Технолоджи" ООД искане за присъждане на адвокатско възнаграждение за касационната инстанция също е основателно, като своевременно предявено и доказано по размер. Поради това и на основание чл. 143 АПК, касационният жалбоподател следва да бъде осъден да заплати в полза на "Евро Геймс Технолоджи" ООД сумата от 4620,00 лв., представляваща направени разноски в касационното производство за адвокатско възнаграждение. Претендираните разноски за първоинстанционното производство са присъдени на дружеството с обжалваното в настоящето производство решение.

Воден от горното и на основание чл. 221, ал. 2 АПК, Върховният административен съд, Седмо отделение