Решение № 11070 от 21.08.2012 г. на ВАС по адм. д. № 15172/2011 г.

Решение № 11070 от 21.08.2012 г. на ВАС по адм. д. № 15172/2011 г., VII о., докладчик съдията Соня Янкулова Производството е по чл. 208 и сл. АПК.

Образувано е по касационна жалба на "Галия" ООД, седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. "Граф Игнатиев" № 41, срещу решение от 01.08.2011 г. на Софийски градски съд, постановено по административно дело № 4073/2003 г.

С обжалваното решение съдът отхвърлил жалбата на дружеството срещу решение № 118 от 08.07.2003 г. на председателя на Патентно ведомство, с което на основание чл. 26, ал. 4 във вр. с чл. 12, ал. 1, т. 2 от Закона за марките и географските означения е заличена регистрацията на марка Gallia, № 39 679, за стоките в класове 29 и 30.

Касационният жалбоподател счита обжалваното решение за неправилно, постановено в нарушение на материалния закон - отменително основание по чл. 209, т. 3 АПК. Съдът постановил решението си, без да съобрази фактите и обстоятелствата настъпили в хода на процеса. Неправилно приел, че решение № 244 от 27.10.2006 г. на председателя на Патентно ведомство, с което е отменено частично действието на международната регистрация на марка Gallia, рег. № 750 556 за стоките класове 29 и 30, няма отношение към предмета на делото. Не отчел, че решение № 244 е от съществено значение за правилното решение по настоящото дело както с оглед разкриване на обективната истина, така и с оглед на разпоредбата на чл. 46а от Закона за марките и географските означения (ЗМГО), чиято цел е да предостави защита на марките, които се използват, а не които само са регистрирани. Съдът не отчел, че производството по отмяна или заличаване на по-ранна марка е преюдициално спрямо производството по конкуренция на две марки. Отмяната на международната марка Gallia за стоките от класове 29 и 30 прави заличаването на марката на дружеството на основание несъществуваща марка, тъй като няма по-ранна марка, заради която да се прогласи заличаване на процесната. В противоречие с решаващата роля на съда, с принципа на разкриване на обективната истина, както и необходимостта от съобразяване с действителната цел на закона съдът мотивирал решението си с факти, които не са релевантни към момента на постановяването на акта му.

Съдът не отчел, че в процесното решение органът, без да се позове на правна норма, приел фигуративния елемент на марката за недостатъчен за придобиване на отличителност, а словните елементи и сходното им изписване за такива с първостепенно значение при запаметяването и възпроизвеждането й от потребителя. Тези изводи на административния орган били в противоречие с чл. 9, ал. 1 ЗМГО. Съдът не отчел, че липсва идентичност в цялостното външно оформление на двете марки. За неправилно счита приетото, че словния елемент е доминиращ и определящ, защото при цялостното възприемане на марката, първата отличителност е визуалното възприемане, чисто зрителното усещане, което в повечето случаи предхожда прочитането на словния елемент в нея. В националната марка фигуративния елемент твърди, че е белег на отличителност, а според експертизата двете марки не са идентични именно поради липсата на тъждество. Сочи, че липсва идентичност и на стоките, попадащи в обхвата на закрила на двете марки и по-специално за стоките от клас 30 - макарони, ориз, подправки, които се произвеждат от дружеството.

Жалбоподателят твърди, че е налице процедурно нарушение при регистрацията на по-ранната марка - не е ясно на какво се дължи забавянето на международната регистрация, което е от съществено значение за датата на приоритет на заявката. Ответникът не доказал, че е налице валидна по-ранна регистрация. Международната марка се твърди, че е регистрирана на 29.02.2000 г., а информацията в Патентно ведомство постъпила едва през 2003 г., т. е. много след шестмесечния срок за прилагане на конвенционния приоритет по смисъла на Мадридската спогодба.

Жалбоподателят твърди, че дружеството е регистрирано и е на българския пазар от 1997 г., от когато използва марката Gallia, която вече се е наложила и е добре известна на потребителя. Поради това счита, че не е налице предпоставката, визирана в чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО, касаеща мотива за непоносимо сходство, при което е налице опасност за объркване на потребителите и възможност за свързване с по-ранната международна марка. Твърди, че марката Gallia станала общоизвестна и може основателно да се квалифицира като по-ранна по смисъла на чл. 12, ал. 1 ЗМГО, а продължителната й употреба пряко влияе на нейната отличителност. Тя е годна да отличи нейните стоки от стоките на друг производител.

Сочи, че отмяната на международната марка по чл. 25, ал. 1, т. 1 ЗМГО има действие от началото на петгодишния период на неизползване, т. е. се прилага с обратна сила. С оглед на това в настоящия момент международната марка не съществува в правния мир, поради което не може да бъде причина за заличаване на марката на дружеството. Наред с това постановената отмяна, считана от 17.11.2000 г., означава, че и към датата на регистрация на марката на дружеството - 05.04.2001 г., претендиращата за по-ранна марка вече е отменена и не би могла да бъде пречка за регистрация на марката на дружеството. Сочи, че заличаването на действаща търговска марка заради неизползвана и заличена марка противоречи на целта на закона.

Моли съд да отмени обжалваното решение и постанови друго, с което отмени решението на Патентното ведомство. Претендира направените по делото разноски. Касаторът се представлява от адв. Свилена Димитрова и адв. Бойка Пенева, Софийска адвокатска колегия.

Ответникът по касационната жалба - председателят на Патентно ведомство, счита същата за неоснователна. Твърди, че не са налице твърдяните касационни основания. Моли съда да остави в сила обжалваното решение. Ответникът се представлява от юрисконсулт Венцислав Енчев.

Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба. Съдът допуснал и приел исканите и представени от страните относими и допустими доказателства. Изяснил релевантните за спора факти. За проверката по чл. 41, ал. 3 от Закона за административното производство (ЗАП отм.) съдът обсъдил доказателствата, становищата и възраженията на страните и приложимата правна уредба. Изводът за неоснователност на оспорването е в съответствие с установеното и правилно приложен регламент по Закона за марките и географските наименования. При постановяването на делото не са допуснати нарушения на съдопроизводствените правила, поради което следва да се приложи разпоредбата на чл. 221, ал. 2, предложение 1 АПК.

Върховният административен съд счита касационната жалба за допустима - подадена е от надлежна страна, в срока по чл. 211, ал. 1 АПК и срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт.

Съдът, като разгледа касационната жалба на посочените в нея основания счита същата за основателна.

За да постанови обжалваното решение съдът приел от фактическа стана, че:

1. Марка Gallia, регистрационен № 39 679, е комбинирана, с приоритет от 08.03.2000 г. и дата на регистрация - 05.04.2001 г. Регистрирана е за класове 01, 02, 29 и 30 и услуги в класове 35 и 42. Собственик на марката е "Галия" ООД, българско юридическо лице. Думата Gallia в състава на марката е изписана на латиница, дъгообразно, с малки букви със специфична графика. Под нея е изобразена група навити спираловидно редуващи се тъмни и светли ленти. Марката изглежда така:

В клас 29 закрилата обхваща: консервирани, сушени, замразени плодове и зеленчуци; гъби - сушени и консервирани; консерви; салати - зеленчукови и плодови; чипс; обработени за консумация ядки; мляко и млечни продукти;

В клас 30 закрилата обхваща: брашно и произведения от зърнени храни; макарони; макаронени изделия; хляб; сухари; теста; бисквити; вафли; захар; ориз; сол; сосове за подправки; подправки.

1. Международна марка Gallia, регистрационен № 750556, е комбинирана, с приоритет от 29.02.2000 г. и дата на регистрация - 29.08.2000 г. Регистрирана е за класове 03, 05, 28, 29, 30 и 32. Собственост на Compagnie Gervais Danone, Република Франция. Марката се състои от думата Gallia, изписана на латиница, с малки, удебелени, защриховани разкрасени букви. Марката изглежда така:

В клас 29 закрилата обхваща: месо, риба, шунка, птици, дивеч, колбаси; сушени, консервирани и/или варени плодове и зеленчуци, компоти, конфитюри, плодови нектари, желета, супи; консерви, съдържащи основно месо, риба, шунка, птици, дивеч и/или колбаси; готови, сушени, варени, консервирани, замразени ястия съдържащи основно месо, риба, шунка, птици, дивеч и/или колбаси; солени или сладки предястия от плодове или зеленчуци като картофи, ароматизирани или естествени; чипс, смес от сухи плодове, маслодайни плодове като орехи, лешници, фъстъци, кашу; мини колбаси за предястие; мляко, мляко на прах, замразено ароматизирано мляко и бито мляко; млечни продукти като: млечни десерти, кисело мляко, кисело мляко за пиене; мусове, кремове, десертни кремове, сметана, масло, сирене за мазане, сирена, натрошени сирена, натрошени сини сирена, пресни ненатрошени сирена и саламурени сирена, бяло сирене, изцедени сирена, пресни сирена под формата на паста или течност, естествени или ароматизирани; напитки основно от мляко или млечни продукти, млечни напитки с плодове; естествени или ароматизирани ферментирали млечни продукти; ядливи масла, зехтин, мазнини.

В клас 30 закрилата обхваща: кафе, чай, какао, шоколад, захар, тапиока; брашно, пити и погачи (подсладени или солени), пици; овкусени и/или естествени макаронени изделия и/или с пълнеж, произведения от зърнени храни, закуски от житни растения, готови ястия основно от макаронени изделия; готови ястия основно от тесто за сладкиши; хляб, бишкоти, бисквити (подсладени или солени), гофрети, вафли, торти, сладкиши; всички тези продукти естествени и/или с покритие и/или с пълнежи/или овкусени; подсладени или солени хлебни, бисквитени или сладкарски предястия; захарни изделия, лед за ядене, лед за ядене изцяло или частично от кисело мляко, сладолед, сорбет, замразено кисело мляко (сладолед), замразена ароматизирана вода, мед, сол, горчица, оцет, сосове (подправки), подсладени сосове, сосове за тестени произведения, подправки.

1. Съобщението за регистрацията на международната марка Gallia е от 08.03.2001 г. и било получено в Патентно ведомство на 19.03.2001 г.

1. Със заповед № 309 от 04.12.2001 г. на председателя на Патентно ведомство било образувано служебно производство за заличаване на регистрацията на националната марка на основание чл. 26, ал. 4 във вр. с чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО. За образуваното производство притежателя на националната марка бил уведомен и взел становище. Основното възражение на притежателя на националната марка било във връзка с късното съобщаване на регистрацията на международната марка - 19.03.2001 г., което противоречало на чл. 5 от Мадридската спогодба за международна регистрация на марките.

1. С решение № 118 от 08.07.2003 г. на председателя на Патентно ведомство регистрацията на марка Gallia, № 39 679, за стоките в класове 29 и 30 била заличена, тъй като попадала под забраната за регистрация съгласно чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО. Мотивите за това са, че:

международната марка е с по-ранен приоритет;

стоките от клас 29: консервирани, сушени, замразени плодове и зеленчуци; консерви; чипс; мляко и млечни продукти, за които са регистрирани двете марки са идентични. Стоките от клас 29: гъби - сушени и консервирани; салати - зеленчукови и плодови; обработени за консумация ядки, за които е регистрирана марка Gallia, № 39 679 са сходни на стоките в клас 29: консервирани, сушени зеленчуци; солени или сладки предястия от плодове и зеленчуци; маслодайни плодове като орехи, лешници, фъстъци, за които е регистрирана по-ранната марка Gallia, № 750 556;

стоките от клас 30: брашно и произведения от зърнени храни, макарони, макаронени изделия; хляб, сухари, теста, бисквити, вафли, захар, ориз, сол, сосове за подправки, подправки, за които е регистрирана марка Gallia, № 39 679, са сходни на съответните стоки в клас 30, за които е регистрирана по-ранната марка Gallia, № 750 556;

словният елемент в състава на националната марка е фонетично идентичен на по-ранната марка и изписан по сходен начин;

образният елемент в националната марка не е достатъчен за преодоляване на сходството, тъй като независимо от него у потребителя се поражда асоциация за вариант (модификация) на по-ранната марка поради сходното изписване на словния елемент, която води до вероятност от объркване и заблуждение на потребителя относно произхода на стоките в класове 29 и 30.

1. "Галия" ООД оспорила решението на Патентно ведомство в съда.

1. В хода на съдебното производство съдът приел единична и тройна експертизи.

Единичната експертиза дала заключение, че поради идентичността и сходството на стоките от обхвата на закрила и високата степен на сходство между сравняваните марки, съществува реална вероятност за объркване на потребителите, която включва вероятност за свързване с по-ранната марка, но тъй като разликата в приоритета на по-ранната марка е само осем дена е възможно, ако двете марки не са използвани на българския пазар преди заявяването на регистрацията им, такава асоциация да не възникне. Поради липса на правна възможност за предоставяне на информация на трети лица, различна от публикуваната, относно евентуални нередности на заявката и тяхното отстраняване експертизата не дала отговор допуснати ли са недостатъци в процеса на регистрация на международната марка. Двете марки не са идентични поради липса на визуално тъждество. Всички стоки с изключение на "салати - зеленчукови и плодови" от клас 29, и "макарони, ориз, подправки", от клас 30 попадащи в обхвата на закрила на националната марка са идентични със стоките от клас 29 и 30, попадащи в обхвата на закрила на международната марка.

Тройната експертиза потвърдила заключението на единичната. Посочила, че за производството и предлагането на стоките от клас 29 и 30, които са различни за двете марки, факта, че се предлагат в магазинната мрежа заедно с останалите стоки на по-ранната марка е достатъчен, за да предизвика объркване у потребителя.

1. На 17.11.2005 г. "Галия" ООД поискала частична отмяна на регистрацията на марка Gallia, № 750 556 за стоките от клас 29 и 30 на основание чл. 25, ал. 1, т. 1 ЗМГО.

1. С решение № 244 от 27.10.2006 г. на председателя на Патентно ведомство, на основание чл. 25, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 19 ЗМГО било отменено действието на международната регистрация № 750 556, Gallia, с притежател Compagnie Gervais Danone, за стоките от клас 29 и 30. Отмяната действала от 17.11.2000 г.

1. "Галия" ООД оспорил в съда решение № 244 от 27.10.2006 г. в частта досежно началната дата на действие на отмяната. По делото не е представен съдебен акт, постановен по образуваното съдебно производство по оспорване на решение № 244, но съдът с определение от 17.05.2006 г. спрял производството по делото до влизане в сила на решение № 244, л. 217-218. По делото няма доказателства, за съдебния акт, с който съдът се произнесъл по жалбата срещу решение № 244, но с разпореждане от 25.10.2006 г., л. 218, съдът възобновил съдебното производство. В писмо на Патентно ведомство, л. 291, е посочено, че съдебното производство е прекратено и решение № 244 е влязло в сила. В хода по същество процесуалният представител на "Галия" ООД потвърдил факта като посочил, че отмяната действа от 17.11.2000 г.

1. По делото било представено удостоверение, издадено от Световната организация за интелектуална собственост, в което е посочено, че международната регистрация на търговската марка Gallia на името на Compagnie Gervais Danone била получена в Патентното ведомство на страната по произход на 29.08.2000 г. и в международното бюро на 27.09.2000 г. Приоритетът на по-ранна заявка, съгласно чл. 4 от Парижката конвенция бил регистриран в международния регистър, тъй като от приоритетната дата - 29.02.2000 г. (грешно посочена в легализирания превод 09.02.2000 г.) до датата на международната регистрация не били изминали повече от шест месеца.

Въз основа на така установените факти съдът приел от правна страна, че проверката на акта следва да се извърши с оглед на разпоредбите на чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО, редакция към датата на издаване на акта. Приел, че поради сходство на националната марка с по-рано регистрираната международна марка и поради идентичност и сходство на стоките в класове 29 и 30 марка Gallia, № 39 679, попада под забраната за регистрация по смисъла на чл. 12, ал. 1, т. 1 ЗМГО. Приел, че е налице сходство, което може да доведе до заблуждение или объркване на потребителите относно произхода на стоките. Приел, че поради идентичността и сходството на стоките от обхвата на закрила и високата степен на сходство между сравняваните марки, основана на идентичната словна част, съществува реална вероятност за объркване на потребителите, която включва вероятност за свързване с по-ранната марка, когато марките се възприемат поотделно. Приел, че е налице идентичен словен елемент, което прави идентично смисловото значение на марките, както и фонетичното им звучене. Приел, че поради високата степен на сходство между двете сравнявани марки, както и поради факта, че стоките се доставят по едни и същи дистрибуторски канали и се продават в магазините за хранителни стоки съществува вероятност от объркване на потребителя. Приел, че без значение е обстоятелството, че в хода на производството, с решение № 244 от 27.10.2006 г. на Патентно ведомство частично е отменено действието на международната регистрация на марката Gallia, № 750 556, за стоките клас 29 и 30, тъй като към датата на издаване на оспорваното решение № 118 решение № 244 не е съществувало в правния мир. Въз основа на това направил извод за законосъобразност на оспореното решение № 118 от 08.07.2003 г.

Крайният извод на съда е неправилен.

По делото няма спор за факти. Съдът установил релевантните за предмета на спора факти и касационната инстанция ги приема за правилно, точно и пълно доказани, така, както са изложени по-горе. Спорът по делото е досежно приложението на материалния закон.

Преди да пристъпи към излагане на становището си по възражението на касатора съдът счита за необходимо изрично да посочи, че от момента на издаване на оспореното решение на административния орган до приключване на устните състезания в касационното производство, т. е. от 08.07.2003 г. до 21.05.2012 г., са изминали почти девет години. Този изключително дълъг срок на провеждане на съдебното производство и следователно за произнасяне по търсената от съда защита на претендираното субективно право сам по себе си предполага осъществяването в правния мир на факти и обстоятелства, които по един или друг начин могат да повлияят на това право.

По принцип, правилен е изводът на съда, че законосъобразността на оспорения административен акт се преценява към датата на издаването му. Това означава, че преценката, дали дадените факти съществуват, както и преценката на техните последици, се уреждат от закона, който е действал към датата на издаване на акта. В случая не става въпрос за това спрямо кой закон трябва да се прецени законосъобразността на оспореното решение - законът е един и същ, още повече, че и към датата на неговото издаване и към датата на постановяване на обжалваното съдебно решение съдържанието на относимата законовата норма е едно и също - чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО в своята същност не е променян. В случая става въпрос да се извърши преценка налице ли са правопораждащите отмяната на регистрацията факти визирани в хипотезата на правната норма, с оглед на настъпили до произнасянето на съда нови юридически факти.

Какво означава това?

Към датата на издаване на оспореното решение - 08.07.2003 г., в правния мир е съществувала по-рано регистрирана търговска марка Gallia, № 750 556, за класове 29 и 30. Закрилата, която тази марка имала по силата на Мадридската спогодба за международна регистрация на марките на територията на страната била фактическото и правно основание за извършената процедура по заличаване и за постановеното служебно заличаване на по-късно регистрираната национална марка Gallia, № 39 679, за същите класове на основание чл. 26, ал. 4 във вр. с чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО, редакция към процесния период. До приключване на устните състезания в първата инстанция тази международна търговска марка престанала да се ползва от дадената й защита за посочените два класа на територията на страната, тъй като не била използвана на територията на страната в петгодишен срок. Актът, който постановил отмяна на действието на международната закрила на националната територия - решение № 244 от 27.10.2006 г., е индивидуален административен акт, издаден от компетентен орган, в кръга на службата му, поради което и с оглед на факта, че актът е влязъл в сила, за което страните не спорят, той се ползва със законна сила. Този акт, установява със задължителна за всички сила, доколкото тя не е оборена по надлежния ред, че правната закрила на тази марка е отменена като отмяната е с обратна сила. Обратната сила на действието на административния акт по чл. 25, ал. 1, т. 1 ЗМГО, редакция към процесния период, следва изрично от разпоредбата на закона, който казва, че регистрацията се отменя. Това значи, че акта премахва предоставяната на територията на страната закрила и това става не само занапред, но и с обратна сила считано от началото на петгодишния период на неизползване. По този начин административния акт установява, че в гарантирания от закона период на закрила собственика на марката не се е възползвал от възможността да я ползва, което означава, че няма реален икономически интерес (освен ако не съществува основателна причина за невъзможността за ползване). При липса на реален икономически интерес продължаващата закрила би била само установяване на монопол и злоупотреба с права, нещо, което е в противоречие с целта на закона.

В контекста на настоящия правен спор това означава, че към датата на постановяване на първоинстанционното съдебно решение с влязъл в сила административен акт с обратна сила е отменен (премахнат от правния мир) правопораждащия заличаването на по-късно регистрираната национална марка факт. Т. е. за международната марка, чиято защита е наложила заличаването, с влязъл в сила акт е признато, че от началото на петгодишния период на неизползване - 17.11.2000 г., не е марка, на която се дължи защита и която с оглед на това има приоритет пред националната марка. Това означава, че към датата на постановяване на оспореното решение № 118 от 08.07.2003 г. международната марка Gallia, № 750 556, за класове 29 и 30 не е имала закрила и националната марка Gallia, № 39 679, за същите класове не се явява по-късно регистрирана, поради което не следва да бъде заличавана.

Видно от изложеното, с оглед настъпилите до приключване на устните състезания в първоинстанционното производство нови юридически факти, оспореното решение № 118 от 08.07.2011 г. се явява постановено в нарушение на материалния закон - при липса на материалноправните предпоставки за неговото издаване визирани в чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО. Като не съобразил изложеното, а приел, че постановеното решение № 244 от 27.10.2006 г. на председателя на Патентно ведомство е ирелевантно за предмета на спора съдът постановил неправилно съдебно решение.

Съдът следва да отмени обжалваното решение и вместо него да постанови друго, с което да отмени решение № 118 от 08.07.2011 г. Тъй като изложеното е достатъчно основание за отмяна на оспорения административен акт, защото лишава от основание постановеното заличаване, съдът не следва да обсъжда другите доводи на касатора свързани с приложението на чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО, с твърденията за допуснати в хода на регистрационната процедура на международната марка нарушения, както и с възможността за приложение на чл. 12, ал. 2, т. 3 ЗМГО, редакция към процесния период относно общоизвестността на марката на територията на страната.

С оглед на изхода от спора, направено от касатора искане и на основание чл. 143, ал. 1 АПК съдът следва да осъди Патентно ведомство да заплати на "Галия" ООД направените по делото разноски. Същите, видно от доказателствата по делото - са в размер на 925,00 лв. държавни такси (от които 800,00 за експертизи). По делото е приложен договор за правна защита и съдействие № 378686 от 26.04.2004 г. за 200 лв., за която сума няма доказателства да е реално платена, поради което и на основание чл. 78, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 144 АПК съдът не следва да осъжда ответника за нея.

Водим от горното и на основание чл. 221, ал. 1 във вр. с чл. 222, ал. 1 АПК Върховният административен съд