Решение № 4935 от 17.04.2018 г. на ВАС по адм. д. № 6927/2017 г.

Решение № 4935 от 17.04.2018 г. на ВАС по адм. д. № 6927/2017 г., VII о., докладчик съдията Павлина Найденова Производството е по чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по касационна жалба на председателя на Патентното ведомство срещу решение № 2686 от 21.04.2017 г. по адм. д. № 29/2017 г. на Административен съд С.- град, с което е отменено решение № 164 от 13.09.2016 г. на председателя на Патентно ведомство за потвърждаване на решение за отказ за признаване на действието на международна регистрация на марка с № 1237168 PUR - словна и е върнато делото като преписка на Патентно ведомство за ново произнасяне съобразно мотивите на решението.

Излага касационни основания за неправилност на решението поради нарушение на материалния закон и необоснованост.

Счита, че не е налице посоченото от съда нарушение на закона. В административния акт (по конкретно последен абзац от стр. 2 на решението, който продължава и на стр. 3) ясно е посочено, че предвид семантиката на думата "pur", същата ще се интерпретира като указание за характеристиките на стоките, а именно за техния вид и предназначение. Административният орган посочил конкретните предложения на чл. 11, ал. 1, т. 4 от ЗМГО, в които попада процесната марка /указание за вида и предназначението на стоките/ и изложил конкретни съображения за този извод, част от които съображения са цитирани от съда (абзац 3 от стр. 4 на съдебния акт).

От съдебното решение не става ясно коя е държавата на произход на международната марка. Страната на произход на тази марка е Р. У.. На унгарски думата "чисто" се изписва по следния начин: "tiszta", което няма нищо общо с думата "pur"

Съдът изходил от твърдението в първоинстанционната жалба, че марката е немска /на немски собственик/ (последен абзац от стр. 2 на жалбата), но следва да се има предвид, че базовата регистрация е в Унгария, а Германия не е и сред посочените страни на международната регистрация.

Действително по национален ред е регистрирана за стоки от клас 3 на МСКУ словна марка "ЧИСТО" с peг. № 83232. Този факт не би могъл да послужи като основание за признаване действието на международна марка № 1237168, доколкото при преценката за наличието или липсата на основания за прилагане на чл. 11 от ЗМГО всеки случай се преценява индивидуално съобразно специфичните за него обстоятелства.

В конкретния случай, процесната марка се състои изключително от словен елемент "pur", който в превод от френски и немски език, означава "чист". Този словен елемент е фонетично близък и на английската дума "pure", която е с идентично значение на "чист, незамърсен, без примеси". От друга страна, марката е заявена за стоки, които спадат към категорията на почистващите препарати. С оглед на това словният елемент на марката ще се възприеме от релевантните потребители като указание за характеристиките на стоките, а не като указание за техния търговски произход. В тази връзка, както е посочено от административния орган, не е необходимо всички релевантни потребители да възприемат марката като указателна. Само фактът, че част от тях ще й придадат конкретен смисъл е достатъчен, за да се направи извод, че марката попада под забраната на чл. 11, ал. 1, т. 4 от ЗМГО.

Неправилно съдът приел, че административният орган е следвало да направи отделен анализ на различните видове стоки, за които се търси признаване действието на международната марка. От списъка със стоките на марката е видно, че се касае за стоки, които спадат към категорията на почистващите препарати, а съгласно решение на СЕС от 15.02.2007 г. по дело С-239/05, когато едно и също основание за отказ не допуска регистрацията за категория или група стоки или услуги, компетентният орган може да се ограничи до това да представи общи мотиви по отношение на всички тези стоки или услуги, както в случая е направил и административният орган.

Съдът не изложил правни доводи относно извода си за липсата на указателен характер на процесната марка. Единствените съображения в тази насока са наличието на регистрация на словна марка "ЧИСТО" с peг. № 83232, както и факта, че международната марка е подадена въз основа на базова регистрация в страната на произхода, които обстоятелства не са относими при преценката за абсолютните основания за отказ.

Счита, че не може да бъде споделен изводът на съда за пълна липса на мотиви по отношение приложението на чл. 11, ал. 1, т. 2 ЗМГО. Административният орган посочил, че след като марката описва вида и предназначението на процесните стоки, то тя не би могла да бъде възприета от релевантните потребители като означение за търговския произход. И именно предвид указателния характер на процесната словна марка по отношение на заявените стоки, то същата, поради това обстоятелство, по необходимост е лишена и от всякакъв отличителен характер за същите тези стоки (в този смисъл решение по дело С-265/00, т. 18-19; решение на Първоинстанционния съд по дело Т-190/05).

Счита, че не е налице и посоченото от съда нарушение на закона, изразяващо се в необсъждане на предпоставките на чл. 11, ал. 2 от ЗМГО, въпреки наличието на такива твърдения и данни, заявени с преписката. Излага доводи, че административният орган не изследва служебно дали е приложимо изключението, предвидено в тази норма, а само ако заявителят е навел такива твърдения и съответно е представил доказателства за придобита отличителност на марката. В административното производство представителят на заявителя изрично посочил, че доказателства за използването на словната марка няма да представя, доколкото счита, че марката разполага с присъща отличителност.

Административният орган не е имал задължение да преценява приложението на чл. 11, ал. 2 от ЗМГО, след като сам заявителят не е счел за необходимо да го доказва. Още повече, че в разпоредбата на чл. 23, ал. 1, т. 1 от Наредбата за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и географски означения /Наредбата/, (която разпоредба намира приложение предвид препращането в чл. 40, ал. 7 от Наредбата) изрично е предвидено, че решение за пълен или частичен отказ се взема, когато в резултат на извършената експертиза е установена недопустимост на регистрацията и в дадения срок заявителят не представи доказателства за придобита отличителност съгласно чл. 11, ал. 2 от ЗМГО. А такива доказателства, в административното производство не са представяни, което не е съобразено от съда.

Излага доводи, че като доказващи придобита отличителност по отношение на международна регистрация на марка № 1237168 PUR, словна, не следва да бъдат ценени представените в съдебното производство доказателства. Приложените по делото две извадки от каталози са без посочена дата, отделно от тях е видно, че е използвана регистрираната международна марка с peг. № 1198102, комбинирана. Представената декларация, подписана от продуктовия мениджър и юрисконсулта към дъщерно на Henkel AG & Co. KGaA българско дружество, по своята същност представлява твърдение за факти, което не е подкрепено с писмени доказателства, които безспорно да установяват тези факти.

Допълнително сочи, че видно от приложените по делото библиографски справки от публичния регистър на Световната организация по интелектуална собственост (СОИС) преди да бъде допусната до регистрация процесната марка, голяма част от посочените европейски ведомства също са постановили предварителен отказ за регистрацията й.

Претендира юрисконсултско възнаграждение. Прави възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение на насрещната страна.

Ответната страна счита, че касационната жалба е неоснователна.

Съдът правилно установил, че процесната марка PUR е регистрирана за широк кръг разнообразни стоки, но ПВ не е посочило за коя конкретна стока от този списък и в кое конкретно предложение на нормата на чл. 11, ал. 1, т. 4 от ЗМГО попада марката. По делото са представени страници от реклами на препарат за миене на съдове PUR в брошури на "Метро", на които се вижда, че датата на разпространението предхожда датата на регистриране на марката. Това са страници, в които се посочват дати на промоции на продуктите и те са маркирани изрично. Що се касае до представеното писмо-декларация от Х. Б., в съдебното производство не е направено възражение относно истинността на документа, както и в касационната жалба. Претендира адвокатско възнаграждение, представя доказателства за изплащането му.

Прокурорът дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Касационната жалба е процесуално допустима, подадена в законоопределения срок, с пощенско клеймо от 03.05.2017 г., при връчено съобщение за решението на 25.04.2017 г.

Разгледана по същество е неоснователна.

За да отмени оспорения административен акт, съдът е приел, че е издаден при несъответни на фактите правни изводи и се явява материално незаконосъобразен. Органът е посочил, че се касае до марка, която указва характера на стоките, за които се търси регистрация и резултат от ползването на тези стоки. Съдът възприел, че според органа така заявена за признаване, марката се явява описателна за вида и предназначението на стоките, при анализ на фактическите мотиви на акта - продуктите са без примеси, естествени и натурални и ефектът, който ще бъде постигнат вследствие от употребата им. Органът приел, че pur ще се интерпретира като указание за характеристиката на стоките, а именно за техния вид- че са естествени, натурални, без добавки и примеси, или за тяхното предназначение (ефектът, който ще се постигне вследствие на прилагането им )- премахване на замърсяванияр респ. поддържане на чистота, лична и на заобикалящата среда, на уреди, машини и предмети за бита и промишлеността.

Съдът изложил мотиви, че следва да се изходи от факта, че се касае за признаване на международно регистрирана марка, за което няма спор по делото. Приел, че следва да се отчете факта, че тази марка е вече регистрирана и то в страната на произход, в която думата, представляваща словната марка PUR означава именно чисто. Не може да бъде обоснована тезата, че е налице недопустимото по смисъла на чл. 11, ал. 1, т. 4 от ЗМГО описание на продукта на територията на Р. Б., когато се касае за дума, която не е българска, а липсва такова описание по смисъла на чуждото законодателство, която обаче се явява такава на родния език в страната на произход. Думата има съответното семантично значение именно в страната, в която марката е регистрирана, а в България ще се нуждае от превод. В ПВ е регистрирана марка "чисто". Не могат да бъдат възприети мотивите на органа за наличие на хипотезата на чл. 11, ал. 1, т. 4 от ЗМГО относно регистрация на марка, представляваща слово със същия смисъл на чужд език, като обаче същата дума на български език, според органа не носи тези характеристики. Правилно е посочил органа, че е необходима персонална преценка за всеки случай, но конкретни мотиви относно изложеното по-горе противоречие органът не е изложил, в частност - кое прави по-описателна марката, регистрирана със значение на думата "чисто" на френски език от тази на български език.

Освен това съдът приел, че не е налице твърдяните преки описателни елементи относно стоките. С., за които е поискано признаването на регистрацията от клас 03 са разнообразни и са насочени към различен кръг потребители. Видът на стоките и тяхното потребление е различен, следователно е било необходимо да се направи анализ съобразно различните видове стоки, за които се търси регистрацията, вкл. и с оглед кръга потребители.

Съдът посочил, че липсват мотиви на органа по отношение на приложението на чл. 11, ал. 1, т. 2 от ЗМГО, който приел, че след като е налице хипотезата на т. 4 /описание на вида и предназначението на стоките/, не е налице отличителен характер на марката по отношение на произхода на стоката.

Съдът споделил доводите на жалбоподателя, че двете разпоредби следва да се тълкуват съвместно така, че описанието на стоките, забранено от разпоредбата на чл. 11, ал. 1, т. 4 от ЗМГО следва да води до невъзможност за отличаването им от други стоки на различен производител. Такава възможност не е разгледана и обсъдена от органа при издаване на акта.

Съдът е приел, че е налице нарушение на закона, с оглед необсъждането на наличие на предпоставките на чл. 11, ал. 2 от ЗМГО, която разпоредба допуска да бъде регистрирана марка, която няма отличителен характер, ако в резултат на употреба е придобила отличителност по отношение на стоките и услугите, за които е заявена. За прилагане на изключението по чл. 11, ал. 2 от ЗМГО е необходимо, вследствие на използването, релевантният потребител да разпознае, възприеме, че продуктът, обозначен с марката, произхожда от конкретен производител. Административният орган е следвало да провери дали в конкретния случай не е налице изключението, посочено в чл. 11, ал. 2 ЗМГО, т. е. дали марката в резултат на употреба не е придобила отличителност по отношение на стоките или услугите, за които е поискана регистрацията. Изводи на административния орган за наличието и на втората предпоставка - липса на придобита отличителност на марката липсват, при наличие на твърдения и данни, заявени с преписката.

Решението е правилно.

Международната марка е с притежател Henkel AG & Co. KGaA, Германия (c първоначален притежател H. M. K.., Унгария) и е регистрирана по реда на Протокола относно Мадридската спогодба за международна регистрация на марките за стоки от клас 3 на МКСУ, а именно: "сапуни, препарати за пране, избелване и почистване за домакински цели, препарати за премахване на петна, препарати за почистване и полиране, препарати за текстил и съдомиялни машини". Видно от съдържащата в административната преписка библиографска справка за международната марка, страната на произход е Унгария, а посочени държави са: Албания, Армения, Азербайджан, Б. и Херцеговина, България, Чехия, Естония, Грузия, Хърватия, Литва, Латвия, Молдова, Полша, Румъния, Русия, Словакия, Украйна.

Оценката за отличителност или описателен характер на заявена марка, следва да се прави от гледна точка на стоките или услугите, за които се иска регистрация, от една страна и от гледна точка на възприемането на знака от релевантния кръг потребители, от друга (решение по дело С-363/99, Koninklijke KPN Nederland, пaр. 33-34). Отделно, съществуването на други регистрации (в държавата на произход на процесната марка напр.) не се включват в преценката за наличието на абсолютните основания за отказ по чл. 11 от ЗМГО (решение по дело С-363/99, § 43). С оглед на това, за да се приеме, че дадена марка има указателен характер, то следва преценката да се сведе до това дали същата се състои изключително от знаци или означения, чиято функция се ограничава само до предоставянето на информация за заявените стоки и/или услуги. Оспореното съдебно решение е в съотвествие с посочените изисквания.

При служебната проверка на оспореното решение на председателя на ПВ, с което е потвърдено решение за отказ за признаване действието на международна регистрация на словна марка, съдът е констатирал отклонения от изискванията за законосъобразност на акта, налагащи отмяна. Обосновано съдът е приел неправилно приложен материален закон. Правилно е прието от съда, че решението на административния орган в частта относно приложимост на хипотезата на чл. 11, ал. 1, т. 4 от ЗМГО се явява необосновано и в несъответствие с материалния закон и целта му. Изложени са съображения за неубедителност в мотивите на органа за забрана за регистрация на марка по реда на чл. 11, ал. 1, т. 4 ЗМГО. Констатирано е и отсъствието на аргументи по отношение на приложението на чл. 11, ал. 1, т. 2 ЗМГО. Органът се е ограничил позовавайки се на доводите за наличие на предпоставките в хипотезата на т. 4 /описание на вида и предназначението на стоките/, като изключващо отличителния характер на марката по отношение на произхода, без да излага конкретни фактически основания. Съдът е регистрирал и нарушение на чл. 11, ал. 2 ЗМГО, изразяващо се в липсата на обсъждане за наличие на визираните в тази алинея предпоставки, при наличие на твърдения и данни, заявени при подаване на заявлението. Съдът анализирал приложението на материалната норма на чл. 11, ал. 1, т. 2 и 4 от ЗМГО от страна на ПВ като е изходил от основната функция на марката, така както е дефинирана в чл. 9, ал. 1 от ЗМГО, а именно да отличи стоките и услугите на едно лице, от същите стоки и услуги на друго лице. Забраните за предоставяне на изключително право върху марка, въведени с чл. 11 от ЗМГО са приложими или при наличие на дефиниран обществен интерес или когато марката не може да изпълни присъщата си функция.

Отмененото от съда решение за отказ да бъде призната МР на марката PUR в България се основава на чл. 11, ал. 1, т. 2 и чл. 11, ал. 2, т. 4 от ЗМГО. Съдът правилно е приел, че в хипотезата на тези текстове, регистрацията може да бъде отказана само тогава, когато поради факта, че марката се състои изключително от знаци, които указват вида, качеството, количеството и пр. на стоките е и неотличителна "per se", тя не може да отличи съответните стоки на пазара. Съгласно чл. 11, ал. 2 ЗМГО, разпоредбите на ал. 1, т. 2, 3 и 4 не се прилагат, когато марката в резултат на употреба е придобила отличителност по отношение на стоките или услугите, за които е заявена.

Съдът е анализирал не само неоспореното твърдение, че в немско-български и френско-български речници съществува дума "PUR", но и как това словно означение с няколко смислови значения се възприема от релевантния кръг потребители. Изводите на съда са съотносими, независимо, че марката понастоящем е собственост на германско дружество, в Германия е регистрина графична марка, а словната марка е регистрирана в други европейски страни.

Относно отказа на основание чл. 11, ал. 1, т. 2, съдът е констатирал очевидния факт, че отмененото решение не съдържа мотиви. Съдържащото се в него твърдение /повторено и в касационната жалба/, че щом една марка е описателна, то тя не е и отличителна, не обосновава наличието на различното правно основание "неотличителност", така както е уредено от закона.

Съдът е установил, че решението на ПВ не съдържа анализ за приложимостта на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 4 от гледна точка на релевантния кръг потребители. Когато една марка има произход от чужд език и този език не е широко използван в страната, до степен терминът да е придобил гражданственост, анализа на капацитета на "релевантния потребител" да осмисли значението на тази дума и да го свърже със стоката, е особено важен за прилагане на нормите на чл. 11, ал. 1, т. 2 и 4 от ЗМГО.

Анализирайки дали релевантния потребител ще възприеме марката PUR като указание за вида, качеството и пр. на стоките съдът правилно е обсъдил и следните доказателства, представени от Хенкел:

• марката PUR е притежание на германско дружество, а административния орган сочи аргументи за описателния характер на марката именно от нейното значение на немски език

• преди да откаже регистрацията на процесната марка, ПВ е регистрирало марка ЧИСТО на българско дружество

• марката PUR е на българския пазар от няколко години и поради пазарния дял на продукта в стоковата група на почистващите и миещи препарати и има твърдения и данни да е придобила необходимата отличителност за да изпълни присъщите си функции.

Обстоятелството, че преди да бъде прехвърлена на Х. Г., марката е регистрирана от унгарското дъщерно дружество на Х. Г., не променя факта, че собственик на марката е германско дружество.

По делото е представена по-ранна международна регистрация на марка на Х. Г., но в графичен вариант - думата PUR, изписана в кръг оформен като капка. Думата PUR е доминираща, така, че доводите, че марка PUR /макар и графична/ не е регистрирана в Германия са неоснователни.

При анализ на актуалния статус на МР 1237168 на процесната марка е видно, че марката е регистрирана с посочване на 17 страни и валидността на регистрацията е потвърдена за територията на 14 от тях. В страни като Полша, Чехия, Литва, Естония, Латвия /страни-членки на ЕС с хармонизирано законодателство в областта на индустриалната собственост/ не биха възприели немската дума PUR като описателна за стоките или техните характеристики, което съответства на направените от съда изводи, че не е доказано, че марката PUR се възприема и от българските потребители като ясно, точно и еднозначно указание за вида и предназначението на стоките.

Съдът е отчел обстоятелството, че е отказана регистрация на марка в България, регистрирана по реда на Мадридската спогодба. Посочените страни по тази регистрация обхваща 17 държави, 9 от които са страни - членки на ЕС. О. представената справка е видно, че от тези 17 държави, в България процедурата е висяща, в 15 от тях марката е регистрирана. Административният съд е приел, че независимо, че преценките на чуждите ведомства са ирелевантни, в случая тези решения са един от аргументите за необоснованост на решението на ПВ. Изводите се основават на семантичен анализ на една чужда дума. Марката "pur" носи същите семантични характеристики и на литвийския и на чешкия пазар.

Изложените в касационната жалба възражения, че наличието на регистрирана марка ЧИСТО само по себе си не може да послужи като основание за признаване на валидността на МР на процесната марка PUR е основателно, но съдът не е основал решението си на тази регистрация, а отбелязва в мотивите си, че "няма как да бъдат възприети мотивите на ПВ за наличие на хипотезата на чл. 11, ал. 1, т. 4 след като същата дума на български език, според същия орган не носи тези характеристики".

Правилно съдът приел, че е необходима персонална преценка за всеки случай, но взел предвид, че при направени възражения от страна на Хенкел, органът не е изложил мотиви кое прави по-описателна марката PUR от марката ЧИСТО - думи с едно и също значение на български и немски/френски език.

Правилни са мотивите на съда за необсъждане на наличието на предпоставките по чл. 11, ал. 2 от ЗМГО. Възражение за придобита отличителност на марката PUR в резултат на употреба на пазара е направено в административната фаза на спора, но ПВ не го е разгледало. Не е даден срок на заявителя да представи доказателства за придобита отличителност, съгласно чл. 11, ал. 2 от ЗМГО, както е предвидено в чл. 23, ал. 1, т. 1 от Наредбата.

Съдебният акт, постановен в производството по чл. 145 и сл. АПК вр. чл. 50, ал. 1 ЗМГО не е засегнат от релевираните пороци. Не са налице отменителните основания по чл. 209, т. 3 АПК, за неправилно приложение на материалния закон и необоснованост, поради което касационната жалба е неоснователна.

На ответната страна следва да се присъди претендирано адвокатско възнаграждение за настоящата инстанция, но представената фактура за заплащане на 1000 евро адвокатски хонорар е за събиране на доказателства за използване на марката, за подаване на жалба пред Административен съд С.- град и участие в съдебни заседания по окончателното решаване на делото. Следователно за касационното производство следва да се присъди 1/3 от този хонорар или 333 евро - 666 лв., независимо, че възражението за прекомерност на договореното адвокатско възнаграждение е неоснователно.

Като има предвид изложените мотиви и на основание чл. 221, ал. 2, предложение първо АПК, Върховният административен съд, Седмо отделение