Решение № 9566 от 18.08.2016 г. на ВАС по адм. д. № 1274/2016 г.

Решение № 9566 от 18.08.2016 г. на ВАС по адм. д. № 1274/2016 г., VII о., докладчик съдията Соня Янкулова Производството е по чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на председателя на Патентното ведомство, гр. София, бул. "Г. М. Димитров" № 52б, срещу Решение № 5662 от 07.09.2015 г. на Административен съд, София град, постановено по административно дело № 11475/2013 г.

С обжалваното решение съдът отменил Решение № 383 от 01.08.2013 г. на председателя на Патентното ведомство в частта, с която на основание чл. 46 във вр. с чл. 26, ал. 3, т. 1 във вр. с чл. 12, ал. 1, т. 2 от Закона за марките и географските означения е отхвърлено искането на "Синтезия" ООД, седалище и адрес на управление гр. София, ж. к. "Младост 4", Бизнес парк София, сграда 13, вх. "В", офис 202 Д, за заличаване на регистрацията на марка, регистров № 69722 "ФЛЕКСОЛ/FLEXOL", с притежател "БП Индъстрис" ЕООД, за стоките от клас 2 на Международната класификация на стоките и услугите: "лакове, политури, антикорозионни вещества, предпазващи дървения материал от повреждане; байцове; разредители за бои; разредители за лакове" и изпратил преписката на органа за произнасяне.

I. Становища на страните:

Касационният жалбоподател - председателят на Патентното ведомство, счита обжалваното решение за неправилно, постановено в нарушение на материалния закон и необосновано - отменителни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Съдът обосновал извода си за незаконосъобразност на Решение № 383 на доказателства, които притежателят на по-ранната марка "ФЛЕКСОЛ/FLEXOL", регистров № 54852, представил в хода на съдебното производство и които не са били представени в хода на административното производство. Тези доказателства съдържат информация относно два конкретни вида мастило на две конкретни фирми и то при точно определено приложение.

Сочи, че мотивите на съдебното решение са изцяло въз основа на допълнително заключение на приетата по делото експертиза, при което липсва цялостна преценка на процесния случай от страна на съда. Приемането на експертиза не следва да противоречи на правилото, че при вземане на решението съдът следва да разгледа всички доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и като ги прецени да направи собствени изводи относно действителното фактическо и правно положение по спора.

Съдът не отчел, че по-ранната марка е регистрирана за отделни стоки от клас 2, а по-късната - за хединга на клас 2, което предпоставя и предмета на закрилата. Позовава се на практика на Съда на Европейския съюз.

Моли съда да отмени обжалваното решение и да постанови друго, с което да остави в сила Решение № 383. Претендира разноски за юрисконсултско възнаграждение. Касаторът се представлява от юрисконсулт Янислава Божилова.

2. Ответникът по касационната жалба - "Синтезия" ООД, счита същата за недопустима и алтернативно за неоснователна.

Сочи, че жалбата първоначално била подадена от името на председателя на Патентното ведомство като била оставена без движение за отстраняване на нередностите, което не било сторено. Подадената последваща касационна жалба е от името на заместник-председателя на Патентното ведомство, който не е страна в съдебното производство.

Неоснователни счита доводите на касатора за представяне на нови доказателства. Заключението на съдебната експертиза е изготвено на базата на общодостъпни източници, които са съществували и към момента на произнасяне на органа, но той не положил известни усилия, за да се запознае с тях. В решението си съдът задълбочено обсъдил правния и фактически аспект на спора като възприел изводите на вещото лице относно специфичните особености на стоките от клас 2, за което са му необходими специални знания.

Неправилен счита довода на касатора досежно закрилата, която по-ранната и по-късната марка дават с оглед на предмета си. Сочи, че изводът на органа би имал значение, ако по-ранната марка беше за хединга на класа, а по-късната - за отделна стока, защото тогава по-късната марка щеше да попадне в обхвата на закрила на по-ранната марка и нейната регистрация щеше да бъде незаконосъобразна.

Моли съда да остави без разглеждане касационната жалба, алтернативно да я отхвърли. Претендира направените по делото разноски. Ответникът се представлява от адв. Маргарита Йорданова-Харизанова, Софийска адвокатска колегия.

3. Ответникът по касационната жалба - "Бросс Холдинг" АД, не взема становище.

4. Ответникът по касационната жалба - "БП Индъстрис" ЕООД, не взема становище.

5. Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба. Не са допуснати сочените в жалбата основания. За да постанови обжалваното решение съдът обсъдил представените доказателства. Изяснил релевантните факти. За проверката по чл. 168 АПК обсъдил доказателствата, възраженията, относимата и приложимата правна уредба. За приетото фактически и правно се обосновал. Мотивирано приел, че Решение № 383 е незаконосъобразно, защото противоречи на чл. 12, ал. 1, т. 2 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО). Извода на съда кореспондира с фактите. Решението е правилно.

II. По допустимостта на касационната жалба:

Върховният административен съд счита касационната жалба за допустима, подадена е от надлежна страна, в срока по чл. 211 АПК и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.

Вярно е, както твърди ответникът - "Синтезия" ООД, че касационната жалба е подадена от името на председателя на Патентното ведомство, а допълнението към нея - от името на заместник-председателя. Но първо, страна в първоинстанционното съдебно производство е бил председателят на Патентното ведомство. Второ. Именно от него, в срока по чл. 211 АПК, е била подадена касационна жалба с посочени пороци на обжалваното решение - нарушение на материалния закон и необоснованост. Трето. Безспорно е, че с подадената касационна жалба касаторът не изложил мотиви относно твърдяните пороци на обжалваното решение, както изисква чл. 212, ал. 1, т. 4 АПК, но посочил, че допълнително ще изложи такива. Четвърто. Подаденото допълнение към касационната жалба, в изпълнение на дадените от съда указания на основание чл. 216 АПК, действително е от името на заместник-председателя, но към него е приложено пълномощно от името на председателя на Патентното ведомство. И пето. Процесуалният представител на председателя на Патентното ведомство в съдебно заседание изрично посочи, че е допуснал техническа грешка при посочване на органа, от чието име е подадено допълнението на касационната жалба.

Горното прави касационната жалба подадена от надлежна страна.

III. Фактите по делото:

1. "Синтезия" ООД е притежател на марка "FLEXOL/ФЛЕКСОЛ/", словна, регистров № 54852, заявена на 26.07.2004 г., регистрирана на 04.05.2006 г. за стоки клас 2 на Международната класификация на стоките и услугите "печатарски състави за мастила".

2. "БП Индъстрис" ЕООД е притежател на марка "ФЛЕКСОЛ/FLEXOL", регистров № 69722, заявена на 23.03.2007 г., регистрирана на 08.05.2009 г. за стоките от клас 2 на Международната класификация на стоките и услугите: бои; лакове; политури; антикорозионни вещества, предпазващи дървения материал от повреждане; байцове; разредители за бои; разредители за лакове, както и за услуги класове 35 и 37. Марката първоначално е била притежание на "Бросс Холдинг" АД.

3. На 13.07.2012 г. "Синтезия" ООД подало искане, вх. № 70-007025, за частично заличаване на марка, регистров № 69722, по отношение на стоките клас 2 на основание чл. 26, ал. 3, т. 1 във вр. с чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО. Правният интерес от искането "Синтезия" ООД обосновало с предварителен отказ по заявка, вх. № 113770 за регистрация на марка "FLEXOL/ФЛЕКСОЛ" за стоки клас 2 поради наличие на по-ранна регистрация на марка "ФЛЕКСОЛ/FLEXOL", регистров № 69722.

4. На 22.10.2012 г. "Бросс холдинг" АД представило в Патентното ведомство възражение по искането.

5. На 23.11.2012 г. "Синтезия" ООД представило в Патентното становище по възражението.

6. На 12.04.2013 г. със Заповед № 434 председателят на Патентното ведомство назначил състав за разглеждане на искането.

7. На 08.07.2013 г. съставът приел становище, с което предложил приемането на решение за частично заличаване на регистрацията на марка "ФЛЕКСОЛ/FLEXOL", регистров № 69722, за стоката от клас 2 - "боя" и за отхвърляне на искането за другите стоки поради неоснователност. Мотиви за отхвърляне на искането не са изложени.

8. На 25.07.2013 г., със Заповед № 647, председателят на Патентното ведомство наредил функциите на председател на ведомството за периода 29.07.2013 г. - 06.08.2013 г., поради ползването на платен годишен отпуск, да бъдат осъществявани от заместник-председателя на ведомството.

9. На 01.08.2013 г., с Решение № 383, заместник-председателят на Патентното ведомство, в качеството си на заместващ председателя на Патентното ведомство, заличил регистрацията на марка "ФЛЕКСОЛ/FLEXOL", регистров № 69722, за стоките от клас 2 - "бои" и отхвърлил искането досежно останалите стоки от клас 2: "лакове, политури, антикорозионни вещества, предпазващи дървения материал от повреждане; байцове; разредители за бои; разредители за лакове". В решението органът сравнил двете марки и приел, че са напълно идентични - налице е пълно визуално и фонетично сходство. Анализирал сходството на стоките "бои" и "печатарски състави за мастила" и приел, че са сходни, тъй като притежават сходно естество и предназначение и обхващат един и същи кръг потребители. По отношение на сходството на останалите стоки от клас 2, защитени от марка "ФЛЕКСОЛ/FLEXOL", регистров № 69722, и стоката "печатарски състави за мастила" органът не изложил мотиви за отказа да заличи регистрацията на марката.

10. В хода на съдебното производство съдът приел съдебна експертиза, която дала заключение, че:

а) "не е налице сходство между стоките от клас 2 на МКСУ "печатарски състави за мастила" и "лакове, политури, антикорозионни вещества, предпазващи дървения материал от повреждане; байцове; разредители за бои; разредители за лакове";

б) "не съществува вероятност от объркване на потребителите, включваща възможност за свързване на по-късната и по-ранната марка, поради идентичността на двете марки и сходството на стоките от клас 2 на МКСУ "печатарски състави за мастила" и "лакове, политури, антикорозионни вещества, предпазващи дървения материал от повреждане; байцове; разредители за бои; разредители за лакове";

11. В хода на съдебното производство "Синтезия" ООД представило материали - технически информационен лист на Siegwek Ink Packaging и на Sunchemical, както и техни информационни листове за безопасност.

12. В хода на съдебното производство съдът приел допълнително заключение на съдебната експертиза, изготвено и въз основа на представените от жалбоподателя допълнителни писмени доказателства. Вещото лице дало заключение, че:

а) "налице е сходство между стоките от клас 2 на МКСУ "печатарски състави за мастила" и "лакове, политури, антикорозионни вещества, предпазващи дървения материал от повреждане; байцове; разредители за бои; разредители за лакове";

б) поради идентичност на двете марки "съществува вероятност от объркване на потребителите, включваща възможност за свързване на по-късната с по-ранната марка"; "това произтича от идентичността на двете марки и сходството на стоките от клас 2 на МКСУ, за които те са регистрирани";

IV. Първоинстанционното съдебно решение:

Въз основа на така установените факти съдът приел от правна страна, че Решение № 383 е издадено от компетентен орган, в искана от закона писмена форма и при спазване на административнопроизводствените правила. Приел, че решението в обжалваната част е постановено при липса на мотиви, което е самостоятелно основание за отмяна на акта на основание чл. 146, т. 4 във вр. с чл. 59, ал. 1 и 2, т. 4 АПК.

Съдът приел, че решението е и в противоречие с материалноправни разпоредби. Направил анализ на сходството на марките и приел, че са напълно идентични.

По отношение на сходството на стоките съдът приел, че двете групи стоки имат частично сходен състав, защото са свързани. Свързаността е индикатор за сходно естество на стоките. Сходно е физическото състояние на стоките - течно, кремообразно. Стоките могат да имат сходно предназначение, могат да се употребяват съвместно, т. е. те са "допълващи се/спомагателни стоки". "Лаковете, разредителите за бои и разредителите за лакове са важна стока за използване на мастилата и боите". Стоките са "взаимозаменяеми/конкуриращи се", защото имат еднакво предназначение и покриват еднакви нужди, а именно цветни и безцветни мастила, цветни и безцветни лакове, политури и антикорозионни вещества и вещества, предпазващи дървения материал от повреждане, байцове, които по-същество са вид лакове и оцветители". Приел, че стоките се разпространяват по еднакви търговски пътища. Приел, че има "наличие на други връзки между стоките", тъй като "могат да съществуват и други връзки между стоките по отношение на суровини, съставки и компоненти. " Въз основа на това приел, че всички изследвани стоки са сходни.

Съдът приел, че стоките имат общ кръг потребители, като е възможно да имат и един и същ търговски произход, с оглед на което между тях е налице сходство. Поради това сходство на стоките е налице и вероятност от объркване на потребителите.

Въз основа на това съдът приел, че е налице идентичност между марките и сходство на стоките на процесната и на сравняваната по-ранна марка и сериозна опасност от объркване на потребителите и направил извод за незаконосъобразност на Решение № 383 поради нарушение на чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО и го отменил.

Крайният извод на съда е неправилен.

V. По съществото на спора:

Касаторът счита, че обжалваното решение страда от два порока - постановено е в нарушение на материалния закон и е необосновано. Първият довод обаче, който излага е за допускането от съда на доказателства, които не са били представени в хода на административното производство и които са относими за конкретен продукт на конкретен производител с конкретно предназначение, т. е. довод за допуснато от съда съществено нарушение на съдопроизводствените правила поради допускането на недопустими доказателства. Това обосновава не порока нарушение на материалния закон, а порока съществено нарушение на съдопроизводствените правила.

Вторият довод е за необоснованост на мотивите на съда поради приемане на изводите на вещото лице.

И третият довод е за обхвата на защитата с оглед на посочените стоки, т. е. за приложението на материалния закон.

С оглед на така поддържаните доводи и в съответствие с разпоредбата на чл. 218, ал. 1 и 2 АПК съдът е длъжен да се произнесе само досежно сочените доводи за съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост, както и служебно да се произнесе по валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон, което значи и досежно сочения довод за материална незаконосъобразност.

Преди да вземе становище по доводите на касатора съдът счита за необходимо да посочи следното:

По делото е безспорно, че искането за заличаване на марка "ФЛЕКСОЛ/FLEXOL", регистров № 69722, е направено на основание чл. 26, ал. 3, т. 1 във вр. с чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО. Следователно, за да е налице основание за заличаване на процесната марка, регистров № 69722, е необходимо да се установи: а) идентичност или сходство с по-ранната марка; б) идентичност или сходство на стоките на двете марки; в) вероятност от объркване на потребителя, която включва възможност за свързване с по-ранната марка. Изискванията са кумулативни.

От така установените елементи на фактическия състав на чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО по делото е безспорно наличието на първия елемент - процесната (регистров № 69722) и по-рано регистрираната (регистров № 54852) марки са идентични. Процесната марка - "ФЛЕКСОЛ/FLEXOL", и по-ранната марка - "FLEXOL/ФЛЕКСОЛ", които са фантазийни, са визуално и фонетично идентични. Този факт е очевиден.

1. По довода за съществено нарушение на съдопроизводствените правила:

Законът за марките и географските означения не съдържа специални разпоредби досежно допустимите в хода на производството пред Патентното ведомство доказателства, образувано по искане за заличаване на търговска марка. Законът съдържа специални изисквания относно представянето на доказателствата и предоставянето на страните на възможността да се запознаят и да вземат становище по доказателствата, ангажирани от всяка от страните. Тези изисквания са гаранция за правото на защита на страните в производството, но от тях не може да се изведе ограничение досежно характера на допустимите доказателства. С оглед на това страните са свободни в производството по реда на чл. 46 ЗМГО да ангажират всякакви по характер доказателства, стига да са относими към предмета на производството.

Законът не съдържа и разпоредба, която да преклудира възможността на страните в производството да ангажират доказателства във фазата на съдебното обжалване на решението по чл. 46, ал. 5 ЗМГО. Пестеливата законова регламентация относно съдебното производство по обжалване на решенията по чл. 45, ал. 1 и чл. 46 ЗМГО - посочване единствено на компетентния съд в чл. 50, ал. 1 ЗМГО, не оставя възможност за отклоняване от съдебното производство по оспорване на индивидуални административни актове, регламентирано в чл. 145 и сл. АПК, защото административният съд, на когото са подсъдни обжалванията на актовете по чл. 46, ал. 5 ЗМГО, без изрична законова разпоредба не може да прилага друг процесуален закон освен Административнопроцесуалния кодекс.

С оглед на това и при липсата на забрана в съдебното производство по оспорване на индивидуални административни актове за представяне на нови доказателства, такива, които не са били представени пред административния орган, няма законова пречка в хода на съдебното производство по обжалване на акт по чл. 46, ал. 5 ЗМГО страната да представи и нови доказателства. Напротив, чл. 171, ал. 2 АПК дава изрично право на страната да представи нови доказателства. Единственото ограничение е те да са допустими по Гражданския процесуален кодекс.

С оглед на това довода на касатора за допуснато от съда съществено нарушение на съдопроизводствените правила поради приемането на недопустими доказателства е неоснователен.

Въпросът с допуснатите от съда доказателства не е на плоскостта на процесуалното нарушение - не дали страната има право да представи доказателства, които не е представила в производството пред Патентното ведомство - тя безспорно има такова право. Въпросът е свързан с характера на представените доказателства и в резултат на това могат ли те да обосноват надлежно сходство в двете групи стоки?

2. По довода за необоснованост на съдебното решение:

Представените от жалбоподателя в първоинстанционното съдебно производство писмени доказателства са техническа информация за произвеждани от двама конкретни производители на точно определен продукт - марка мастило, за точно определени цели - ламиниране, гравюра и флексо печат. Представената техническа информация доказва само изискванията към мастилата и към лаковете, за да се гарантира постигането на максимален ефект. Както самият жалбоподател сочи в описа на доказателствата (л. 168 -169) "От техническите характеристики на продуктите, както и от правилата за безопасност е видно, че единният процес на отпечатване и ламиниране се състои от последователно прилагане на мастило, разредители (на различни етапи), лепила и лакове".

Следователно, става въпрос за различни по своя състав и предназначение стоки, които, за да могат да бъдат прилагани последователно - с цел постигане на желания резултат, разбира се трябва да имат определена съвместимост. Но химическата съвместимост на продуктите не може да обоснове a priori направения от жалбоподателя извод: "Тези стоки са взаимно свързани и сходни, както по естеството си, така и по предназначението си, а от там и по начина на разпространението им и кръга на потребителите". Те безспорно са свързани, но това не ги прави автоматично и сходни. Свързаността в случая, както самият жалбоподател в първоинстанционното съдебно производство сочи, е следствие на последователността на процеса, в който те вземат участие, но всяка от стоките има своето предназначение за постигане на крайната цел.

Както бе посочено по-горе тези доказателства не са недопустими, но съдът следва да ги цени в контекста на останалите доказателства по делото и при отчитане на специфичния им произход - конкретен производител.

Въпросът с представените доказателства е важен не толкова с факта на тяхното представяне, а доколкото те са послужили като основание за изготвянето на "допълнителна" експертиза, с която съдът мотивирал акта си.

По искане на жалбоподателя в първоинстанционното съдебно производство съдът допуснал съдебна експертиза с три въпроса, които съответстват изцяло на фактическия състав на чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО - налице ли е идентичност/сходство на марките, налице ли е идентичност/сходство на стоките и съществува ли вероятност от объркване на потребителите?

Вещото лице - патентен специалист, извършило анализ на марките и дало заключение за идентичност на марките. Извършило анализ на стоките, предмет на закрила по двете марки - процесната (лакове, политури, антикорозионни вещества, предпазващи дървения материал от повреждане; байцове; разредители за бои; разредители за лакове") и по-ранната ("печатарски състави за мастила") и дало заключение, че от една страна, "печатарските състави за мастила" и от друга страна, "лакове, политури, антикорозионни вещества и вещества, предпазващи дървения материал от повреждане; байц", които са част от заглавието на клас 2, и "разредители за бои; разредители за лакове", които са конкретни стоки, имат различно естество и предназначение.

По отношение на степента на вероятност потребителите да приемат, че означените с марките стоки произхождат от едно и също или от свързани лица вещото лице дало заключение, че тъй като стоките не са сходни липсва вероятност от объркване на потребителя.

При приемане в съдебно заседание на заключението на вещото лице, на въпрос на жалбоподателя в първоинстанционното съдебно производство "Правихте ли проучване в достъпни източници дали по своето естество стоките мастила и състави за мастила са сходни с лакове, разредители и лепила? От достъпни източници имам предвид сайтове на известни производители в областта?" вещото лице изрично посочило, че: "Правил съм проучване именно в частта на решението, в което е отхвърлено като неоснователно искането, а именно по отношение на стоки от клас 2 изброени в решението. Проучванията, които съм направил са в по-тесен смисъл. Търсил съм в химически, строителни и други стандарти, които обикновено дават съставите на тези стоки и тяхното предназначение. Фирмено търсене по производител на такива стоки не съм правил. Счел съм, че ще изляза извън рамките на задачата, защото там вече има частен характер. Частният характер на стоките, които се предлагат от тези фирми, се състои в това, че всеки производител може да предложи своите стоки и варианти на тези стоки и начин на доставка с указания за употреба по различни начини. От тук може да се направи някаква връзка за свързаност със стоките, които са процесните в решението, но не мога да кажа предварително. "

Въпреки ясно декларирания специфичен, и с оглед на това не достатъчно адекватен и надежден, източник на релевантна информация съдът допуснал и вещото лице извършил отново преценка за сходството на стоките и на вероятността от объркване на потребителите на базата на предоставената от жалбоподателя информация от двама конкретни производители на конкретна стока - "високо пигментирани мастила, специално предназначени за прилагане при ламиниране върху ВОРР (биаксиално ориентиран полипропилен), отпечатвани при гравюра и флеко печат и бавносъхнещи и високопигментирани мастила за флексопечат с висока резолюция.

Позовавайки се на представената от жалбоподателя в първоинстанционното съдебно производство информация и на учебна литература при повторното си заключение вещото лице стигнало до коренно противоположни изводи. То приело, че "Налице е сходство между стоките от клас 2 на МКСУ "печатарски състави за мастила" и "лакове, политури, антикорозионни вещества, предпазващи дървения материал от повреждане; байцове; разредители за бои; разредители за лакове" и поради идентичност на двете марки "съществува вероятност от объркване на потребителите, включваща възможност за свързване на по-късната с по-ранната марка"; "това произтича от идентичността на двете марки и сходството на стоките от клас 2 на МКСУ, за които те са регистрирани".

Така дадените от експерта две заключения поставят въпроси.

Първо. Съдът допуснал "допълнителна" експертиза. Но допълнителната експертиза, съгласно чл. 201 ГПК във вр. с чл. 144 АПК се възлага тогава, когато заключението не е достатъчно пълно и ясно. Даденото от вещото лице първоначално заключение е и пълно, и ясно. То дава отговор на точно зададените въпроси и този отговор е ясен - не е налице сходство между стоките, поради което не е налице и възможност от объркване на потребителя. Въпреки, че жалбоподателят поискал "допълнителна" експертиза, фактически съдът допуснал не "допълнителна", а "повторна" експертиза - експертът отговорил на същите въпроси, тъй като жалбоподателят фактически възразил, че заключението не е обосновано - направено е не на базата на информацията, която жалбоподателят счита, че трябва да бъде използвана, поради което е налице съмнение за правилността на заключението.

Съдът допуснал повторната експертиза като я възложил на същото вещо лице. Гражданският процесуален кодекс не поставя задължително изискване при повторна експертиза съдът да назначи друго вещо лице. Преценката е на съда.

В случая вещото лице отговорило на едни и същи въпроси на базата на различна изходна информация. При първото заключение вещото лице се позовало на специалните си знания и с оглед на това на посоченото в стандарти - химически, строителни, други, защото според него именно тези стандарти могат обективно да дадат информация за предназначението на стоките и с оглед на това да се прецени налице ли е сходство между тях. При второто заключение вещото лице се позовало на информацията от конкретните производители (частна информация), цитирало пространно цитати от учебници, в които се говори за видовете материали за полиграфия или за "материалознанието" на полиграфиста, т. е. какви материали ползва полиграфиста в своята дейност и въз основа на тези източници дало заключение за сходство на стоките.

Вещото лице носи своята отговорност за заключението, което е дало, но когато по делото съдът има две заключения на едно и също вещо лице по едни и същи въпроси с коренно противоположни изводи е длъжен да изложи мотиви защо дава вяра на едното, а не цени другото. Съдът посочил, че "споделя крайното становище на вещото лице, че е налице сходство между стоките", но този извод обосновал с направения от самото вещо лице анализ на критериите за сходство на стоките основан на приетото сходство между стоките.

Внимателният прочит на заключението на вещото лице досежно съпоставката на отделните стоки показва определена специфика.

Така, досежно стоката "лак" вещото лице сочи, че "лаковете са прозрачни мастила без добавени пигменти и със специални свойства". "В печатния процес участват мастила, прозрачни мастила (лакове, варниши, екстендери) и съответните разредители. Лаковете са важна и неотменима част от печатния процес. " При така установената от самото вещо лице характеристика - специални свойства и неотменна част, на лаковете и то конкретно в полиграфията, вещото лице формирало извод, че: "От техническите характеристики на продуктите, както и от правилата за безопасност е видно, че единният процес на отпечатване и ламиниране се състои от последователно прилагане на мастило, разредители (на различни етапи), лепила и лакове. Тези стоки са взаимносвързани и сходни, както по естеството си, така и по предназначението си, а оттам и по начин на разпространението и кръга на потребители".

Видна е разликата в употребените в първото и второто изречение понятия. В първото изречение вещото лице говори за "продукти" и тяхната безопасност (на базата на два конкретни продукта), докато във второто изречение, на базата на изводите досежно конкретни продукти формулира извод за стоките от клас 2. Освен това извода във второто изречени е буквален препис на извода направен от жалбоподателя в първоинстанционното производство в писмената му молба за представяне на новите писмени доказателства. Но в окончателния си извод досежно съпоставката на стоките "лакове и разредители за лакове" и "печатарски състави за мастила" вещото лице сочи, че тези стоки са свързани, то не казва, че са сходни. Свързаността на дадени стоки е само един от възможните критерии за преценка на сходството им. Безспорно е, че стоки, които се допълват, когато се употребяват съвместно, лесно могат да бъдат свързани от потребителите с един производител, дори да имат различно естество, като това впечатление се засилва, ако стоките се предлагат заедно. Въпросът обаче, който останал неизяснен, е дали на базата на два конкретни продукта, с точно определено предназначение, е възможно да се направи обобщаващ извод за стоките от клас 2 "лакове" при положение, че в първоначалната експертиза, изготвена на базата на стандарти, вещото лице не достига до същия извод.

По отношение на стоките "политура" и "байцове" вещото лице, след като изяснява смисъла на думите и на база на това прави извод за предназначението им, дава заключение, че: "стоките политури и байцове могат да се произвеждат от едни и същи производители, да имат сходен състав, както и да се ползват от един и същ кръг потребители. Налице е голямо сходство както в имената, в съдържанието им на вещества, в употребата им и в местата, където могат да бъдат намерени или поръчани". Видно е, че вещото лице не се произнесло по въпрос за сходството между от една страна, "печатарски състави за мастила" и от друга, "политури" и "байцове", а досежно сходството между "политури" и "байцове". Но това не е предмет на делото. Следователно по делото въпросът за сходството на стоките "печатарски състави за мастила" и "политури" и "байцове" останал неизяснен.

По отношение на "веществата, предпазващи дървения материал от повреждане" вещото лице само посочило, че това са "лакове, байцове и политури". По отношение на "антикорозионните вещества" посочило, че те "представляват обикновено лакове, безцветни или цветни с определени адхезионни свойства", които се предлагат "по сходни канали за дистрибуция".

Касационният съд не е специалист по съдържанието на "веществата, предпазващи дървения материал от повреждане" и на "антикорозионните вещества", но обяснението на един термин от хединга на един клас с друг термин от същия хединг (в случая една стока, която има наименование от хединга с друга стока, която има също наименование от хединга) лишава от смисъл отделното посочване в хединга на тези термини (съответно стоки). Тяхното самостоятелно изброяване в заглавието на класа предполага определено различие, което с оглед на конкретно сравнимите стоки може и да е ирелевантно при установена тяхна характеристика на допълващи се стоки, но този въпрос по делото е останал неизяснен.

Следва също така да се посочи, че в заключението си по отношение на стоките "политури, антикорозионни вещества и веществата, предпазващи дървения материал от повреждане, байцове" вещото лице дало заключение, че "е очевидна връзката им с лакове, разредители и оцветители". Но не връзката на тези стоки с "лакове, разредители и оцветители" е предмет на делото, а сходството на тези стоки със стоките "печатарски състави за мастила". На този въпрос вещото лице не дало отговор. И той останал неизяснен по делото.

На базата на тези специфично представени изводи за свързаност между стоките "печатарски състави за мастила" и стоките от хединга на клас 2, предмет на защита от процесната марка, вещото лице гради изводите си досежно факторите, въз основа на които се преценява сходството на стоките.

Така, по отношение на фактора "естеството на стоките" вещото лице сочи, че двете групи стоки "имат частично сходен състав, защото са свързани", "могат да имат сходно физическо състояние и тъй като естеството им е сходно това ще доведе до сходство на самите стоки". Първо, видно е, че вещото лице отчело посочените в т. 1.2.1.1. на Методическите указания по прилагане на чл. 12 ЗМГО два критерия за определяне на естеството на стоките - физическо състояние и състав. Второ. Физическото състояние на стоките като един от критериите, въз основа на които се определя фактора "естество на стоките", е частното, което ще определи естеството, а не обратно. И трето. Както изрично е посочено в т. 1.2.1.1. на указанията "сходният състав на стоките не е сам по себе си индикатор за наличие на сходно естество на стоките, ако суровините, от които е съставена стоката варират и могат да бъдат заменени". В самото заключение на вещото лице се съдържа информация за вариациите на суровините, от които са съставени процесните стоки. Следователно значението на този фактор е останал недоизяснен по делото.

По отношение на фактора "предназначение на стоките" вещото лице се ограничило с декларацията, че стоките "могат да имат сходно предназначение". Кои факти и обстоятелства обуславят този извод по делото е останало неизяснено.

По отношение на фактора "допълващи се/спомагателни стоки" вещото лице дало заключение, че двете групи стоки "могат да се употребяват съвместно". Вещото лице изрично сочи, че "Тези стоки се допълват, когато се ползват съвместно, т. е. едната е необходима или важна за използването на другата". Като се отчита изложението му досежно "изследването" на стоките от процесната марка е безспорно, че поне досежно стоката "лакове" тази съвместност на ползването е доказана.

По отношение на фактора "взаимозаменяеми/конкуриращи се стоки" вещото лице само декларирало, че двете групи стоки "са взаимозаменяеми/конкуриращи се, защото имат еднакво предназначение и покриват еднакви нужди". Но с оглед на правилата на формалната логика две стоки или се намират в отношение на допълване - "едната е необходима или важна за използването на другата" или се намират в отношение на конкуренция. За да е налице фактора взаимозаменяемост е необходимо стоките да имат еднакво предназначение и да покриват еднакви нужди. А самото вещо лице сочи досежно предназначението на двете групи стоки, че то не е еднакво, а "сходно" и при този му извод (за сходството) не е обоснован.

По отношение на фактора "начин на пазарна реализация на стоките" вещото лице приело, че е налице сходен начин на достигане на двете групи стоки до пазара - "директна продажба, продажба чрез посредник, търговия на едро, търговия на дребно и т. н. ". Безспорно е, че начина на пазарна реализация е сходен. Стоките и от двете групи не са предмет на някаква специална пазарна реализация - за тях са допустими и приложими всички начини на пазарна реализация.

По отношение на фактора "наличие на други връзки между стоките" вещото лице приело, че "могат да съществуват и други връзки между стоките по отношение на суровини, съставки и компонентни". Но сам по себе си този факт не обосновава извода му, че "На практика се установява, че всички изследвани стоки са сходни".

Що се отнася до определения от вещото лице общ кръг потребители той действително би могъл и да бъде общ, но при недоказаното сходство на стоките изводът за вероятност от объркване на този общ кръг потребителите останал недоказан. Вярно е, че наличието на идентичност на словните марки прави нивото на сходство на стоките по-ниско, но това по-ниско ниво на сходство на стоките трябва да бъде надлежно доказано, за да може да се премине към преценка на вероятността от объркване на потребителите.

В случая по делото е останал недоказан вторият елемент на фактическия състав на чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО - сходството на двете групи стоки. Първо, органът, в рамките на административното производство и в акта си не изложил абсолютно никакви мотиви за липсата или за наличието на сходство между двете групи стоки. Той изцяло игнорирал този въпрос. Второ. Първоинстанционният съд положил усилия да изясни този релевантен за предмета на спора въпрос, но приетата от него основна и "допълнителна" експертиза са коренно противоположни като изводи, направени са на основата на различен изходен информационен материал, като е използвана информация досежно два конкретни търговски продукта, което поставя под съмнение правилността на изводите на експертизата, отделно от факта, че самите изводи на вещото лице, видно от посоченото по-горе, не са обосновани. Следователно и на фазата на първоинстанционното съдебно решение вторият елемент на фактическия състав на чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО останал неизяснен.

При това обективно състояние по делото: а) липса на какъвто и да било мотив на органа досежно сходността на стоките; б) при необоснования извод на съда досежно приетата сходност на стоките; в) при липсата на съществено нарушение на съдопроизводствените правила; г) при необходимостта да се установят факти, за които събирането на писмени доказателства не е достатъчно и д) с оглед на забраната за фактически установяване в касационното производство съдът следва да отмени обжалваното съдебно решение и да върне делото за ново разглеждане от друг състав. При новото разглеждане на делото, тъй като в случая става въпрос за необходимост от специални знания, съдът следва да назначи, на основание чл. 171, ал. 2 АПК, съдебна експертиза като прецени необходимите специални знания, които вещото лице следва да има с оглед на предмета на спора.

3. По довода за нарушение на материалния закон:

Касаторът излага довод за нарушение на материалния закон поради неправилно отчетен от съда обхват на защита на по-ранната и на процесната марка. Макар с оглед на установеното основание за отмяна на съдебното решение преценката на този довод да е ирелевантна за крайния изход от спора следва за пълнота на изложението да се посочи, че този довод е неоснователен.

Както обосновано сочи във възражението си "Синтезия" ООД въпросът за обхвата на закрила не е предмет на делото. Предмет на делото е сходството на стоките. Наред с това в контекста на фактите по делото - закрила на конкретна стока от по-ранната марка и закрила на хединга от процесната мярка би бил релевантен, ако по-ранната марка дава закрила на хединга, а процесната марка на конкретна стока. С оглед на това позоваването от касатора на решение IP Transltor, С-307/10, EU: C: 2012:361, е неоснователно.

Видно от изложеното доводите на касатора за неправилност на съдебното решение поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила и нарушение на материалния закон са неоснователни. Доводът му за необоснованост на съдебното решение е основателен. Поради това и с оглед на разпоредбата на чл. 222, ал. 1, т. 2 АПК съдът следва да отмени обжалваното решение и да върне делото на съда за ново разглеждане от друг състав.

С оглед на разпоредбата на чл. 226, ал. 3 АПК по искането за разноски следва да се произнесе първоинстанционният съд при новото разглеждане на делото.

Водим от горното и на основание чл. 221, ал. 2 във вр. с чл. 222, ал. 1, т. 2 АПК Върховният административен съд