Решение № 7748 от 12.7.2023 г. на ВАС, VII о.

Производството е по чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на председателя на Патентно ведомство на Република България срещу Решение 5172 от 02.08.2022 г. на Административен съд София - град по адм. дело 1184/2020 г., В ЧАСТТА, с която е отменено негово Решение 118 от 26.09.2019 г., с което е потвърдено решение от 01.02.2018 г. на състав по опозиция, с което е отхвърлена опозицията на Adidas AG, вх. 1331000 от 28.07.2016 г., срещу регистрацията на марка, вх. 138252 FEEL HIGH FREE WAVE, комбинирана, върната е преписката за ново произнасяне и са присъдени разноски с оглед изхода на спора.

Касационният жалбоподател - председателят на Патентно ведомство на Република България навежда доводи за неправилност на съдебното решение, поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК.

Твърди, че първоинстанционният съд неправилно е изследвал относимите за спора обстоятелства с помощта на две съдебно маркови експертизи, които са се произнесли по правни въпроси. В случая съдът направо е взаимствал анализа от заключенията на вещите лица, без да изложи собствени разсъждения.

Иска се отмяна на съдебното решение и постановяване на ново, с което да се отхвърли жалбата. Претендират се разноски за двете съдебни инстанции. Прави възражение за прекомерност на платеното адвокатско възнаграждение.

Ответната страна - Adidas AG, Федерална република Германия намира касационната жалба за неоснователна по съображения подробно изложени в депозирания по делото писмен отговор. Претендира разноски.

В съдебно заседание се представлява от адв. А. Андреев Софийска адвокатска колегия и адв. Б. Магърдичян - Софийска адвокатска колегия .

Ответната страна И. Осман не изразява становище по касационната жалба.

Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, Седмо отделение, като се запозна със събраните по делото доказателства, съобрази доводите и възраженията на страните и обсъди наведените касационни основания и тези по чл. 218, ал. 2 АПК, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е допустима, като подадена в срока по чл. 211 АПК от надлежна страна, участник в първоинстанционното производство, имаща право и интерес от оспорването и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Административното производство е започнало със заявка за регистрация на марка с вх. 138252 от 08.09.2015 г. FEEL HIGH FREE WAVE, комбинирана, за стоки и услуги в класове 25 облекло, обувки, шапки и други принадлежности за глава, 35 реклама; управление на търговски сделки; търговска администрация; административна дейност и 40 шивачество, шивашки услуги на Международния класификатор на стоките и услугите (МКСУ), подадена от И. Осман.

На 28.07.2016 г., от името на Adidas AG, Федерална република Германия, е постъпила Опозиция, вх. 1331000 срещу заявената регистрация и е подадено искане за определяне на търговската марка като общоизвестна марка и марка ползваща се с известност, считано от 07.09.2015 г. Опозицията се основава на чл. 38б във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 7 във връзка с ал. 3 от Закона за марките и географските означение (ЗМГО отм.). В опозицията е изложено, че лицето по чл. 38б, ал. 1 е притежател на по-ранни национални марки peг. 10533 и 11086, международни регистрации на марки 836756, 469145 и 498359 и на марка па Европейския съюз 5271598. Излагат се съображения за сходство между процесната марка и по-ранните фигуративни марки, дължащо се на съдържащия се в знаците общ по своята визия образен елемент, от който изключително се състоят противопоставените марки. Във връзка с чл. 12, ал.1, т. 2 ЗМГО се обосновава идентичност и сходство между стоките и услугите от класове 25 и 40 на марките в конфликт. Твърди се, че при преценката за вероятност за объркване следва да се вземат предвид отличителният характер и известността на по-ранните марки. Прави се извод за вероятност за пряко и непряко объркване на потребителите.

Във връзка с основанието за отказ на регистрация по чл. 12, ал. 3 ЗМГО (отм.) се твърди, че трилистното лого на опонента е общоизвестна и ползваща се е известност марка към датата на подаване на процесната марка за стоките облекло, обувки, шапки и принадлежности за глава от клас 25 МКСУ. Опозицията на това основание е насочена срещу всички - заявени услуги oт клас 35 МКСУ, като се излагат съображения за пораждането на връзка между сравняваните марки. Изтъкват се предпоставки за възникване на несправедливо облагодетелстване от отличителния характер и известността на по-ранните марки, както и такива за тяхното увреждане. Представят се доказателства във връзка с обстоятелствата по чл. 50а ЗМГО (отм.), имащи отношение към определянето на по-ранните марки за ползващи се с известност.

С решение от 28.07.2016 г. на състав по опозиции към ПВ, опозицията е счетена за неоснователна и опозиционният състав постановява решение за отхвърляне на опозицията като неоснователна.

На 30.04.2018 г. срещу решението на опозиционния състав е подадена жалба от Adidas AG, Федерална република Германия.

Производството пред административния орган приключва с издаване на процесното Решение 118 от 26.09.2019 г. на председателя на ПВ, с което е потвърдено решение от 01.02.2018 г. на състав по опозиция, с което е отхвърлена опозицията на Adidas AG, вх. 1331000 от 28.07.2016 г., срещу регистрацията на марка, вх. 138252 FEEL HIGH FREE WAVE, комбинирана, като неоснователна.

В първоинстанционното производство са приети заключенията на основна и повторна съдебно маркови експертизи.

На база на така установените факти, съдът приема от правна страна, че решението е издадено от компетентен административен орган, в установената форма и при спазване на специалните административнопроизводствените правила, но в нарушение на материалния закон.

След анализ на разпоредбите на чл. 12, ал. 1, т. 2 и чл. 12, ал. 3 ЗМГО (отм.), първоинстанционният съд намира, че отличителното присъствие в сравняваните марки на стилизирано изображение на листо, изпълнено в черен цвят, с три насочени нагоре върха, което е пресечено от хоризонтални бели линии, води до извода, че марките в конфликт са сходни, в степен под и към нормална.

Съдът счита за безспорни по делото идентичността на стоките от клас 25 и сходството с услугите от клас 40, за които са заявени марките в конфликт, както и че по-ранните марки се ползват с известност и реноме на територията на Република България и на територията на Европейския съюз.

След извършена преценка на степента на сходство на марките, идентичността на стоките, придобития, поради познаването им на пазара, силно отличителен характер на по-ранните марки, признати за общоизвестни и ползващи се с репутация, административният съд приема, че съществува по-голяма вероятност от объркване на потребителите. Съдът намира, че съществува вероятност, потребителите да направят връзка за единен произход и да свържат процесната марка с по-ранните, като приемат, че по-късната процесна марка е предназначена за друга продуктова серия на същия производител или на икономически свързан с него търговец.

Първоинстанционният съд приема и че използването без основание на заявената марка би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или от известността на по-ранната марка за стоките от клас 25, услугата "реклама" от клас 35 и услугите от клас 40 МКСУ.

Относно услугите от клас 35 МКСУ "управление на търговски сделки; търговска администрация; административна дейност", съдът намира, че същите са твърде различни от стоките от клас 35, за които по-ранните марки се ползват с репутация, различен е и кръга на потребителите им - професионален кръг търговци, които следят и познават пазара в рамките на професионалната си дейност, и които са значително по-информирани при избора си да сторят това от заинтересованата страна, поради което не биха свързали по-ранните марки с процесната, с известност и репутация в различен пазарен сегмент.

Предвид изложеното, първоинстанционният съд обосновава извод за незаконосъобразност на административния акт в частта му, с която е потвърдено решение от 01.02.2018 г. на състав по опозиция, с което е отхвърлена опозицията на Adidas AG, вх. 1331000 от 28.07.2016 г., срещу регистрацията на марка, вх. 138252 FEEL HIGH FREE WAVE, комбинирана в частта по отношение на стоки от клас 25, услуги "реклама" клас 35 и услуги от клас 40 МКСУ и го отменя в тази му част. В останалата част жалбата на Adidas AG е отхвърлена.

Съдебното решение се обжалва в частта, с която е отменено Решение 118 от 26.09.2019 г. на председателя на ПВ, върната е преписката в тази част и са присъдени разноски с оглед изхода на спора.

Решението, в обжалваната му част, е правилно.

Неоснователни се явяват изложените в касационната жалба възражения за неправилност на съдебното решение поради допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила.

Действително за въпросите, по които е допусната съдебно маркова експертиза не са необходими специални знания по смисъла на чл. 195, ал. 1 ГПК във връзка с чл. 144 АПК. Това са правни въпроси, по които съдът следва да се произнесе след обсъждане на представените по делото доказателства. В случая, доколкото съдът е възпроизвел в мотивите си част от заключенията на вещите лица и е обосновал тези свои изводи с представените по делото доказателства, не е допуснато съществено нарушение на съдопроизводствените правила.

Производството е по заявка за регистрация на марка, подадена на 08.09.2015 г., по която е подадена опозиция по чл. 38б, ал.1, т. 1 ЗМГО (отм.) и по която няма влязло в сила решение до приемане на новия Закон за марките и географските означения, обн. ДВ, бр. 98 от 13.12.2019 г. В случая намира приложение §5, ал. 1 ПЗР на ЗМГО, в съответствие с който, този закон се прилага за заявките за регистрация на марки и географски означения, по които няма влязло в сила решение до влизането му в сила.

Съгласно чл. 38б, ал. 1, т. 1 ЗМГО (отм.), респективно чл. 52, ал. 1, т. 1 ЗМГО, притежателят на по-ранна марка, по смисъла на чл. 12, ал. 2 и 3, може на основание чл. 12, ал. 1 да подаде опозиция срещу регистрацията на марка, заявена по реда на закона.

Разпоредбата на чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО предвижда, че при подадена опозиция съгласно чл. 52, не се регистрира марка, когато поради нейната идентичност или сходство с по-ранна марка и идентичността или сходството на стоките или услугите на двете марки съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранната марка.

Съгласно чл. 12, ал. 3 ЗМГО, не се регистрира марка, която е идентична или сходна на по-ранна марка и е предназначена за стоки или услуги, независимо дали са идентични, сходни или не на тези, за които по-ранната марка е регистрирана, когато по-ранната марка се ползва с известност на територията на Република България, или в случаите на марка на Европейския съюз на територията на Европейския съюз, и използването без основание на заявената марка би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или от известността на по-ранната марка или би ги увредило.

Процесната заявена за регистрация марка е FEEL HIGH FREE WAVE, комбинирана, с вх. 138252 от 08.09.2015 г., за стоки и услуги от класове 25, 35 и 40:

По-ранни противопоставени марки:

1. Национална регистрация на марка с рег. 10533, фигуративна, заявена на 21.01.1976 г. и регистрирана на 16.08.1976 г. за стоки от класове 25 и 28 МКСУ:

1. Национална регистрация на марка с рег. 11086, фигуративна, заявена на 26.11.1976 г. и регистрирана на 15.11.1977 г., за стоки от клас 18 МКСУ:

1. Международна регистрация на марка с 836756, фигуративна, регистрирана на 25.06.2004 г., като опозицията е за стоки от клас 25 МКСУ:

1. Международна регистрация на марка с 469145, фигуративна, регистрирана на 03.04.1982 г., с териториално разширение за Република България от 13.01.1986 г., като опозицията е за стоки от клас 25 МКСУ:

1. Международна регистрация на марка с 498359, фигуративна, регистрирана на 17.10.1985 г., за стоки от клас 3 МКСУ:

1. Марка на Европейския съюз 5271598, фигуративна, заявена на 28.07.2006 г. и регистрирана на 03.07.2007 г., с действие на територията на Република България от 01.01.2007 г., като опозицията е за стоки от клас 25 МКСУ:

Не се спори между страните, че част от стоките и услугите на марките в конфликт са идентични, а друга част са сходни.

Не се спори също, че по-ранните марки се ползват с повишена отличителност към датата на заявяване на атакуваната марка, във връзка със стоките от клас 25 МКСУ, за които са получили закрила.

Основният спор между страните е във връзка със сравнението на марките и наличието на сходство между тях.

Анализът за сходство между марките включва преценка за визуално, фонетично и смислово сходство.

Съгласно т. 2.2.4 от Методическите указания за прилагане на чл. 11 и чл. 12 от Закона за марките и географските означения (МУ), при сравнение на фигуративна с комбинирана марка се преценява въздействието на образния елемент в състава на комбинираната марка.

За всеки конкретен случай трябва да се прецени въздействието на образния и словния елемент, като се отчита впечатлението от марката като цяло.

Цялостната преценка на конфликтните марки трябва да се основава на цялостното впечатление, което правят марките, като се вземат под внимание по-специално техните отличителни и доминиращи компоненти.

В съответствие с т. 2.2.1 МУ, под отличителен елемент се разбира този елемент в състава на марките, който в най-голяма степен служи за осъществяване на основната функция на марката да отличава стоките и/или услугите на едно лице от тези на други лица. Доминиращ елемент е този, който благодарение на графичното си представяне обуславя общото впечатление, което марката оставя у потребителите. Доминиращият елемент не винаги е отличителен, както и обратното.

Общата оценка на сходството на марките се базира на факта, че потребителите нямат навика да анализират марката в детайли, защото обичайно се фокусират върху отличителните и доминиращи елементи по-лесно, отколкото върху останалите елементи на марката.

При сравнение на марките в цялост, от значение е степента на сходство между тях, а не дали могат да бъдат разграничени една от друга, като винаги следва да се отчита влиянието на доминиращите и отличителни елементи в състава им.

Съгласно т. 2 от Насоките за проверка в Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) на марки на общността, част В Опозиция, раздел 2 (Насоките, редакция към датата на подаване на опозицията), практиката на Службата е да ограничава понятието за доминиращ елемент до визуалното въздействие на елементите на знака, т.е. да използва понятието изключително като означаващо визуално изпъкващ.

И в случай на комбинирани знаци (знаци, състоящи се от повече от един елемент, например словен и фигуративен елемент, словни знаци от няколко части) общото правило изисква сравняване на тези знаци в тяхната цялост, отчитайки предимно създаваното цялостно впечатление. Средният потребител обикновено възприема дадена марка като цяло и не анализира отделните елементи от нея (решение от 12 юни 2007, C-334/05 P, Limoncello, т. 35). В допълнение към това отличителният характер на съвпадащите/общите елементи има решаваща роля за констатирането на сходство между знаците като част от цялостната преценка за вероятността от объркване.

В случая по-ранните марки са фигуративни и нямат доминиращ елемент. Процесната комбинирана марка съдържа стилизирано изображение на листо, изпълнено с черен цвят, което е пресечено с хоризонтални бели линии. Това изображение заема централна позиция, разположено е над словния компонент, с по-големи размери е от словните елементи и визуално изпъква в състава на комбинираната марка. Следователно фигуративният елемент в състава на комбинираната марка е доминиращ.

Както беше посочено по-горе, по ранните марки са с повишена придобита отличителност в резултат на употреба.

Фигуративният елемент в състава на процесната марка няма никаква връзка със заявените стоки и услуги, като стилизираното изображение на листо е с нормална степен на присъща отличителност. Словните елементи в процесната марка са изписани на английски език и в буквален превод означават почувствай високата свободна вълна, което би ги свързало евентуално с рекламна кампания и са с ниска отличителност.

Доколкото по-ранните марки са фигуративни и не съдържат словни елементи, то не може да бъде направен анализ за наличие на фонетично сходство между атакуваната и по-ранните марки.

Визуално изображенията на процесната и по-ранните марки са сходни в средна степен, дължащо се на общата графична композиция на образните елементи. В състава на сравняваните марки е включено стилизирано изображение на листо, изпълнено в черен цвят и пресечено с хоризонтални бели линии. Въпреки, че листата на сравняваните марки имат отлики в детайлите, то се наблюдават прилики, които навеждат към изображението на по-ранните марки.

Сравняваните марки споделят концепцията за стилизирано изображение на листо, изпълнено в черен цвят и пресечено с хоризонтални бели линии. Словните елементи в състава на комбинираната марка са със слаба отличителност, тъй като биха били свързани с похвални послания от рекламна кампания. Ето защо, в концептуално отношение марките са сходни в средна към висока степен.

Отличителният характер на поранната марка е един от факторите, който следва да се отчита при преценката за вероятност от объркване. Колкото е повисока е степента на отличителност на по-ранната марка, толкова поголяма ще бъде вероятността за объркване (решение от 11 ноември 1992 г., С-251/95, Sabel, точка 24).

Вероятността от объркване на потребителите се повишава, когато отличителният характер на общия елемент е придобит чрез използване.

В случая следва да се обърне внимание, че визуалното сходство между марките е средно, а концептуалното от средно към високо, доминиращ и отличителен елемент в процесната марка е фигуративният. Тези обстоятелства, съчетани с повишената придобита отличителност на по-ранните марки и наличието идентичност и сходство между заявените стоки и услуги, обоснова извод, че съществува вероятност от объркване на потребителите.

С оглед изложеното, съдът правилно е приел, че са налице забраните на чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО, като е отменил оспорвания административен акт в частта по отношение на стоки от клас 25, услуги "реклама" клас 35 и услуги от клас 40 МКСУ.

В съответствие с чл. 12, ал. 3 ЗМГО, не се регистрира марка, която е идентична или сходна на по-ранна марка и е предназначена за стоки и услуги, които не са идентични или сходни на тези, за които по-ранната марка е регистрирана, когато по-ранната марка се ползва с известност на територията на Република България и използването без основание на заявената марка би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на по-ранната марка или би ги увредило. Според чл. 50а, ал. 2, т. 2 ЗМГО (отм.) признаването на марка за общоизвестна е допустимо да се извърши в рамките на производство по опозиция срещу заявена марка или в производство по заличаване на регистрирана марка. В съответствие с чл. 12, ал. 11 ЗМГО, определянето на марка като общоизвестна или ползваща се с известност се извършва от Софийския градски съд по общия исков ред или от Патентното ведомство в рамките на съответното административно производство.

По изложените по-горе съображения, органът неправилно е приел, че не е налице сходство между по-ранните регистрирани марки и процесната марка, като не е изложил мотиви по отношение на останалите кумулативни елементи от състава на чл. 12, ал. 3 ЗМГО. Изложеното обосновава незаконосъобразност на акта в тази му част само на това основание.

Решението, в обжалваната му част, не страда от релевираните с касационната жалба пороци и като валидно, допустимо и правилно, следва да бъде оставено в сила.

От ответника Adidas AG е направено искане за разноски, но до приключване на устните състезания по делото, не са представени доказателства за направените разноски от страната и съответно не следва да се присъждат.

По изложените съображения и на основание чл. 221, ал. 2 АПК, Върховният административен съд, Седмо отделение