Решение № 5223 от 17.5.2023 г. на ВАС, VII о.

Производството е по чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на председателя на Патентно ведомство на Република България срещу Решение 4882 от 15.07.2022 г. на Административен съд София град по адм. дело 12614/2021 г.

С обжалваното съдебно решение е отменено Решение РС-298-1 от 13.10.2021 г. председателя на Патентно ведомство В ЧАСТТА, с която е оставена без уважение жалбата на Балканкарподем АД срещу решение от 12.01.2021 г. на състав по опозиция, с което е уважена Опозиция 70111926 от 07.02.2019 г. на К.В.К. Инвест АД срещу регистрацията на комбинирана марка, вх. 152612 balkankar/балканкар за частта от стоки в клас 7 от Международната класификация на стоките и услугите (МКСУ) кранове (повдигащи и подемни апарати), лебедки, телфери; ленти за конвейри; лентови конвейри; лифтове (с изключение на ски лифтове); макари, скрипци (части на машини); пневматични крикове; повдигателни устройства за железопътни вагони; повдигащи апарати; подемни устройства (машинни); подемни устройства; товарни рамки, за които марката е заявена и му е върната преписката за ново произнасяне в тази част, като са присъдени разноски с оглед изхода на спора.

Касационният жалбоподател - председателят на Патентно Ведомство на Република България навежда доводи за неправилност на съдебното решение поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК.

Твърди, че първоинстанционният съд напълно е взаимствал заключението на вещото лице, без да изложи собствени разсъждения. Анализът на стоките се явява решаващ по отношение на казуса, тъй като вече е установено, че е налице визуално сходство във висока степен и фонетична и смислова идентичност между двата знака. Констатацията на съда, че не е налице сходство между стоките на двете марки, не отговаря на обективната действителност. Въпреки, че стоките за които е регистрирана по-ранната марка, представляват части за машини, а стоките за които е заявена по късната марка, представляват самите машини, то е налице зависимост между двете. Без тези конкретни части самите машини не могат да бъдат създадени. Следва да се има предвид, че често производителите на машини предлагат е резервни части за самите машини поради наличието на гаранционен срок на продуктите. Не може да се приеме тезата на съда, че естеството, предназначението и обичайният произход на стоките е различен.

Иска отмяна на съдебното решение и постановяване на ново, с което да се отхвърли жалбата срещу административния акт в обжалваната му част. Претендират се разноски за двете съдебни инстанции. Прави възражение за прекомерност на претендираното от ответника адвокатско възнаграждение.

В съдебно заседание касаторът се представлява от юрисконсулт Г. Табакова.

Ответникът по касационната жалба Балканкарподем АД, счита същата за неоснователна, а обжалваното решение за правилно.

Моли съда да остави в сила обжалваното решение. Претендира разноски, за които представя списък.

Ответникът се представлява от адвокат А. Семерджиева Софийска адвокатска колегия.

Ответникът по касационната жалба К.В.К. Инвест АД изразява становище за основателност на касационната жалба и присъждане на сторените в първоинстанционното производство разноски.

Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, Седмо отделение, като се запозна със събраните по делото доказателства, съобрази доводите и възраженията на страните и обсъди наведените касационни основания и тези по чл. 218, ал. 2 АПК, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е допустима, като подадена в срока по чл. 211 АПК, от надлежна страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.

Разгледана по същество, жалбата е основателна.

На 27.07.2018 г. Балканкарподем АД подава Заявление, вх. 151612, за регистрация на марка balkancar балканкар, комбинирана за стоки и услуги от класове 7, 9, 12, 35 и 37.

Заявката е публикувана в официален бюлетин бр. 11.1 от 15.11.2018 г. на Патентно ведомство.

На 07.02.2019 г. К.В.К. Инвест АД подава Опозиция, вх. 70111926, срещу регистрацията на марката. Опозицията е подадена на основание разпоредбата на чл. 38б, ал. 1, т. 1 ЗМГО (отм.), във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО (отм.) по отношение на всички стоки и услуги в заявката за регистрация на марка. С нея опонентът сочи, че е притежател на по-ранна - комбинирана марка на ЕС 011238375 BALKANCAR, с приоритет от 04.10.2012 г., за стоки и услуги по изброени класове. Опонентът твърди, че сравняваните марки са комбинирани и сходни в изключително висока степен, като е налице идентичност и висока степен на сходство между заявените стоки и услуги и тези на по-ранната марка.

Със Заповед 122 от 11.02.2019 г. на председателя на ПВ е назначен състав, който да изготви решение по опозицията.

С решение от 15.02.2019 г. съставът по опозиция спира производството по опозиция поради образувано производство по чл. 38а, ал. 1 ЗМГО (отм.).

С решение от 30.05.2019 г. съставът по опозиция възобновява производството по опозицията.

На 01.11.2019 г. Балканкарподем АД подава искане за спиране на производството по опозицията, на основание чл. 38д, ал. 1 ЗМГО (отм.), до разрешаване на спора за отмяна на регистрацията на марка EUTM 011238375 BALKANCAR.

С решение от 19.11.2019 г. съставът по опозиция спира производството по опозиция на основание чл. 38д, ал. 1 ЗМГО (отм.), във връзка с подадено искане за отмяна на регистрацията на по ранната марка на ЕС с рег. 011238375.

С решение от 17.09.2019 г. на Службата на Европейския съюз по интелектуална собственост (СЕСИС) регистрацията на марка BALKANCAR с 011238375 е отменена за всички стоки и услуги, за които е регистрирана, с изключение на част от стоките от класове 7 и 12. В законоустановения срок решението не е обжалвано и е влязло в сила.

С решение от 06.10.2020 г. съставът по опозиция възобновява производството по опозицията.

Със Заповед 3-1026 от 09.12.2020 г. на председателя на ПВ е назначен нов състав за разглеждане на опозицията.

С решение от 12.01.2021 г. съставът по опозиция оставя без уважение опозицията по отношение на част от стоките/услугите от клас 7, за всички заявени стоки и услуги от класовете 9, 35 и 39 и отказва регистрация на марката за част от стоките от клас 7 и клас 12, като по този начин уважава опозицията срещу регистрацията на комбинирана марка с вх. 151612.

На 12.03.2021 г. Балканкарподем АД подава жалба срещу решението на състава по опозиция, в частта, с която опозицията е уважена.

Със Заповед 3-789-1 от 17.03.2021 г. на председателя на ПВ е назначен състав по спорове, който да разгледа жалбата.

Съставът депозира становище на 11.10.2021 г.

На 13.10.2021 г., с Решение РС-298-1, председателят на Патентно ведомство:

1. на основание чл. 75, ал. 10, т. 5 ЗМГО, оставя без уважение жалбата на Балканкарподем АД срещу решение по опозиция срещу регистрацията на марка с вх. 151612 balkancar балканкар, комбинирана, във връзка със стоките кранове повдигащи и подемни апарати; лебедки, телфери; ленти за конвейери; лентови конвейери; лифтове с изключение на ски лифтове; макари, скрипци части на машини; пневматични крикове; повдигателни устройства за железопътни вагони; повдигащи апарати; подемни устройства машинни; подемни устройства; товарни рампи" от клас 7 на МКСУ, за които марката е заявена и

1. на основание чл. 75, ал. 10, т. 6 ЗМГО, отменя решението от 12.01.2021 г. по опозиция, в частта, с която регистрацията на марка с вх. 151612 balkancar балканкар, комбинирана, е отказана за стоките подаващи механизми за хартия печатане; предавателни вериги, с изключение на такива за сухопътни превозни средства" от клас 7 на МКСУ, и връща заявката за продължаване на производството по нея.

Предмет на първоинстанционната жалба е решението на председателя на ПВ от 13.10.2021 г. В ЧАСТТА, с която е оставена без уважение жалбата на Балканкарподем АД срещу решението по опозиция от 12.01.2021 г.

В първоинстанционното производство е приета съдебно маркова експертиза.

На база на така установените факти, първоинстанционният съд приема от правна страна, че решението е издадено от компетентен административен орган, съгласно чл. 75, ал. 12 във връзка с чл. 75, ал. 10 ЗМГО и § 5, ал. 2 ПЗР на ЗМГО, в установената форма, без допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, но в нарушение на материалния закон.

След анализ на разпоредбата на чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО и становищата на страните, съдът приема, че доколкото заявената комбинирана марка е визуална сходна с по-рано регистрираната марка, спора се свежда до това дали заявената марка е за същите или сходни стоки и услуги, за които е регистрирана по-ранната марка.

След анализ на събраните по делото доказателства и въз основа на изготвената експертиза, съдът приема, че не е налице идентичност или сходство между стоките/услугите на заявената и по-рано регистрираната мака, като не е налице дори ниска степен от вероятност от объркване.

Анализирайки стоките и услугите на сравняваните марки, съобразно критериите посочени в решение от 29 септември 1998 на Съда на Европейския съюз (СЕС), Canon, С-39/97, съдът прави извод, че естеството на сравняваните стоки е различно, тъй като те се създават и произвеждат от различни инженерни специалисти и в различно оборудван технически парк, имат различни характеристики и присъщи качества. Имат различен функционален принцип, вид, полезност. Задоволяват се различни нужди. Основното предназначение на сравняваните стоки е различно. Предназначени за различни ползватели. Различен е и обичайният произход на сравняваните стоки. В съвременното машиностроене е обичайно предприятията да са силно специализирани в определени производствени дейности, поради което произходът на различните съставни елементи, подходящи за използване в различни области на техниката, обичайно не е еднакъв с произхода на специализирания краен продукт.

Първоинстанционният съд сочи, че за целите на цялостната оценка, масовият потребител на съответните продукти се счита за достатъчно осведомен и достатъчно наблюдателен и съобразителен, което понижава вероятността от объркване по отношение на търговския произход на тези стоки.

За неоснователно е прието възражението на заинтересованата страна, че в някои случаи не се прилага правилото, че след израза "а именно" обхватът на стоките се ограничава само до тези, изброени след въпросния израз. За да обоснове този извод, съдът се позовава на Насоките на СЕСИС, Част Б, Раздел 3, т. 4.2.3 и решение на Общия съд по дело Т-549/14, пар. 71, в които е отразено обратното. Поради това първоинстанционният съд приема, че формулировката на противопоставените стоки на по-ранната марка "части и принадлежности за селскостопански машини, оборудване за обработване и повдигане, а именно: колела за селскостопански машини, колесни товарачи, платформи и друго повдигащо оборудване" всъщност покрива само стоките "колела за селскостопански машини, колесни товарачи, платформи и друго повдигащо оборудване".

По тези съображение съдът обосновава извод незаконосъобразност на административния акт в оспорваната му част и го отменя, като изпраща преписката на административния орган за ново произнасяне в съответствие с указанията на съда по тълкуване и прилагане на закона.

Решението е неправилно.

Неоснователни се явяват изложените в касационната жалба възражения за неправилност на съдебното решение поради допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила.

Действително за въпросите, по които е допусната съдебно маркова експертиза не са необходими специални знания по смисъла на чл. 195, ал. 1 ГПК във връзка с чл. 144 АПК. За установяване степента на сходство на стоките, тяхното естество, предназначение, обичаен произход, потребителски кръг, релевантните потребители и степента на внимание, не се изискват специални знания. Това са правни въпроси, по които съдът следва да се произнесе след обсъждане на представените по делото доказателства. Във връзка с доводите на ответника, че по поставените задачи на вещото лице се изискват специфични знания, тъй като съдът няма нужната инженерна подготовка, следва да се обърне внимание, че по делото не са представени доказателства вещото лице, изготвило приетата по делото експертиза, да е завършил специалност машинен инженер, респективно друга специалност в това професионално направление или да е вписан в Списъка на специалистите, утвърдени за вещи лица с подобна специалност.

В случая, доколкото съдът е възпроизвел в мотивите си част от заключението на вещото лице и е обосновал тези свои изводи с представените по делото доказателства, не е допуснато съществено нарушение на съдопроизводствените правила.

Следва да бъде отбелязано, че в обжалвания административен акт е допусната очевидна фактическа грешка в посочения номер на заявената марка, като вместо правилния 151612 е посочен 152612, което не води до незаконосъобразност на акта само на това основание и която грешка може да бъде поправена по реда на чл. 62, ал. 2 АПК.

Производството е по заявка за регистрация на марка, подадена на 27.07.2018 г., по която е подадена опозиция по чл. 38б, ал.1, т. 1 ЗМГО (отм.) и по която няма влязло в сила решение до приемане на новия Закон за марките и географските означения, обн. ДВ, бр. 98 от 13.12.2019 г. В случая намира приложение §5, ал. 1 ПЗР на ЗМГО, а не §5, ал. 2 от с.з., както неправилно приема съдът, в съответствие с който, този закон се прилага за заявките за регистрация на марки и географски означения, по които няма влязло в сила решение до влизането му в сила.

Съгласно чл. 38б, ал. 1, т. 1 ЗМГО (отм.), респективно чл. 52, ал. 1, т. 1 ЗМГО, притежателят на по-ранна марка, по смисъла на чл. 12, ал. 2 и 3, може на основание чл. 12, ал. 1 да подаде опозиция срещу регистрацията на марка, заявена по реда на закона.

Разпоредбата на чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО предвижда, че при подадена опозиция съгласно чл. 52, не се регистрира марка, когато поради нейната идентичност или сходство с по-ранна марка и идентичността или сходството на стоките или услугите на двете марки съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранната марка.

Първоинстанционният съд неправилно приема, че заявената комбинирана марка е единствено визуална сходна с по-рано регистрираната марка. Анализът за сходство между марките включва преценка освен за визуално и за фонетично, и смислово сходство.

Процесната заявена за регистрация марка е "balkancar балканкар", комбинирана, с вх. 1151612 от 27.07.2018 г., за стоки и услуги в клас 7, 9, 12, 35 и 37:

По-ранната противопоставена марка на ЕС с рег. 011238375, комбинирана, заявена на 04.10.2012 г., регистрирана на 04.03.2013 г., със срок на закрила до 04.10.2022 г. (към приключване на устните състезания по делото 04.10.2032 г.), за стоки в класове: 7 части и принадлежности за селскостопански машини, оборудване за обработване и повдигане, а именно: колела за селскостопански машини, колесни товарачи, платформи и друго повдигащо оборудване и 12 джанти карни; двуделни джанти; колела за селскостопански машини, трактори, колесни товарачи, платформи и друга транспортна и подемна техника; части и фитинги за всички гореспоменати стоки; части и принадлежности за превозни средства, а именно, части и фитинги на колесни и спирачни системи за промишлени и селскостопански превозни средства МКСУ. Марката е в червен цвят и има следното изображение:

Не се спори между страните относно наличието на фонетична и смислова идентичност, и наличието на визуално сходство във висока степен между сравняваните марки.

Спорният по делото въпрос е във връзка със сравнението между стоките от клас 7 МКСУ на двете марки и наличието на сходство между тях.

Стоките от клас 7 на МКСУ на заявената марка са: кранове повдигащи и подемни апарати; лебедки, телфери; ленти за конвейери; лентови конвейери; лифтове с изключение на ски лифтове; макари, скрипци части на машини; пневматични крикове; повдигателни устройства за железопътни вагони; повдигащи апарати; подемни устройства машинни; подемни устройства; товарни рампи", а тези на по-ранната марка са: части и принадлежности за селскостопански машини, оборудване за обработване и повдигане, а именно: колела за селскостопански машини, колесни товарачи, платформи и друго повдигащо оборудване.

В случая, съдът приема, че естеството на стоките е различно, тъй като се създават и произвеждат от различни инженерни специалисти и в различно оборудван технически парк, имат различни характеристики и присъщи качества, задоволяват различни нужди, предназначени са различни ползватели.

Това тълкуване на съда не съответства на установеното в самата международна класификация. Видно от съдържанието на клас 7 от МКСУ в заглавието (хединга) на класа се съдържа понятието машини. Съгласно обяснителната бележка към този клас, клас 7 обхваща главно машини и машинни инструменти, двигатели и мотори. Макар по принцип заглавията на класовете от МКСУ да имат основно административна цел, те са определено индиция за общия характер на стоките включени в съответния клас. В случая заявените стоки кранове повдигащи и подемни апарати; лебедки, телфери; лифтове с изключение на ски лифтове; макари, скрипци части на машини; пневматични крикове; повдигателни устройства за железопътни вагони; повдигащи апарати; подемни устройства машинни; подемни устройства от клас 7, представляват различни видове подемни машини и устройства, и части от машини, а ленти за конвейери; лентови конвейери и товарни рампи са предназначени за транспортиране и товаро разтоварна дейност. Всички тези стоки представляват машини, устройства и части за тях, които са сходни със стоките на по-ранната марка части и принадлежности за селскостопански машини, оборудване за обработване и повдигане, а именно: колела за селскостопански машини, колесни товарачи, платформи и друго повдигащо оборудване, като една част от тях (колесни товарачи, платформи и друго повдигащо оборудване) също са предназначени за повдигане, т.е. са със същото предназначение.

Не става ясно въз основа на какви факти съдът приема, че стоките се създават и произвеждат от различни инженерни специалности и конкретно кои са тези специалности, но дори да е така, тези специалности са в едно професионално направление машинно инженерство, в съответствие с Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с Постановление 125 от 24.06.2002 г. на Министерски съвет. Не става ясно и въз основа на какви обстоятелства съдът приема, че стоките се произвеждат в различно оборудван технически парк и са с различни присъщи качества. Следва да се има предвид, че дори машините от един и същи вид, могат да имат различни характеристики, различен функционален принцип и полезност, като изводът на съда в обратната насока съдържа единствено констатации, без да е обоснован с конкретни факти.

Задоволяването на различни нужди не изключва сходството, защото релевантно е предназначението им, а то е сходно, както беше обосновано по-горе. Тези стоки биха могли и да се допълват. Поради това и техните релевантни потребители могат да бъдат едни и същи, а и дистрибуционните им канали и местата за продажба също, като например изложение за техника. Това ги прави сходни.

Следователно, от една страна, прилагайки теста за сходство на стоките на двете марки - решение от 29 септември 1998, Canon, С-39/97, EU: C: 1998:442, точка 23, е видно, че те са сходни, макар и в ниска степен.

Видно от изложеното изводът на съда за липса на сходство между стоките на по-ранната и на процесната марка е неправилен.

За целите на общата оценка средният потребител е сравнително добре информиран, умерено наблюдателен и внимателен при избора си, като той не винаги има възможност да прави директно сравнение между стоките - решение от 22 юни 1999, Lloyd, С-342/97, EU: C: 1999:323, точка 23.

С оглед на обстоятелството, че конфликтните стоки са специализирани, е обосновано да се предположи, че степента на внимание ще бъде по-висока дори при покупка от масовия среден потребител, тъй като такава покупка обичайно се извършва след проучване и консултация със специалист.

Степента на отличителност на по-ранната марка също следва да се вземе в предвид. В случая тази марка не е описателна по отношение на стоките, за които е регистрирана, поради което притежава нормална степен на присъща отличителност.

Въз основа на установеното сходство на стоките, високото визуално сходство и фонетична и смислова идентичност на сравняваните знаци и нормална степен на присъща отличителност на по - ранната марка следва извод, че между двете марки е налице сходно общо впечатление, което обосновава съществуването на вероятност от объркване на потребителите. Идентичните словни и образни елементи на марката, фонетичната и смисловата й идентичност, са в състояние да създадат у средния потребител вероятност от объркване досежно основната функция на марката - произхода на стоките, и в частност да доведат до възможност за свързване с по-ранната марка. Процесната марка оставя впечатление, че стоките обозначени с нея произхождат от притежателя на по-ранната марка или свързано с него лице.

Съдът, като е достигнал до друг фактически и правен извод, е постановил неправилно решение, което следва да бъде отменено. Делото е изяснено от фактическа и правна страна. Административният акт, в обжалваната му част, е материално законосъобразнен, поради което жалбата на Балканкарподем АД като неоснователна следва да бъде отхвърлена.

С оглед изхода на спора и своевременно заявеното от процесуалния представител на касатора искане за разноски, такива се дължат на основание чл. 143 АПК. На ПВ - юридическото лице, в чиято структура е органът-касатор, следва да бъдат присъдени общо 270 лева разноски по делото, от които 70 лева платена държавна такса за касационното производство и по 100 лева юрисконсултско възнаграждение за всяка съдебна инстанция, определено в съответствие с чл. 143 АПК във връзка с чл. 37 от Закона за правната помощ и чл. 24 от Наредбата за заплащане на правна помощ.

Искането на ответника К.В.К. Инвест АД за присъждане на направените в първоинстанционното производство разноски е неоснователно, тъй като последният не е подал касационна жалба. Произнасянето по искане за разноски е акцесорно с оглед произнасянето по подадена касационна жалба.

По изложените съображения и на основание чл. 221, ал. 2 АПК, Върховният административен съд, Седмо отделение