Решение № 3909 от 11.4.2023 г. на ВАС, VII о.

от 05.07.2021 г. на председателя на Патентно ведомство на Република България и е върната преписката на административния орган за ново произнасяне, като са присъдени разноски с оглед изхода на спора. Касационният жалбоподател - Люк АДСИЦ навежда доводи за неправилност на съдебното решение поради нарушение на материалния закон касационно основание по чл. 209, т. 3 АПК. Твърди, че първоинстанционният съд не е обсъдил приетите по делото доказателства в контекста на всички, задължителни и кумулативно подлежащи на съобразяване фактори за установяване на реалното ползване на марката. Съдът е пренебрегнал обстоятелството, че липсват всякакви данни за обхвата/обема/степента на използването на марката (не е ясно дали изобщо е достигнала до потребителите и в какъв обем/обхват/степен), а в голяма част от доказателствата за процесните услуги липсват данни също за продължителността, честотата и мястото на използване на марката. Сочи, че при преценка на относимостта на доказателствата, съдът е допуснал грешка във връзка с подлежащия на доказване факт от кое лице трябва да бъде използвана една марка. Намира, че неправилно АССГ е приел, че представените като доказателства рекламни каталози установяват предлагането на услугите в клас 35 от маркопритежателя. Рекламирането на собствени стоки не е услуга. Излага доводи, че съдът неправилно е интерпретирал разпоредбата на чл. 13, ал. 2, т. 4 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО), тъй като видно от доказателствата, наименованието на търговския обект е използвано единствено и само като наименование на търговския обект на това дружество и не следва да се счита извършвано във връзка с процесните стоки и услуги. Иска отмяна на съдебното решение и постановяване на ново, с което да се отхвърли жалбата срещу обжалвания административен акт. Претендира присъждане на разноски за двете съдебни инстанции съгласно представен списък. В съдебно заседание касаторът се представлява от адв. А. Семерджиева Софийска адвокатска колегия. Ответникът по касационната жалба Председателят на Патентно ведомство не изразява становище по касационната жалба. Ответникът по касационната жалба МОЛ Варна ЕАД счита същата за неоснователна по съображения подробно изложени в депозирания по делото писмен отговор. Моли съда да остави в сила обжалваното съдебно решение. Претендира присъждане на разноски за двете съдебни инстанции съгласно представен списък. Ответникът се представлява от адв. Й. Иванова Софийска адвокатска колегия. Ответникът по касационната жалба Хидрострой АД не изразява становище по касационната жалба. Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба. Върховният административен съд, Седмо отделение, като се запозна със събраните по делото доказателства, съобрази доводите и възраженията на страните и обсъди наведените касационни основания и тези по чл. 218, ал. 2 АПК, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

на председателя на Патентно ведомство на Република България, на основание чл. 75, ал. 10, т. 1 ЗМГО е оставена без уважение жалбата срещу решение от 26.10.2020 г. на състав по опозиции, с което е оставена без уважение подадената опозиция, вх. 70085675/04.01.2018 г. срещу регистрацията на марка вх. 146222 "MALL VARNA", словна. Административният орган приема, че за периода от 18.05.2012 г. до 18.05.2017 г. не е доказано реалното използване на по ранната словна марка "МОЛ ВАРНА/MALL VARNA", с рег. 74772 за услугите от класове 35, 41 и 43 от МКСУ. В хода на съдебното производство са приети заключения на основна и повторна съдебно маркови експертизи. На база на така установените факти, първоинстанционният съд приема от правна страна, че решението е издадено от компетентен административен орган, съгласно чл. 75, ал. 12 във връзка с чл. 75, ал. 10, т. 1 ЗМГО и § 5, ал. 2 ПЗР на ЗМГО, в установената форма, без допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, но в нарушение на материалния закон. След анализ на разпоредбите на чл. 12, ал. 1, т. 2, чл. 58, ал. 1, чл. 21, ал. 1 и чл. 13, ал. 2 ЗМГО, съдът счита, че под понятието "реално използване" на една търговска марка освен проявлението на някой/някои от начините, посочени в разпоредбите на ЗМГО, следва да се разбира преди всичко действителното използване, отговарящо на основната функция на марката, която се състои в това да гарантира на потребителя идентичност на произхода на услугите, за която е регистрирана. Първоинстанционният съд приема, че по делото са представени разпечатки от съдържанието на интернет сайта с домейн mallvarna.bg, от които се установява, че на сайта са налични рекламни банери и полета, както и месечни каталози и бюлетини, чрез които са извършвани рекламни услуги за дейността на наемателите на площи в търговския обект (магазини, места за развлечение и др.). Установява, че на сайта е налична информация за различни събития с развлекателен, културен и образователен характер (концерти, фестивали и др.), организирани със съдействието на МОЛ Варна ЕАД. Същевременно на различните страници на сайта присъстват както противопоставената словна марка, така и комбинираният знак MALL VARNA. Наред с това съдът установява (от приложените фактури), че в търговския обект са предоставяни различни рекламни услуги (брандиране на главен вход, асансьорни врати, колони, ескалатори, намиращи се в търговския обект, поставянето на рекламни пана или фасадно пано пред съответните обекти в мола, поставяне на светещи рекламни кутии, разпространение на рекламни материали в мола, предоставяне на площи в мола за реклама, експозиция с рекламна цел, осигуряване на щандове за реклама, радио реклама/аудио спотове и други), като отбелязва, че фактурите дават информация, позволяваща конкретизация на рекламните услуги вид, доставчик и време. От приетите доказателства, според първоинстанционния съд, се установява, че извършването на рекламните услуги и организираните събития се отнася за периода 18.05.2012 г. 18.05.2017 г., като са налице и такива извън този период. Сочи се, че се касае за използване на знак във връзка с услуги, в която хипотеза марката не може да се използва директно върху услугите, за разлика от обозначаване на стоките с определен знак. В тази връзка е логично при предлагането на услугите отпроцесните класове марката да се използва и като фирмено наименование (допустимо съгласно чл. 13, ал. 2, т. 4 ЗМГО), като наименование на търговски обект или чрез поставянето на знака на интернет страницата, на която се намира рекламата. Съдът намира, че услугите от клас 41 на МКСУ са насочени към масовите потребители, а именно всички посетители на търговски центрове. Същите са наясно, че в такъв вид търговски обекти се организират събития с развлекателен, културен или образователен характер. Потребителите на услугите от клас 35 на МКСУ са професионалисти, тъй като рекламните услуги се използват предимно от търговци, за да популяризират дейността си, т. е. потребители не са лицата, към които е насочена рекламата (в случая посетителите на търговските обекти). На вниманието на двете категории потребители е представян търговски обект, означен с "МОЛ ВАРНА", в който се намират магазини, организират се събития с различен характер и се предоставят рекламни услуги. Обектът е предмет на рекламна дейност за неговото популяризиране, като това се осъществява чрез реклама на събития от различен характер и същевременно чрез реклама се популяризира дейността на наемателите в обекта. В настоящия случай обозначението със знака на търговския обект, в рамките на който се предоставят съответните услуги, се приема за обозначение на самите услуги с него. Същото се отнася и за рекламните услуги, предоставяни чрез интернет сайта, доколкото в него има означение на процесната марка. При положение, че търговският център, обозначен като МОЛ ВАРНА, осъществява дейност от повече от 10 години и редовно предоставя рекламни услуги на своите наематели и организира събития от различен характер, насочени към посетителите на обекта, то обсъжданите две категории потребители са се възползвали от услугите и няма как да не разпознават марката в процесните класове. Въз основа на тези мотиви, съставът на съда обосновава извод, че потребителите възприемат атакуваната марка в качеството на идентификатор за произход на посочените услуги, във връзка с които е използвана в релевантния период. В тази връзка е налице връзка между марката и услугите от процесните класове. Първоинстанционният съд приема, че в опозиционното производство е доказано реалното използване на по ранната марка и отменя административният акт като постановен в нарушение на материалния закон. Решението е правилно. Съгласно на § 5, ал. 1 ПЗР на ЗМГО закон се прилага за заявките за регистрация на марки и географски означения, по които няма влязло в сила решение до влизането му в сила. От представените по делото доказателства се установява, че по процесната заявка няма влязло в сила решение до влизането в сила на закона, поради което правилно първоинстанционният съд и административният орган са приложили новия закон. Налице е разлика в съдържанието на разпоредбите на чл. 38г, ал. 6 ЗМГО и чл. 58, ал. 1 ЗМГО във връзка с релевантния период за преценка за реално използване на по-ранната марка. В съответствие с посочената разпоредба от действащия ЗМГО, по искане на заявителя на марката обект на опозиция, лицето, подало опозицията, представя доказателства за реално използване на по-ранната марка във връзка със стоките или услугите, за които е регистрирана, и на които се основава опозицията през петте години, предхождащи датата на подаване или датата на приоритета на заявката за регистрация на марка обект на опозиция, или доказателства, че съществуват основателни причини за неизползването й, при условие че по-ранната марка е регистрирана поне 5 години преди датата на заявяване или датата на приоритета на по-късната марка. В случая по - ранната марка е регистрирана на 09.07.2010 г., а по късаната е заявена на 18.05.2017 г. Следователно е изпълнено условието за допускане и преценка на искането за доказване на реално използване на по-ранната марка, предвидено в чл. 58, ал. 1 ЗМГО, като правилно са приели съдът и административният орган. Правилно и в съответствие с посочената правна норма, първоинстанционният съд е потвърдил и извода на административния орган, че релевантният период за преценка на реално използване на по-ранната марка е в рамките на петте години преди 18.05.2017 г. (датата на подаване на заявката за регистрация на марката обект на опозиция) или от 18.05.2012 г. до 18.05.2017 г. В чл. 44, параграф 1 от Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (Директивата, Директива (ЕС) 2015/2436), чийто изисквания се претендира да са въведени с новия закон съгласно §3 от Допълнителните му разпоредби, е предвидено следното: при производство по възражение съгласно член 43, когато към датата на подаване или датата на приоритет на по-късната марка е изтекъл петгодишният период, в рамките на който е трябвало да започне реалното използване на по-ранната марка в съответствие с член 16, по искане на заявителя притежателят на по-ранната марка, който е подал възражение, представя доказателства за реално използване в съответствие с член 16 на по-ранната марка през петте години, предхождащи датата на подаване или датата на приоритет на по-късната марка, или за съществуването на основателни причини за неизползването. Ако такива доказателства не бъдат представени, възражението се отхвърля. Съгласно чл. 16, параграф едно от Директива (ЕС) 2015/2436, ако в срок от пет години от датата на приключване на процедурата по регистрация притежателят не е започнал реално да използва марката в държавата членка във връзка със стоките или услугите, за които тя е регистрирана, или ако използването е било преустановено за непрекъснат период от пет години, към марката се прилагат ограниченията и санкциите, предвидени в член 17, член 19, параграф 1, член 44, параграфи 1 и 2 и член 46, параграфи 3 и 4, освен ако не съществува основателна причина за неизползването. Параграф 5 от същата разпоредба предвижда, че използване по смисъла на параграф 1 е също така: използването на марката във вид, различен по отношение на елементи, които не променят отличителния характер на марката в сравнение с вида, в който тя е регистрирана, независимо дали във вида, в който се използва, марката е също така регистрирана или не на името на притежателя и поставянето на марката върху стоки или тяхната опаковка в съответната държава членка единствено с цел износ, като параграф 6 предвижда, че използването на марката със съгласието на притежателя се счита за използване от притежателя. Цитираните текстове на Директивата са транспонирани в чл. 21, ал. 1, 3 и 5 ЗМГО. За разлика от чл. 44, параграф 1 от Директивата, в чл. 58, ал. 1 ЗМГО не се съдържа препратка към чл. 21 ЗМГО относно представянето на доказателства за реално ползване, но съдът е длъжен да тълкува националния закон по начин, който най-пълно осигурява целите на директивата. Ето защо правилно първоинстанционният съд е приложил посочените норми. Налице е разлика в съдържанието на чл. 19, ал. 2, т. 1 и относимия към него чл. 13, ал. 2 ЗМГО и чл. 21, ал. 3 ЗМГО, която разлика е в резултат на правилното транспониране в новия закон на Директива (ЕС) 2015/2436. В чл. 21, ал. 3 ЗМГО липсва препратка към чл. 13, ал. 2 ЗМГО. И това е така, тъй като в чл. 13, ал. 1 и 2 става въпрос за използване в търговската дейност и то за знак (марката е знак с права, а трето лице ползва знака, което е нарушение на правата на притежателя на марката), а в чл. 19, ал. 1, съответно чл. 21, ал. 1, се използва понятието реално да използва марката. Нито в Директивата, нито в закона е налице дефиниция на понятието реално използване. Решението на Съда на Европейския съюз (СЕС) за марката Minimax е основополагащо за разбирането на Съда за понятието реално използване на марка и начина на неговото оценяване. От изложеното в точки 35 39, обобщени в точка 43 на решение от 11 март 2003 г., Ansul, С-40/01, EU: C: 2003: 145 за марката Minimax, са установени следните принципи: 1. реално използване означава действително използване на марката (т. 35); 2. следователно под реално използване трябва да се разбира използване, което не е само символично и насочено единствено към запазване на предоставените от марката права (т. 36); 3. реалното използване трябва да е в съответствие с основната функция на марката, която се състои в това да гарантира на потребителя (или на крайния ползвател) идентичността на произхода на стоките или услугите, като му позволява без вероятност от объркване да разграничи тази стока или услуга от такива с друг произход (т. 36); 4. реалното използване води до използването на марката на пазара за стоките или услугите, защитени с тази марка, а не само вътрешно използване от въпросното предприятие (т. 37); 5. реалното използване трябва да се отнася за стоки или услуги, които вече са пуснати на пазара или ще бъдат пуснати на пазара скоро и във връзка с които предприятието в момента подготвя действия за осигуряване на клиенти, и по-специално под формата на рекламни кампании (т. 37); 6. оценката за реалното използване на марката трябва да се основава на всички факти и обстоятелства, които са относими за установяването дали търговското използване на марката е действително, и по-специално дали такова използване е считаното за оправдано в съответния икономически сектор по отношение на поддържане или създаване на пазарни дялове в полза на защитените от марката стоки или услуги (т. 38); 7. обстоятелствата по случая могат поради това да включват, inter alia, вземането предвид на естеството на разглежданите стоки или услуги, характеристиките на засегнатия пазар и мащаба и честотата на използване на марката (т. 39); 8. следователно за да се счита за реално, използването на марката не е нужно винаги да бъде съществено в количествено отношение, тъй като това зависи от особеностите на засегнатите стоки или услуги на съответния пазар (т. 39). Действително, както правилно сочи касаторът, реалното използване на марка не може да бъде доказано посредством вероятности или предположения, а трябва да бъде доказано чрез солидни и обективни доказателства за ефективно и достатъчно използване на марката на съответния пазар (решение от 18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22). Сведенията и доказателствата за използване трябва да се отнасят за мястото, времето, степента и естеството на използване на марката на възразяващата страна за съответните стоки и услуги, като тези изисквания за доказване на използване са кумулативни. Дали обаче сведенията и доказателствата относно мястото, времето, степента и естеството на използване са достатъчни, следва да се преценява с оглед на съвкупността от представените доказателства, каквато правилна преценка е извършил първоинстанционният съд. Не е подходящо да се извършва отделна оценка на различните относими фактори, разглеждани всеки поотделно (решение от 17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 31). Поради това се извършва цялостна преценка на представените доказателства. Трябва да се вземат предвид всички обстоятелства по конкретния случай, а всички доказателства трябва да се оценят във връзка едно с друго. Следователно, въпреки че отделни доказателства могат сами по себе си да не са достатъчни за доказване на използването на по-ранна марка, те могат заедно с други документи и информация да допринесат за доказване на използването, противно на изложеното от касатора. Доказателствата за използване могат да бъдат с непряк/косвен характер, като тези доказателства могат да бъдат определящи при цялостната оценка на представените доказателства. Тяхната доказателствена стойност трябва да бъде внимателно оценена. Например съгласно решение от 08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 42 при определени обстоятелства само каталозите биха могли да бъдат определящо доказателство за достатъчна степен на използване. Както правилно приема съдът, в случая се касае за използване на марката за услуги, в която хипотеза марката не може да се използва директно върху услугите, за разлика от установяването на използването й при стоки. Поради нематериалното естество на услугите и липсата на физически предмет, върху който да се постави марката, използването на марката трябва да показва връзката й с предлагането или предоставянето на услугите, те не трябва да са инцидентни и трябва да са извършвани срещу заплащане. Представените материали, при които не е обозначена датата на използване, могат все пак да бъдат от значение в контекста на една цялостна оценка и да се вземат под внимание във връзка с другите доказателства, при които е посочена дата на използване (решение от 17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 33). При услугите марката обикновено се намира върху рекламни материали, билбордове, ценови листи, табели за означаване на обекти, които предоставят услугите, документи и др. В случаите, когато използването върху такива предмети доказва реално ползване, това използване ще се счита за достатъчно. В издадените каталози се рекламират и представят актуални оферти и промоции на търговски обекти, които са разположени в търговския център с наименование Мол Варна, като от фактурите за осъществяваната реклама се установява, че различни площи в рамките на търговския център се предоставят за ползване с рекламна цел брандиране на асансьори, ескалатори, врати, рекламни конструкции, поставянето на рекламни пана, светещи рекламни кутии, разпространение на рекламни материали и др. Тези дейности представляват по съществото си услуга за реклама. На следващо място, представените рекламни брошури, снимки от билбордове, публикации в различни медии и организираните на територията на Мол Варна или организирани самостоятелно от Мол Варна ЕАД различни тематични мероприятия с развлекателна цел, установяват реалното използване на марката за информационни услуги в областта на развлеченията и организирането на конкурси. Представените по делото фактури във връзка с тези дейности дават конкретизация относно вид, обем, доставчик и време на извършване на дейностите. Представянето на името на фирмата в горната част на формуляри за поръчки или фактури може, в зависимост от това как се появява знакът върху тях, да е подходящо в подкрепа на истинското използване на регистрираната търговска марка за конкретните услуги ( решение от 06/11/2014, T-463/12 , MB, EU:T:2014:935, § 44-45). Използването на знак като име на домейн или като част от име на домейн основно идентифицира уебсайта като такъв. Въпреки това, в зависимост от обстоятелствата, такова използване може да бъде и използване на регистрирана марка (това предполага, че тя се свързва със сайт, на който се появяват стоките и услугите). В случая по делото са представени доказателства, че съответните услуги се предлагат под търговската марка, съдържаща се в името на домейна. По останалите доводи на касатора, първоинстанционният съд е изложил подробни мотиви, които в съответствие с чл. 221, ал. 2 АПК настоящият съдебен състав намира за ненужно да преповтаря. Видно от изложеното, доводите на касатора за неправилност на извода на първоинстанционния съд за незаконосъобразност на Решение РС-221-

от 05.07.2021 г. на председателя на Патентно ведомство са неоснователни. Съдът правилно е тълкувал и приложил материалния закон, поради което решението му като правилно следва да бъде оставено в сила. С оглед изхода на спора и своевременно заявеното от процесуалния представител на ответника МОЛ Варна ЕАД искане за разноски, такива се дължат на основание чл. 143 АПК. На ответника МОЛ Варна ЕАД, следва да бъде присъдени 5867,50 (пет хиляди осемстотин шестдесет и седем лева и петдесет стотинки) лева платено адвокатско възнаграждение за процесуално представителство и защита в касационното производство. Останалите разноски в представения списък са направени в първоинстанционното производство и са присъдени с обжалваното съдебно решение, като е взето предвид направеното възражение за прекомерност от насрещната страна.