Решение № 5540 от 8.6.2022 г. на ВАС, VII о.

Производството е по чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/. Образувано е по жалба на председателя на Патентното ведомство срещу решение 4199 от 25.06.2021 г. по адм.д. 3387/2020 г. на Административен съд София- град, с което е отменено решение No 28 от 27.01.2020 г. на председателя на Патентно ведомство за заличаване на основание чл. 12, ал.1, т. 2 ЗМГО на регистрацията на марка с peг. 86442 - Заложна къща ЩЕДРИТЕ, комбинирана, за всички услуги и преписката е изпратена на административния орган за издаване на ново разглеждане. Излага касационни основания за неправилност на решението поради нарушение на материалния закон. Неправилно съдът приел, че е следвало да се дадат указания за доказване на реалното ползуване на по- ранните марки, тъй като съгласно чл. 77, ал. 1 ЗМГО за да съществува задължение на искателя за доказване на реално използване на по-ранните му марки, трябва да са регистрирани поне 5 години преди датата на подаване на искането за заличаване, което обстоятелство в случая не е налице. Претендира разноски юрисконсултско възнаграждение за двете съдебни инстанции и държавна такса за касационното обжалване. Ответната страна "А. енд Дилън София" ЕООД представя писмен отговор. Счита за неоснователни доводите в касационната жалба за нарушение на материалния закон. Според ответната страна следва да се има предвид, че към момента на издаване на решението на председателя на ПВ - 27.01.2020 г. са изтекли повече от 5 г. от регистрацията на по- ранните марки, възражението за реално използване на по-ранните марки е направено в срока по чл. 76, ал.1 от закона. Сочи, че са представени доказателства за образуване на административни производства пред ПВ за отмяна на по- ранните марки на Прима 2000-Заложна къща ЕООД и съдът следвало да уважи искането за спиране на производството по делото до приключване на образуваните административни производства с влязъл в сила акт, на основание чл. 78, ал. 1 ЗМГО. Касационна жалба срещу решението е подадена и от "Прима 2000 - Заложна къща" ЕООД. Излага касационни основания за неправилност на решението поради нарушение на материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. Претендира разноски по представен списък. Ответната страна "А. енд Дилън София" ЕООД представя писмен отговор и по тази касационна жалба. Прокурорът дава заключение за неоснователност на касационните жалби. Касационните жалби са процесуално допустими, подадени в срока по чл. 211, ал.1 АПК. Разгледани по същество са основателни. В административния акт е прието, че видно от сравнението на услугите на марките в конфликт от класове 35 и 36 на МКСУ реклама; управление на търговски сделки;търговска администрация; административна дейност; застрахователна дейност; финансови сделки; парични сделки; сделки с недвижимо имущество те са идентични, тъй като са описани чрез еднакви термини и обхващат едни и същи категории услуги. Процесната марка се състои от словосъчетанието Заложна къща Щедрите разположено в рамките на квадрат и цветове. По-ранните марки, се състоят изцяло от словните елементи "Штедрия (марка с рег. 80971), Щедрия (марка с рег. 80972) и Щедрите (марка с рег. 84019), изписани със стандартен шрифт без характерни особености. По-ранните словни знаци нямат доминиращи елементи, тъй като изцяло съдържат думите ,,Штедрия/Щедрия/Щедрите", без други особености. В процесния знак като доминиращ може да се определи словният елемент Щедрите", който графично е представен в по-голям размер от останалите думи в състава на знака - заложна" и къща. Словният елемент Щедрите в по-късния знак се дефинира и като отличителен, тъй като подобно на наименованията в състава на по- ранните марки не описва директно никоя от характеристиките на услугите, които означава. Във връзка с това изразът заложна къща" (процесната марка) е лишен от отличителност, защото се възприема като указание за конкретното място/обект, в рамките на който се предоставят процесните услуги. По анализа за фонетично, визуално и смислово сходство на марките е установено, че фонетично марките съвпадат изцяло в идентичните звуци щ-е-д-р-и, респ. ш-т- е-д-р-и. При фонетичното сравнение е отбелязано, че независимо от начина на изписване на началните букви на по-ранната марка с рег. 80971 - ш-т, те се произнасят като един звук, идентичен на този в по-късния знак - щ. Визуално процесната марка и по-ранните марки с рег. 80972 и 84019 съвпадат изцяло в графичните символи щ-е-д-р-и. Известна разлика при визуалното съпоставяне на марките има по отношение на началото на по-ранната марка с рег. 80971, окончанието на по-късната и по-ранните марки с рег. 80971 и рег. 80972 и фигуративния елемент и допълнителния израз заложна къща" в атакувания знак. Семантично марките се припокриват изцяло в идентичния за тях словен елемент Штедрия/Щедрия/Щедрите, който въпреки формата на представяне - в единствено и множествено число и начина на изписване на звука щ - ш-т (марка с рег. 80971), се интерпретира в смисъла на някой, който дава нещо в големи количества и без ограничение. В случая изразът заложна къща в атакувания знак само допълва и насочва акцента към означението Щедрите, като му придава смисъл на наименование на конкретен търговски обект, чиято семантика напълно съвпада с тази на словните елементи в по-ранните знаци. Заключението от сравнението на марките е, че между тях същестува сходство, което се дължи на общия за знаците отличителен и доминиращ (по-късната марка) словен елемент Штедрия/Щедрия/Щедрите. Изводът е, че марките ще се разпознаят и запомнят чрез фонетично и семантично идентичния и визуално сходния словен елемент Штедрия Щедрия/Щедрите Сравняваните знаци ще се възприемат като пресъздаващи една и съща, или най-малкото близка по замисъл и същност на посланието, идея, заложена в отличителния елемент Щедрите (Штедрия Щедрия), който е и доминиращ в процесния знак. Предвид сходството и идентичността на марките и техните услуги от класове 35 и 36 на МКСУ заключението на административния орган е, че съществува вероятност за объркване на потребителите, включително възможност за свързване на атакуваната с по-ранните марки. Административният орган е приел, че представените доказателства от страните в производството са ирелевантни от гледна точка на анализа за съществуването на вероятност за объркване, доколкото между марките и техните услуги е преценено наличието на идентичност и сходство. В случая, с оглед възникването на по-ранно право върху марки в полза на искателя, обстоятелствата дали и по какъв начин знаците в конфликт присъстват на пазара и притежават ли дружествата на искателя и маркопритежателя регистрация като заложни къщи или не, не е от значение и не може да промени заключението за вероятност за объркване на по-късната с по-ранните марки. Въз основа на това председателят на ПВ е направил извод, че искането за заличаване на регистрацията на марка с рег. 86442 Заложна къща ЩЕДРИТЕ, комбинирана, е основателно и е заличил атакуваната марка за всички услуги за които е регистрирана. Административният съд в обжалваното съдебно решение е приел, че при сравняване услугите, за които е регистрирана процесната марка, с тези, за които са регистрирани марки рег. No 80971 и рег. No 80972, се установява идентичност на услугите - реклама; управление на търговски сделки от клас 35 МКСУ; финансови сделки; парични сделки от клас 36 МКСУ. Марките рег. No 80971 и рег. No 80972 не са регистрирани за услугите: търговска администрация от клас 35 МКСУ и застрахователна дейност от клас 36 МКСУ, за които е регистрирана заличената марка, но по отношение на тях се установява сходство. Доминиращият елемент на процесната марка рег. No 86442 Заложна къща ЩЕДРИТЕ, комбинирана, е словният елемент, изписан на два реда с малки и главни букви, като на долния ред е изписано с главни букви ЩЕДРИТЕ. Начинът на изписване на словния елемент ЩЕДРИТЕ го прави по-забележим и открояващ се в процесната марка. Словният елемент ЗАЛОЖНА КЪЩА в процесната марка е лишен от отличителност, защото се възприема като указание за конкретно място/обект, в рамките на който се предоставят конкретни услуги; указва се специфичен търговец относно извършването на услугите финансови сделки; парични сделки. Констатирано е графично съвпадение в символите ЩЕДРИ между марки рег. No 80972 ЩЕДРИЯ и рег. No 84019 ЩЕДРИТЕ и марка рег. No 86442 Заложна къща ЩЕДРИТЕ. Словният елемент ЩЕДРИТЕ от процесната марка се съдържа напълно в една от по-ранните словни марки, а именно рег. No 84019, поради което и тези две марки са визуално сходни. Другите две по-ранни марки са визуално сходни с процесната в по-ниска степен. Визуално процесната марка е сходна и с марка рег. No 80972 ЩЕДРИЯ, тъй като има ясно изразено концептуално изразяване на една и съща ясно различима дума по род и число -Я и -ТЕ. Визуално процесната марка е сходна в по-малка степен с марка рег. No 80971, ШТЕДРИЯ, въпреки че изписването на две букви Ш- и -Т не е самата буква Щ. Понеже подобно изписване представлява правописна грешка, ясно се различава дума ЩЕДЪР, членувана съответно с непълен член и в множествено число. Словният елемент ЩЕДРИТЕ на марка рег. No 86442 Заложна къща ЩЕДРИТЕ се съдържа напълно в по-ранната марка рег. No 84019 ЩЕДРИТЕ, словото ЩЕДРИТЕ е напълно отделимо и разбираемо, поради което и двете марки са фонетично сходни. Процесната марка е сходна фонетично и с другите две по-ранни марки рег. No 80971 ШТЕДРИЯ и рег. No 80972 ЩЕДРИЯ, тъй като са различими варианти на една и съща дума ЩЕДЪР, членувана в единствено и множествено число. Независимо от начина на изписване на началните букви марка рег. No 80971 ШТЕДРИЯ Ш- и -Т- вместо Щ, се произнасят като един звук, идентичен на този от по-късния знак Семантично марките се припокриват изцяло в идентичния за тях словен елемент ШТЕДРИЯ/ЩЕДРИЯ/ЩЕДРИТЕ, който въпреки начина на представяне единствено или множествено число и независимо от изписването на буква щ като ш и т при марка рег. No 80971 ШТЕДРИЯ, насочва към някой, който дава нещо в големи количества и без ограничение, оказва широка и безкористна материална помощ. В конкретния случай е налице сходство между по-ранните марки и процесната марка. Сходството между марките се констатира следствие самостоятелното разпознаване на отличителните елементи, като дори словният елемент ЩЕДРИТЕ от една от по-ранните марки се съдържа изцяло в процесната марка. Съгласно експертното заключение общото впечатление от марките в тяхната цялост е сходно. Съществуващото известно различие, изразяващо се в прибавения израз ЗАЛОЖНА КЪЩА и цветовата комбинация в комбинираната марка рег. No 86442, не е достатъчно, за да се преодолеят основните видими съвпадения и прилики в идентичните или сходни отличителни словни елементи на марките - ЩЕДРИТЕ/ЩЕДРИЯ/ШТЕДРИЯ/ от по-ранно регистрираните марки и ЩЕДРИТЕ от процесната марка, за да може да се приеме, че средният и информиран потребител ще възприеме марките, респективно думите, по много различен начин и няма да се обърка по отношение произхода на услугите. Дори да не е възможно пряко объркване, потребителите могат лесно да направят връзка за единен произход на предлаганите услуги. Прието е и наличието на идентичност по отношение на услугите от клас 36 МКСУ конкретно финансови и парични сделки. По отношение на услугите от клас 35 МКСУ е налице сходство. Направен е извод, че е регистрирана марка, сходна с по-ранни по смисъла на чл. 12, ал. 2, т. 1 ЗМГО марки, чиито услуги, за които са регистрирани противопоставимите марки, са идентични или сходни, което създава вероятност от объркване на релевантния кръг от потребители, в противоречие с разпоредбата на чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО. За да отмени акта съдът е приел, в хода на административното производство е обективирано възражение от маркопритежателя, че не е налице реално използване на противопоставените по-ранни марки, поради което председателят Патентното ведомство не е изпълнил задължението си да укаже на искателя необходимостта от изясняване на спорния факт, съответно да изследва въпроса за реално използване на по- ранните марки. С оглед на това е приел, че административният орган е допуснал съществено процедурно нарушение на административнопроизводствените правила, поради което е отменил оспорения административен акт и върнал преписката за издаване на ново разглеждане. Решението е неправилно. Административният съд обосновано е потвърдил извода и на административния орган , че е налице вероятност за объркване на потребителите по отношение на по-ранните марки (рег. 80971 ШТЕДРИЯ, рег. 80972 ЩЕДРИЯ, рег. 84019 ЩЕДРИТЕ) и марка с рег. 86442 Заложна къща Щедрите, с оглед идентичност и сходство на услугите и сходството на марките в какъвто смисъл е било и заключението на назначената съдебно-маркова експертиза, поради което правилно е приел, че е изпълнен фактическия състав на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО. Марка рег. No 84019 ЩЕДРИТЕ е регистрирана за същите услуги както атакуваната марка, поради което е налице идентичност на услугите между тази марка и атакуваната марка. В тази насока касационната инстанция приема изводите на административния съд. Въпреки това неправилно съдът е приел, че административният орган е допуснал съществено процедурно нарушение на административнопроизводствените правила, поради което е отменил издадения административен акт и върнал преписката за ново произнасяне. Както се сочи в касационната жалба на председателя на ПВ съгласно чл. 77, ал. 1 от действащия ЗМГО (приложим, съгласно § 5, ал. 2 ПЗР от ЗМГО), по искания за заличаване - притежателят на право върху марка може да поиска от искателя да представи доказателства за реално използване на по-ранна марка във връзка със стоките или услугите, за които е регистрирана и на които се основава искането, през петте години, предхождащи датата на подаване на искането, или доказателства, че съществуват основателни причини за неизползването й, само при условие, че по-ранната марка е регистрирана не по-малко от 5 години преди датата на подаване на искането. За да съществува задължението на искателя за доказване на реално използване на по-ранните му марки, трябва да са регистрирани поне 5 години преди датата на подаване на искането за заличаване. В случая искането за заличаване регистрацията на марка с рег. 86442 Заложна къща Щедрите, комбинирана е подадено на 23.12.2015 г., от което следва, че по-ранните марка трябва да са регистрирани преди 23.12.2010 г. Сравнението с датите на регистрация на по-ранните противопоставени марки - 05.06.2012 г. (марка с peг. 80971 ШТЕДРИЯ и марка с рег. 80972 ЩЕДРИЯ) и 05.04.2013 г., показва, че не е изпълнено условието, предвидено в чл. 77, ал. 1 от ЗМГО, съответно в административното производство за Прима 2000-Заложна къща ЕООД не е възникнало задължение за доказване на реалното използване на по-ранните си марки предвид обстоятелството, че все още са в 5-годишния гратисен период, в който притежателят им е освободен от съответното задължение. Доколкото за искателя не е възникнало задължението да доказва реално използване на по-ранните марки, то и административният орган не е допуснал нарушенние, като не е указал да се представят доказателства в тази насока както е приел административния съд. В административното производство в становището на Прима 2000-Заложна къща ЕООД по възражението на "А. енд Дилън София" ЕООД за липса на реално ползуване на марките искателят представил доказателства от 2005 г., 2007 г. и 2008 г. /преди регистрацията на тези марки/, които като неотносими не са обсъдени от административния орган. Следователно неправилно съдът е приел, че в това административно производство председателят на ПВ следвало да укаже да се представят доказателства за реалното ползуване на по-ранните марки. Пред административния съд са били представени доказателства от "А. енд Дилън София" ЕООД, които не са оспорени от насрещната страна и са потвърдени в писмено становище от представителя на председателя на Патентното ведомство, че е през 2020 г. са образувани други административни производства пред ПВ за отмяна на по- ранните марки на Прима 2000-Заложна къща ЕООД, искане за отмяна на регистрацията на марка рег. No 84019 ЩЕДРИТЕ за всички стоки и услуги за които е регистрирана, на основание чл.36, ал.3, т.1, във връзка с чл.12, ал. 7 ЗМГО, като състояща се от или съдържаща фирмата му, която е използвана в Република България преди датата на подаване на заявката за регистрация във връзка с идентични или сходни стоки или услуги, като е представил доказателства, че "Заложна къща Щедрите София" ЕООД е регистрирана през 2009 г., както и че са образувани административни производства пред ПВ за заличаване и на другите по-ранни марки поради неизползуване им на основание чл. 35, ал.1 т. 1, във връзка с чл. 21 ЗМГО. Съдът правилно е отказал да спре съдебното производство до приключване на тези административни производства, тъй като не е образувано друго съдебно производство и не е налице основание по чл. 229, ал.1, т. 4 ГПК, във връзка с чл. 144 АПК. Освен това административните производства за заличаване на по- ранните марки са образувани след издаване на оспорения пред съда административен акт, а законосъобразността на административния акт се преценява към момента на издаването му. Позоваването на чл. 78, ал. 1 ЗМГО от страна на "А. енд Дилън София" ЕООД е неотносимо, тъй като разпоредбата има предвид прекратяване на юридическо лице, каквато хипотеза в случая не е налице. Съгласно чл. 78, ал. 5, т.4 ЗМГО производството по жалби и искания се спира и когато е образувано друго административно или съдебно производство, при условие че вземането на решение по жалбата или искането зависи от неговото приключване. Разпоредбата на чл. 78 ЗМГО относно спиране на производството по спорове е в раздела за административното производство пред Патентното ведомство за разглеждане на спорове, поради което правилно е прието от съда, че не е налице основание за спиране на съдебното производство до приключване на посочените административни производства. След като съдът неправилно е приел, че е налице основание за отмяна на оспорения акт поради допуснато от органа съществено нарушение на административно производствените правила, обжалваното съдебно решение следва да се отмени и вместо него да се постанови решение, с което се отхвъря жалбата срещу оспорения пред съда административен акт. На касационните жалбоподатели следва да се присъдят претендираните разноски по делото, на Патентното ведомство - юрисконсултско възнаграждение за две съдебни инстанции по 100 лв. за всяка инстанция и 70 лв. държавна такса за касационното обжалване, общо 270 лв., а на Прима 2000-Заложна къща ЕООД - адвокатско възнаграждение за касационната инстанция в размер на 1300 лв. и държавна такса в размер на 370 лв., общо 1670 лв. Като има предвид изложените мотиви, Върховният административен съд, Седмо отделение