Решение № 8782 от 16.07.2015 г. на ВАС по адм. д. № 13196/2014 г.

Решение № 8782 от 16.07.2015 г. на ВАС по адм. д. № 13196/2014 г., VII о., докладчик председателят Йовка Дражева Производството е по чл. 208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационната жалба на "Алмирал С. А." срещу решение № 4449/30.06.2014 г. по адм. д. № 7735/2013 г. по описа на Административен съд София- град. Иска отмяна на решението като неправилно и развива подробни съображения за неправилност на трите основания- необоснованост, материална незаконосъобразност и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. Подадената международна заявка РСТ/ЕР/02/06610. на 15.06.2001 г., публикувана като W003/000325 на 03.01.2003 г. е за изобретение, което е патентоспособно, обстоятелство признато от Патентното ведомство, вече регистрирано като европейски патент. В съответствие с дадените указания са преработени документите по заявката. Отдел "Спорове" на ПВ незаконосъобразно и в нарушение на чл. 85, ал. 3 от АПК и чл. 8, чл. 18, ал. 1-4 и чл. 19, ал. 4 от Наредбата за разглеждане на споровете по Закона за патентите и регистрацията на полезни модели и чл. 39 от закона, отхвърля жалбата срещу решението на отдел "Експертизи" по чл. 47, ал. 4 от ЗПРПМ, прекратило производството по издаване на патента. Твърди, че направеното тълкуване на чл. 46а, ал. 1 от ЗПРПМ като санкционираща за неизправното поведение поради неспазване на преклузивен срок заявителя не съответства на материалния закон и целта му. Правото на патентозаявителя да прави изменения и корекции в заявката си не се преклудира в процедурата по формална проверка на заявката в отдел "Експертизи" са нормите на чл. 42, ал. 1 и ал. 2 от ЗПРПМ. Констатирайки, че се касае за патентоспособно изобретение (каквато безспорно е констатацията на отдел "Спорове" в обжалваното пред първоинстанционния съд Решение № 188 от 09.04.2013 г. на същия орган, стр. 4 - 2-ри и 3-ти абзац на решението), същият орган е следвало да съдейства в рамките на предоставените му компетенции на патентозаявителя, с цел преодоляване на формалните недостатъци, констатирани от отдел "Експертизи" и в случай, че такива са били налице; Нарушен е чл. 55 от Закона за патентите, редакция 2003 г., защото не е проведено състезателно производство. Съдът е следвало да констатира, че административният орган лицето на отдел "Спорове" на ПВ не е извършил пълен административен контрол върху първичния обжалван административен акт, предвид новопредставените пред същия орган преработени описание и претенции на заявителя. Съдът е нарушил материалния закон, тъй като се касае за международна заявка, подадена по реда на РСТ договора и не е съобразил, че в случая се прилага и международното право чл. 27, ал. 1 и ал. 4 от Договора за патентно коопериране (РСТ-договора)., България е страна по договора и следва го да спазва, предвид чл. 5, ал. 4 от Конституцията. Дори да е постановен в съответствие на чл. 38 от ЗПРПМ, административният акт се явява незаконосъобразен като противоречащ на международен договор. Националното законодателство на посочената страна, каквато е България, не може да изисква международната заявка да удовлетворява, по своите форма и съдържание, условия различни от или допълнителни на тези предвидени в РСТ-Договор и Правилника за неговото приложение. Заявителят е бил принуден непрекъснато и на всички инстанции да внася поправки в заявката с цел да преодолява неоснователно повдигнатите многобройни и от различно Формално естество възражения. Съдът не е отчел, че за настоящия случай релевантно е Европейското законодателство и практика по отношение на заявките, подадени по реда на Договора за патентно коопериране (РСТ-договора). Забележките на съдебната експертиза към описанието визират Формални недостатъци в него, а не по същество. Следователно въпреки, безспорно установената и доказана патентоспобност на заявеното изобретение и въпреки, че за същото е издаден европейски патент, както и въпреки обстоятелството, че заявителят е чакал 10 години (националната фаза на процесната заявка пред ПВ на Р България е открита на 06.01.2004 г., а първото произнасяне от страна на експертизния отдел на същото ведомство е на 21.01.2011 г.) за издаването на патент, действащ на територията на Р България - то процедурата по издаването му е била прекратена на чисто формални основания и в явно нарушение на клаузите на РСТ-Договора, респ. Договорът за патентно коопериране, сключен на 19 юни 1970 г. във Вашингтон, ратифициран с Указ № 2933 на Държавния съвет на HP България от 1983 г. (обн. в ДВ, бр. 77, от 1983 г.), респ. влязъл в сила и представляващ част от действащото законодателство на Р България към днешна дата (съответно чл. 27 от същия договор) . Претендира разноски.

Ответната страна оспорва председателят на Патентното ведомство оспорва касационната жалба като неоснователна. Претендира възнаграждение.

Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба, защото патентоспособно изобретение не е описано и/или претенциите не съответстват на изискванията на чл. 37, ал. 1 и чл. 38 от ЗПРПМ.

Върховният административен съд, VII отделение, като взе предвид, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 211 от АПК, намира същата за допустима. Разгледана по същество е основателна.

Върховният административен съд, VII отделение, като взе предвид, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 211 от АПК, намира същата за допустима. Разгледана по същество е основателна по следните съображения:

Административното производство пред националното Патентно ведомство е започнало по заявка за патентоване на изобретение от 6.01.2004 г., представляваща международна заявка РСТ/ ЕР/О2/06610 с дата на приоритет 22.06.2001 г., публикувана като WO 03/000325 на 3.01.2003 г., съгласно РТС договора. С решение № 108512/13.02.2012 г. на отдел "Експертиза" административното производство е прекратено поради неспазване на чл. 47, ал. 4 от ЗПРПМ с мотиви: 1. претенциите са с недопустими алтернативи, неопределени изрази и ефекти, които не съответстват на чл. 11, ал. 1 от НОПЕЗП, 2.описанието нарушава чл. 37, ал. 1 от ЗПРПМ и чл. 8 от НОПЕЗП поради недопустимо много прототипи, които водят до неяснота в поставената задача на изобретението, 3.несъответствие на фигурите с чл. 16 от НОПЕЗП, защото в тях има текстове. Заявителят не спазил дадени указания със становища на експертизата от 21.02.2011 г. и 18.04.2011 г. С решение № 188/9.04.2013 г. в производство по чл. 57 от ЗПРПМ състав на отдел "Спорове" е отхвърлил жалбата на "АLMIRALL" S. A. Испания против решението на отдел "Експертиза". Обсъдено е, че първоначално са формулирани 18 претенции за група от три изобретения. Посочено е, че тъй като е международна заявка подадена в Световната организация на интелектуалната собственост СОИС, в националната фаза не се подлагат на предварителна експертиза и експертиза за допустимост пред ПВ. Заявителят е уведомен за констатирани недостатъци в претенциите от Международния орган . Посочено е, че е имал възможност да преработи заявката преди да влезе в национална фаза и да отстрани недостатъците, но тъй като не го е сторил, а подадената заявка е идентична с тази на първоначално заявената в СОИС, в националната фаза РСТ заявката е подложена на преценка от експертизния отдел по допустимостта и патентоспособността. Като правилно е преценено първото възражение от 21.01.2011 г. относно патентоспособността на независима претенция 15 и зависими 16,17 и 18. За претенции 1,3,4,6,7,10,11 и 13 е прието, че не са нови, защото най-близкото решение до обекта е разкрито в публикация DE19522416.Възприето е, че възражението съответства на чл. 37, ал. 1 от ЗПРПМ.

Обсъден е отговорът на заявителя с коригирани 14 претенции, несъгласието със забележките за описанието и чертежите. Изведени са изводи че: 1. при анализ на претенция 1, признаците не са известни от посочения прототип разкрито в DE19522416 и е направен извод, че отговаря на изискването за новост по чл. 8 от ЗПРПМ и наличие на изобретателска стъпка по чл. 9 от ЗПРПМ. Прието е, че за същите претенции са превод на издаден по международна заявка европейски патент ЕР 1397 174 В1, но с оглед издаването на патент за България трябва да е налице съответствие с националното законодателство по чл. 38 от ЗПРПМ и чл. 11 и чл. 12 от НОПЕЗП, което не било спазено. Обхватът на търсената правна закрила се определял от претенциите по чл. 17 от ЗПРПМ, а описанието и чертежите служат само за тълкуването им, което налагало претенциите да съответстват и да не противоречат на описанието. Констатирани са недостатъци в претенция 1 и чертежите, установени от експерта, но некоригирани от жалбоподателя.

На л. 5 са развити съображения, че новите указания със становище от 14.10.2011 г. дадени от експерта са дадени, защото е налице патентоспособен обект по чл. 47, ал. 4 от ЗПРПМ и чл. 51, ал. 1 от НОПЕЗП. Направен анализ на отговора от 14.10.2011 г. на нови 17 претенции за раздробяващо средство за инхалатори за сухи прахове, първата от която е независима, променено е наименованието на "система за раздробяване на сухи прахови състави", преработено описание и реферат с непроменени чертежи. Изведен е извод, че независима претенция 1 не отговаря на чл. 38 от ЗПРПМ за яснота и точност и на чл. 11 и 12 от НОПЕЗП, не са отстранени коментирани от експерта недостатъци, зависимите претенции от 2-17 не отговарят на изискванията на чл. 38 от ЗПРПМ. Обсъдени са като неясни и неопределени конкретни изрази и е изведен извод за липсата на определеност в предмета, за които се търси закрила с претенциите. Прието е, че при сравнение на независима претенция 1 в редакция от 1.04.2011 г. с редакция от 14.10.2011 г. не се установява отстраняване на недостатъците посочени от експерта, внесена е съществена промяна в техническите признаци на претенцията, която не е аргументирана в писмо от ПИС на заявителя. Обсъден е отговора на заявителя от 14.10.2011 г. и възраженията срещу забележките за прекомерно подробното изложение на 43 стр. на предшестващото състояние на техниката. Посочено е, че в началото на частта "Техническа същност на изобретението" не е формулиран един конкретен технически проблем, който се решава с изобретението, а са посочени седем различни задачи, което не съответства на чл. 8, ал. 2, т. 4 от НОПЕЗП. Прието е, че е изпълнен фактическия състав на чл. 47, ал. 7 от ЗПРПМ, защото решението на експертизата от 13.02.2012 г. е правилно. Изобретението е патентоспособно, но описанието и патентните претенции не отговарят на чл. 37, ал. 1 и чл. 38 от ЗПРПМ. Обсъдено е, че с жалбата са представени 17 коригирани претенции, 2 заместващи страници на описанието и реферата. Съставът приема, че няма основание да разглежда и анализира преработените претенции и описанието, защото с отговора от 14.10.2011 г. заявителят е изчерпал правото си да прави необходимите корекции в заявката. Решението на състав отдел "Спорове" е утвърдено от председателя на ПВ.

За да отхвърли жалбата, първоинстанционният съд приема, че в случая не намира приложение АПК, в ЗПРПМ е предвидена санкция за неспазване на тримесечен срок с прекратяване на административното производство, не би могло да се дават нови възможности на заявителя да отстранява нередовности в заявката или за вземане на становища и се позовава на чл. 46а, ал. 2 от ЗПРПМ, като е посочено, че с прекратяване на производството е налице възможност за подаване на нова заявка.

Решението е материално незаконосъобразно и необосновано следва да бъде отменено.

Договорът за патентно коопериране (РТС), в сила за Република България от 21.05.1984 г., е на основата на Парижката конвенция, съобразен е изцяло с нея и предвижда по гл. I процедура за издаване на международно заключение за известното в момента ниво на техниката в даден отрасъл (международна фаза). След получаване на заключението заявителят може по негова преценка да продължи процедурата без да изменя заявката или с евентуални изменения. Международното бюро публикува заявката, заедно със заключението за нивото на техниката, след което съответното национално ведомство разглежда подадено до него заявка, което се нарича "национална фаза" на разглеждане на заявката. Случаят е по разглеждане на заявка в национална фаза от 6.01.2004 г., има приоритет от заявка DE 101 29 703.3 от 22.06.2001 г. подадена пред СОИС, и по съдържание двете са идентични. По делото няма спор, че изобретението е патентоспособно. В хода на производството за същата международна заявка изобретението е получило европейски патент ЕР 1 397 174 В1. Спорът е дали са изпълнени формалните изисквания за редовност на заявката по националното законодателство, съгласно чл. 37, ал. 1 и чл. 38 от ЗПРПМ.

Проверката дали заявеното изобретение има всички качества да бъде признато за такова преминава през следните етапи:

1. проверка на формалните изисквания по чл. 46 от ЗПРПМ

1. предварителна експертиза дали описанието и претенциите са оформени правилно и дали е спазено изискването за единство по чл. 46а, ал. 1 от ЗПРПМ

1. експертиза дали предложението е по принцип непатентоспособно по чл. 46а, ал. 2 от ЗППРПМ.

1. дали предложението е ново, дали има изобретателска стъпка и е промишлено приложимо - чл. чл. 6, ал. 1 и 47, от ЗПРПМ, което представлява съдържанието на материалноправните условия за патентоспособност.

Принципът на териториално действие в патентното право, предоставя на сезираната държава да прецени дали да предостави търсената правна закрила, съгласно действащите на нейната територия правни норми. Спорът е дали предложените претенции по заявка от 2004 г. са били ясни и точни, дали съдържанието на описанието на предложеното изобретение съответства на претенциите, т. е. налице ли е било основание за даване на указанията по чл. 37, ал. 1 от ЗПРПМ и чл. 8 от Наредбата за оформяне, подаване и експертиза на заявки за патенти, обн., ДВ, бр. 33 от 28.03.2008 г. ( т. е. нормативен акт приет и действащ почти четири години след образуване на административното производство), чието неизпълнение да има за правна последица прекратяване на административното производство по заявка за патент за изобретение № 108 512.

Законът не съдържа определение за понятието "изобретение", но в чл. 6, ал. 1 от ЗПРПМ са посочени трите кумулативно поставени от закона условия, за да е налице такова: новост, наличие на изобретателска стъпка и промишлена приложимост. Това създава сложния в случая правен проблем доколко дадените указания на експерта са обективно обосновани с нередовна документация на заявителя или нередовността е преценена на базата на субективното разбиране на експерта за ясно и точно изразяване при оформяне на претенциите и описанието на изобретението.

Единственият обективен критерий в нормативната уредба относно информацията, която трябва да съдържа описанието е в чл. 37, ал. 1 от ЗПРПМ: "ясно и пълно разкритие на техническата същност на изобретението и предимствата му, така че да може да се осъществи от специалист в областта". Разпоредбата възпроизвежда чл. 5 от Договора за патентно коопериране, ратифициран от РБългария на 27.09.1983 г. от ДС на НРБ. Формалните изисквания към описанието са в чл. 8 от Наредбата за оформяне, подаване и експертиза на заявки за патент, който възпроизвежда Правило 5 "Описание" от Правилника за приложение на Договора за патентно коопериране.

С указанията от 17.01.2011 г. експертът е мотивирал липсата на новост в една част, необходимост в корекция на наименованието и в претенциите, указания чертежите да не съдържат никакви надписи, таблици и спецификации освен най-необходимите думи, рефератът да не съдържа повече от 150 думи предвид чл. 13 от НОПЕЗП. Следователно по отношение на описанието, от дадените указания на 17.01.2011 г. не може да се извлече извод, че не е налице ясно и пълно разкритие на техническата същност, което да не позволява осъществяването му от специалист в областта.

След корекция в наименованието на изобретението, претенциите и описанието, на 12.04.2011 г. експертът от отдел "Експертиза" отново дава указания на жалбоподателя в 3 месечен срок да представи промени в: 1. описанието, 2.претенциите, 3.чертежите, 4 . реферата, за да бъдат избегнати недостатъците, отразени в мотивите.

По отношение на описанието указанията от 12.04.2011 г. са в смисъл да отпаднат конкретни раздели, за което вече било указано със становището от 21.01.2011 г. (има нанесена корекция в датата - 17.01.2011 г.): сухи прахови препарати, прахови състави, материали за носители в адхезивни смеси, "сили за взаимодействие на частици...", прахова деагломерация". В становището обаче от 17.01.2011 г. (л. 216 от делото) по отношение на описанието е посочено само, че тези раздели са "ненужни в описанието", защото това не било научен труд, книга или статия.

Следователно от указанията дадени на жалбоподателя за съдържанието на описанието, не може да се извлече извод, че дадената в описанието информация за изобретението, защото по преценка на експерта е в повече от необходимото, ще лиши специалиста от възможността да осъществи изобретението по смисъла на чл. 37, ал. 1 от ЗПРПМ. Със становището от 12.04.2011 г. само е констатирано, че вече дадените указания за описанието да отпаднат посочените раздели, не е изпълнено. Налага се извод, че и с второто становище не е внесена яснота в смисъла на дадените указания и дали са съответни на чл. 37, ал. 1 от ЗПРПМ.

С оглед на изложеното настоящата съдебна инстанция намира за необоснован и материално незаконосъобразен правния извод на отдел "Спорове" и съда, че дадените указания относно съдържанието на описанието на изобретението са правилни и след като не са изпълнени производството трябва да бъде прекратено. Неизпълнението на недадени указания в смисъла на чл. 37, ал. 1 от ЗПРПМ, не може да бъде правно основание за прекратяване на административното производство по заявката. Защото в противен случай упражняването на едно субективно право ще бъде поставено в зависимост от субективната преценка на експерт към Патентното ведомство кое е "ненужно и кое нужно".

Поради това и ограничението за реферата от 150 думи, макар да е посочено в подзаконов нормативен акт, не следва да се приема за такова съществено нарушение на изискванията, което да да обоснове основание за прекратяване на административното производство пред Патентното ведомство.

Настоящият състав намира, че указанията за съдържанието на описанието не съответстват на разпоредбата на чл. 37, ал. 1 от Закона и неспазването им не може да е основание за прекратяване на производството.

По отношение на указанията относно наименованието и претенциите. Претенциите са важна част от заявката, защото определят обема на изобретението и границите на правната защита по чл. 17 от ЗПРПМ. Покриват признаците и техните еквиваленти.

В становището от 17.01.2011 г. е прието, че от 18 заявени претенции: 1) от 1 до 13 са за раздробяващи средства, 2) претенция 14 е за инхалатор, 3) претенции от 15-18 за раздробяване на прахови състави. Дадено е указание да бъде отстранена претенция 15 поради противоречието й с чл. 7, ал. 2 от ЗПРПМ, защото е изключена от патентоспособност, както и зависимите от нея претенции 16,17,18. Относно независима претенция 1 "раздробяващо средство за инхалатор" е указано, за да не съвпада по признак с друго, известно раздробяващо средство, което да лишава изобретението от новост по чл. 8 от ЗПРПМ, същата да бъде преработена. Претенция 14 е определена като приложение на средства за раздробяване в инхалатор, несъответстваща на чл. 12, ал. 2 от НОПЕЗП категория метод и е посочено, че може да се отнесе към примерни изпълнения. За наименованието също са дадени указания да бъде променено във вид "Раздробяващи средства за инхалатор", защото така ще е най-кратко и ясно.

Тъй като първоинстанционният съд е бил затруднен да прецени дали тези указания съответстват на целта на нормативната уредба, е допуснал съдебна експертиза.

Съдебният експерт дава заключение, че предложеното от заявителя наименование с жалбата до отдел "Спорове" от 11.05.2012 г. изпълнява дадените му указания - "Раздробяващо средство за инхалатори за сухи прахове", което съответства на реферата и претенциите.

Мотивите към решението от 13.02.2012 г. на отдел "Експертиза" са за неспазване на указания за отстраняване на несъответствие между "наименованието" на изобретението "система за раздробяване на сухи прахови състави" и 17 бр. претенции за "раздробяващо средство за инхалатори за сухи прахове". Това не съответства на данните от преписката.

Наименованието е променено на "Система за раздробяване на сухи прахови състави" с писмо отговор от 14.10.2011 г. на жалбоподателя. Едва с решението от 13.02.2012 г., с което е прекратено административното производство, за първи път експертът посочва наличието на несъответствие на новото наименование с претенциите, но за отстраняването на тези несъответствия не е дал указания със становищата. След като жалбоподателят не е бил уведомен по реда на чл. 46, ал. 1 от ЗПРПМ за несъответствието и не са дадени указания в посочения смисъл, не е налице основание по чл. 47, ал. 4 от ЗПРПМ за прекратяване на производството по заявката. Пред отдел "Спорове" с жалбата са представени променени наименование и претенции в смисъла, които според съдебния експерт отговарят на формалните изисквания. Поради неспазен чл. 47, ал. 1 от ЗПРПМ от отдел "Експертиза", отдел "Спорове" е следвало да разгледа жалбата като вземе предвид представените промени. Като е приел, че жалбоподателят не е изпълнил указания, отдел "Спорове", а впоследствие и съдът, са направили необосновани и незаконосъобразни правни изводи за наличието на хипотезата на чл. 47, ал. 4 от ЗПРПМ.

Относно чертежите. Разпоредбата на чл. 16 от Наредбата за оформяне, подаване и експертиза на заявки за патенти съдържа изисквания за техническо оформяне, като в т. 4 е посочено, че чертежите не трябва да съдържат никакви размери, надписи, таблици и спесификации освен крайно необходимите единични думи и примерно са посочени думите вода, пара, отворено, затворено и др. С Правило 11, т. 11.11, б."а" от Правилника за приложение на Договора за патентно коопериране (РСТ), по изключение е допусната възможност за кратък текст върху чертежите, когато това е необходимо за разбиране на изобретението. Съгласно чл. 27, ал. 5 от Договора за патентно коопериране (РСТ), приложим предвид чл. 5, ал. 4 от Конституцията на РБ, никое национално законодателство не може да изисква международна заявка да удовлетворява по своите форма и съдържание допълнителни или различни изисквания на тези предвидени в Договора и в Правилника за приложение. Договорът не ограничава свободата на договарящите страни да предписват изисквания по съществото на патентоспособността. А по делото няма спор, че изобретението е патентоспособно. В становището от 17.01.2011 г. на отдел "Експертиза" е посочено неспазено изискване по чл. 16 от Наредбата, но в обстоятелствената част няма конкретни факти, какво точно в чертежите не съответства на националната уредба, за да бъде коригирано. В становището от 12.04.2011 г. не са констатирани и описани нарушения на формата по чл. 16 от Наредбата. Поради това като е приел неспазено указание за отстраняване на нарушение и по чл. 16 от Наредбата, отдел "Спорове" е развил незаконосъобразни правни изводи.

Предвид изложеното, настоящият касационен състав, намира касационната жалба за основателна, а първоинстанционното съдебно решение като необосновано и материално незаконосъобразно следва да бъде отменено, а жалбата срещу административния акт да бъде уважена, след което административната преписка да бъде изпратена на отдел "Експертиза" за ново произнасяне по коригирана с жалбата от 11.05.2012 г. заявка за патент рег. № 108, 512 на "Алмирал" С. А. като се вземат предвид представените в хода на административното производство изменени претенции и описание на изобретението.

Разсъжденията на съда за процесуална възможност за ново сезиране със заявление, принципно съответстват на законовата възможност за иницииране на ново административно производство, но това ще има за последица накърняване на приоритета на заявката, подадена пред националното патентно ведомство преди 11 години.

Предвид изхода на спора следва да бъдат присъдени направени по делото разноски, поискани още с първоначалната жалба, но тъй като няма представен списък за разноски, настоящата съдебна инстанция преценява, че следва да бъдат присъдени внесените държавни такси от 75 лева и 700 лева за патентна експертиза.

Предвид изложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК, Върховният административен съд, VII отделение