Решение № 9827 от 17.07.2018 г. на ВАС по адм. д. № 9046/2017 г.

Решение № 9827 от 17.07.2018 г. на ВАС по адм. д. № 9046/2017 г., VII о., докладчик председателят Иван Раденков Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/. Образувано е по касационната жалба на "Т. БГ" ООД, гр. С., чрез процесуален представител, срещу решение № 3255 от 12.05.2017 г. по адм д. № 11180/2016 г. по описа на Административен съд - С.-град (АССГ). Счита решението за неправилно, като постановено в противоречие с материалния закон. Развива съображения за необоснования извод на съда, че когато една марка е била регистрирана на някакъв етап, то това не я прави нерегистрирана към момента на подаване на искането за заличаване. Сочи, че неподаването на опозиция, не обуславя загубата на право да се търси заличаване на марката след регистрацията. Иска отмяна на оспорваното решение. Ответникът - Председателят на Патентното ведомство, чрез процесуален представител, в съдебно заседание и в писмени бележки излага съображения за неоснователност на касационната жалба. Ответникът - "Д-Р." ЕООД, не взема становище по касационната жалба. Представителят на Върховна административна прокуратура излага мотивирано заключение за основателност на касационната жалба. Върховният административен съд, състав на седмо отделение, като се запозна със събраните по делото доказателства, съобрази доводите и възраженията на страните и обсъди наведените касационни основания и тези по чл. 218, ал. 2 от АПК, намира за установено от фактическа и правна страна следното: С обжалваното решение АССГ е отхвърлил жалбата на "Т. БГ" ООД срещу решение № 150 от 26.07.2016 г. на Председателя на Патентно ведомство, с което на основание чл. 46, ал. 4 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО) е отхвърлено искането на дружеството за заличаване на регистрацията на марка с рег. № 89398, ТЕХНО МИКС, комбинирана. Установил е, че производството пред Патентното ведомство е образувано по искане от 6.02.2015 г., подадено от "Т. БГ" ООД за заличаване регистрацията на марка ТЕХНО МИКС, комбинирана, рег. № 89398, със срок за защита до 6.01.2024 г., за стоки и услуги класове 9, 11 и 35 на МКСУ. С оспореното пред първоинстанционния съд решение административният орган е приел, че процесната марка е регистрирана на 10.09.2014 г., с притежател "Д-р." ЕООД, гр. С.. Искането на "Т. БГ" ООД за заличаване на марката е на основание чл. 26, ал. 3, т. 1, във връзка с чл. 12, ал. 6 от ЗМГО. Председателят на Патентното ведомство е отхвърлил искането за заличаване, с мотиви, че защитата по чл. 12, ал. 6 от ЗМГО се отнася до предхождащо ползване на нерегистрирана марка, което да служи като основание за упражняване правото на подаване на опозиция или искане за заличаване на регистрация на марка, която е по-късна от това фактическо използване. В случая марката ТЕХНОМИКС, с per. № 50108, със срок на закрила от 2005 г. до 2012 г., с притежател "И." ЕООД, гр. С., е предоставена като изключителна лицензия за използване на "Г. Е." (сега "Т. БГ" ООД) и е използвана за годините 2004-2014. Органът е обосновал извод, че поради липсата на основния елемент на фактическия състав на чл. 12, ал. 6 от ЗМГО - наличие на нерегистриран знак, използван в търговската дейност от действителния си притежател, предявеното на това основание искане за заличаване на регистрацията на марка с рег. № 89398, ТЕХНО МИКС следва да се счита за неоснователно. Административният съд - С.-град е възприел мотивите в оспореното решение и е заключил, че жалбата на "Т. БГ" ООД е неоснователна. Обсъдил е събраните в хода на производството пред административния орган относими доказателства и е достигнал до правния извод, че оспореният административен акт е издаден от компетентен орган, в предвидената от закона форма, при спазване на административнопроцесуалните правила и в съответствие с материалноправните разпоредби. Касационната инстанция счита обжалваното решение за неправилно. Основният въпрос по делото е дали регистрирана марка с изтекла защита попада в обхвата на чл. 12, ал. 6 от ЗМГО. Съгласно чл. 26, ал. 3, т. 1 от ЗМГО, регистрацията на марка се заличава и когато марката е регистрирана в противоречие с чл. 12. Съгласно чл. 12, ал. 6 от ЗМГО, при опозиция подадена от действителния притежател на нерегистрирана марка, която се използва в търговската дейност на територията на Р. Б., не се регистрира марка, чиято дата на подаване е по-късна от датата на действителното търговско използване на нерегистрираната марка. Право да подаде искане за заличаване на марка на това основание, съгласно чл. 26, ал. 5, т. 1 от ЗМГО, имат лицата по чл. 38б, ал. 1, които не са упражнили правото си да подадат опозиция по чл. 38б или опозицията им е отхвърлена като недопустима. Лицата по чл. 38б, ал. 1 от ЗМГО са притежателят на по-ранна марка по смисъла на чл. 12, ал. 2 и 3 от ЗМГО, лицензополучателят на изключителна лицензия на по-ранна марка, действителният притежател на нерегистрирана марка, която се използва в търговската дейност на територията на страната и за нея е подадена заявка за регистрация. В случая лицето, подало искането за заличаване на марката, е действителният притежател на нерегистрирана марка, която използва в търговската дейност на територията на страната, поради което същото е правен субект, който притежава правото да подаде искане за заличаване на марка, за която счита, че е регистрирана в противоречие с чл. 12 от ЗМГО. Правната закрила върху марка с рег. № 50108, ТЕХНОМИКС е с прекратено действие, пряка последица от поведението на притежателя. Защитата, предвидена с чл. 26, ал. 3, т. 1, във вр. с чл. 12, ал. 6 от ЗМГО е за действителното търговско използване на нерегистрирана търговска марка. Целта на законодателя е да възпре трети лица да извлекат несправедлива облага. Неупражняването на правото за подновяване на регистрацията не прекратява факта на използване на знака в търговската дейност. То само превръща марката в нерегистрирана марка. Всеки неин последващ фактически ползвател може да се счита за "действителен притежател" по смисъла на чл. 12, ал. 6 от ЗМГО, вкл. и този, който в предходен период е бил неин юридически притежател. Ако се възприеме осъщественото от административния орган тълкуване, това означава да се позволи на трети лица да се възползват от този факт и да извлекат несправедлива облага от него, което противоречи на целта на закона. По време на действието на регистрацията на марка с рег. № 50108, използването на марката със съгласието на юридическия притежател "И." ЕООД (сега "И." ООД) се счита за използване от самия него, по см. на чл. 19, ал. 3 от ЗМГО. Към искането за заличаване на атакуваната марка е приложен сключения между юридическия притежател "И." ЕООД (сега "И." ООД) и "Г. Е." ЕООД (сега "Т. БГ" ООД) на 20.01.2005 г. договор за използване на търговска марка рег. № 50108 ТЕХНОМИКС за срока на действие на марката (л. 257 -л. 258) - 26.11.2012 г., в случая. Нито административният орган, нито първоинстанционният съд са изследвали въпроса за идентичност или сходство на регистрираната с по-ранната марка, за какви стоки се твърди, че е използвана и използвана ли е. АССГ не е обсъдил ефекта от възприемане на марката в нейната цялост, не е извършен анализ на основните й елементи - визуално, смислово и фонетично възприятие на марката, като отличителен знак за определена стока. Гореизложеното налага отмяна на решението и връщане на преписката за ново произнасяне. При новото произнасяне, органът следва да има предвид, че искането за заличаване на марка с рег. № 89398, ТЕХНО МИКС, комбинирана е предявено на основание чл. 26, ал. 3, т. 1 от ЗМГО, във вр. с чл. 12, ал. 6, чл. 26, ал. 5, т. 1, чл. 38б, ал. 1, предл. 3-то от ЗМГО. Наличието на предходно фактическо ползване от едно лице или лица на нерегистрирана марка е относително основание за отказ за регистрацията в полза на друго лице, но само когато фактическият ползвател е подал опозиция и има подадена своя заявка за регистрация (чл. 12, ал. 6 и чл. 38б, ал. 1 от ЗМГО), която не предхожда подадената заявка. Ако е пропусната възможността за подаване на опозиция, на което се позовава "Т. БГ" ООД като искател в административното производство, той разполага с възможността на същото основание да подаде искане за заличаване на регистрираната марка, като регистрирана в нарушение на чл. 12, ал. 6 от ЗМГО (по арг. от чл. 26, ал. 3, т. 1, във вр. с ал. 5, т. 1 от ЗМГО). Както подадената опозиция, така и искането за заличаване на това основание, е мотивирано от интереса на фактическия ползвател да регистрира марката по своето заявление. Фактическият ползвател обаче може да няма намерение да регистрира марката, поради което да не е подал заявка за регистрация. В тази хипотеза той не може да подаде опозиция или искане за заличаване, основани на негово предходно ползване на марката като действителен притежател. Въпреки това и в този случай фактическият ползвател има икономически интерес от заличаване регистрацията на марката, който интерес се свързва с възможността и за в бъдеще свободно да ползва нерегистрираната си марка в търговската си дейност, макар да не може да забрани на други лица да я ползват (тъй като марката е нерегистрирана). Притежателят на регистрираната марка има правата по чл. 13, ал. 1 от ЗМГО, да забрани ползването на марката от всяко друго лице, дори и това лице да е ползвало марката преди заявяването от юридическия притежател. На този безспорен икономически интерес на предходния фактически ползвател, който сам не е подал заявка, законът придава правна релевантност само в две ограничени хипотези, при наличието на които той може да иска заличаването на регистрация на марка, а именно тези по чл. 26, ал. 3, т. 3 или т. 4 от ЗМГО, втората от които е приложима ако заявителят е действал недобросъвестно при подаване на заявката и това е установено с влязло в сила съдебно решение. Действителният притежател на нерегистрирана марка може да иска заличаване на регистрацията на марката: 1. Ако той самият е подал заявка за регистрация - само на основание своето предходно фактическо ползване - чл. 26, ал. 3, т. 1, вр. с чл. 12, ал. 6, във вр. с чл. 26, ал. 5, т. 1 и във вр. с чл. 38б, ал. 1 ЗМГО (относима по спора, предмет на делото) или 2. Ако не е подал заявка за регистрация на основание своето предходно фактическо ползване и недобросъвестността на заявителя при подаване на заявката е установена по исков ред - чл. 26, ал. 3, т. 4 от ЗМГО. Тези въпроси не са изследвани в оспорения административен акт и в становището на отдела по спорове и изцяло липсват мотиви в тази насока. Не е обсъден факта, че в подаденото искане за заличаване на атакуваната марка, "Т. БГ" ООД е заявител по търговски марки, заявени за класовете 9, 11, 35, 37 и 38: Заявка за регистрация на европейска марка № 013660436; Заявка за регистрация на национална т. м. 134984 и Заявка за регистрация на национална т. м. № 135593 (TMBG 2015000000012012). Не са изследвани и въпросите дали е заявена марката, чието фактическо притежание се заявява като основание за заличаване на атакуваната марка или друга марка. Ако е друга, дали това е основание да се иска заличаване на атакуваната марка, при наличие на сходство. Органът следва да установи също така дали регистрацията на заявените от "Т. БГ" ООД марки (при налични данни в преписката) води до отпадане на нуждата от успешно провеждане на производството по заличаване на атакуваната марка при съобразяване с чл. 26, ал. 3, т. 1, вр. чл. 12, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗМГО. Първоинстанционният съд е постановил неправилен съдебен акт в нарушение на материалния закон, касационно основание по чл. 208, т. 3 от АПК. Решението следва да бъде отменено, по същество касационната инстанция следва да отмени решение № 150 от 26.07.2016 г. на Председателя на Патентно ведомство, като преписката следва да се изпрати на административния орган за ново произнасяне, при съобразяване с дадените по-горе указания по тълкуването и прилагането на закона. При този краен извод, в полза на касатора разноски не следва да бъдат присъждани, тъй като такива не са претендирани. Предвид изложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК, Върховният административен съд, състав на седмо отделение