Решение № 1704 от 3.02.2012 г. на ВАС по адм. д. № 3549/2011 г.

Решение № 1704 от 3.02.2012 г. на ВАС по адм. д. № 3549/2011 г., V о., докладчик съдията Илияна Дойчева Производството по делото е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Образувано е по касационни жалби на Патентно ведомство на Република България и "Софарма" АД против решение № 239 от 17.01.2011 г., постановено по адм. д. № 7102/2009 г. по описа на Административен съд София - град. Жалбоподателите навеждат доводи за неправилност на решението като постановено в нарушения на материалния закон, при съществени нарушения на процесуалните правила и необоснованост - отменителни основания по чл. 209, т. 3 от АПК. Молят за отмяната му. Ответната страна "Биофарма" АД, чрез процесуалния си представител, оспорва касационните жалби и моли решението да бъде оставено в сила. Прокурорът от Върховната административна прокуратура е дал заключение за основателност на касационните жалби. Жалбите са подадени в срок и са допустими, а разгледани по същество са основателни, като съображенията за това са следните: С обжалваното решение Административен съд София - град е отменил решение № 253/10.07.2009 г. на председателя на патентно ведомство, с което е отхвърлено искането на "Биофарма" АД за заличаване на регистрацията на марка рег. № 56452 TRIMDUCTAL sopharma, комбинирана с притежател "Софарма" АД. За да постанови този резултат съдът е приел, че комбинираната марка TRIMDUСTAL sopharma, регистрирана за стоки от класове 05 и 16 е сходна с регистрирани по-рано марки с национални регистрации рег. № 18959 PREDUCTAL - словна; рег. № 58641 PREDUCTAL - триизмерна за стоки от клас 05. Направен е извод, че сходството е в степен да доведе до объркване на потребителите, тъй като сравняваните марки са регистрирани за идентични стоки от клас 05. Съдът е приел, че в случая не следва да се прилага разпоредбата на чл. 26, ал. 7 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО), тъй като производството по чл. 19, ал. 2 е самостоятелно и се развива по реда и при условията на чл. 25, ал. 1, т. 1 вр. чл. 42, ал. 1, т. 3 от ЗМГО. Решението е постановено в нарушение на материалния закон и при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. От събраните по делото доказателства е установено, че административното производство е започнало по искане на "Биофарма" АД за заличаване на комбинираната марка TRIMDUСTAL sopharma, на основание чл. 26, ал. 3, т. 1 вр. чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО. Изложени са твърдения, че марката е сходна с предходните марки на Биофарма, а именно марки с национални регистрации рег. № 18959 PREDUCTAL - словна; рег. № 58641 PREDUCTAL - триизмерна със защитени цветове червен, бял, сив и черен, представлява опаковка, върху която е изписан словен елемент PREDUCTAL и буквите MR; ПРЕДУКТАЛ - словна с международна регистрация рег. № 616644 и ПРЕДУКТАЛ - триизмерна с международна регистрация рег. № 804958. В нарушение на процесуалните правила съдът не е обсъдил събраните по делото доказателства в тяхната съвкупност и не е изложил съображения защо не възприема заключенията на назначените по делото съдебно-маркови експертизи, а само е посочил, че не ги кредитира в основните им части. В двете заключения е направен подробен анализ на противопоставените марки с оглед сходството им, като подробно е разгледан визуалният им ефект, смисловото значение и звучене на марките, като са взети предвид Методическите указания на Патентно ведомство и практиката на OHIM. Съдът е посочил, че не кредитира заключението на двете експертизи относно констатацията, че различната първа сричка на двете сравнявани думи е от първостепенно значение при оценката на фонетичното сходство. Други съображения за невъзприемане на заключенията не са изложени. Съдът не е обсъдил марките в тяхната цялост. Преценката за наличие на визуално и фонетично сходство не е основана на общото звучене и визуално въздействие на марките. При сравнение на словна с комбинирана марка, съдържаща словен елемент следва да се прецени значението и въздействието на словния елемент в състава на комбинираната марка, което не е сторено. Съдът не е съобразил, че в конкретния случай се касае до наименования на лекарства, покупката и използването, на които изисква специализирана лекарска намеса, прием след лекарско предписание, повишено внимание при покупката им, поради което е направил незаконосъобразен и необоснован извод, че тъй като по-ранните марки PREDUCTAL са добре известни на потребителите, то тази известност увеличава вероятността от объркване. Без каквито и да е съображения съдът е посочил, че не възприема заключението на вещите лица относно констатацията, че с оглед характера на стоките вероятността от объркване е сведена до минимум. В тази връзка не са обсъдени и приложените по делото упътвания за употреба на лекарствата, с марките TRIMDUСTAL и PREDUCTAL, установяващи че се приемат само по лекарско предписание. Първоинстанционния съд не е обсъдил ефекта от възприемане на марката в нейната цялост, след анализ на основните й елементи - визуално, смислово и фонетично възприятие на марката като отличителен знак за определена стока. Параметровият анализ на знака (визуален, фонетичен и смислов, в някои случаи и концептуален) е задължителен, защото именно той предопределя способността да бъдат отличавани марките една от друга. Поначало в теорията и практиката се приема, че сходството поради наличие на един, а в някои случаи и на повече от критериите не винаги води автоматично до извода за съществуване на вероятност от объркване на потребителите. Марките трябва да се сравняват в цялост, като се отчита въздействието на отделните им елементи. Преценката за сходство в степен, при която съществува вероятност за объркване не трябва да се основава само на сходство на отделни елементи на марките, а от общото възприятие и винаги изхожда от начина по който са регистрирани, а не от начина, по който те са използвани. Незаконосъобразен е изводът на съда за неприложимост на разпоредбата на чл. 26, ал. 7 от ЗМГО, съгласно която в случаите по ал. 3, т. 1 регистрацията не се заличава, ако по-ранната марка не е била използвана съгласно чл. 19. След като е приел, че е налице сходство на марките, то по силата на цитираната разпоредба съдът е следвало да извърши проверка дали по-ранната марка е била използвана по смисъла на чл. 19 от ЗМГО. Действително неизползването на марката в хипотезата на чл. 19 е основание за отмяна на регистрацията, но неизползването на по-ранната марка при осъществяването на фактическия състав на чл. 26, ал. 3, т. 1 от ЗМГО е основание за отказ за заличаване на противопоставената марка. Целта на закона е да се защитят марките, който са използвани, какъвто е смисълът на една регистрация. Ето защо изводът на първоинстанционния съд за неприложимост на разпоредбата на чл. 26, ал. 7 от ЗМГО, е незаконосъобразен. Съдът не е обсъдил събраните по делото доказателства и не е изложил съображения в тази насока, което препятства настоящата инстанция да извърши касационна проверка на решението в тази му част. С оглед на изложеното настоящият състав на Върховния административен съд намира, че обжалваното решение е постановено в нарушение на материалния закон и при съществени нарушения на процесуалните правила, поради което и на основание чл. 221, ал. 2 вр. чл. 222, ал. 2, т. 1 от АПК същото следва да бъде отменено, а делото върнато за ново разглеждане от друг състав на същия съд. По изложените съображения Върховният административен съд, пето отделение,