Решение № 5653 от 10.10.2022 г. на Административен съд - София-град по дело № 1345/2022 г.

Производството е по реда на чл.145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, вр.чл.84, ал.1 от Закона за марките и географските означения /ЗМГО/. Образувано е по Жалба №BGN/N/2016/144229-/20/ от 08.02.2022 година по регистъра на Патентно ведомство, подадена от [фирма], [ЕИК], чрез пълномощника-адв.С. С. срещу Решение №РС-352-/1/ от 06.12.2021 г., издадено от председателя на Патентното ведомство, с което на основание чл. 75, ал. 10, т. 4 от ЗМГО е отменено решението от 02.12.2020 г. по Опозиция с вх. № 70078936/29.09.2017 г. срещу регистрацията на марка с вх. № 144229 ТОПЛИВО, словна, а преписката е върната за ново произнасяне. Наведените основания за оспорване са за допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила и противоречие с материалноправните норми-чл.146, т.3 и т.4 АПК. Осъществяването им е аргументирано с твърдения и доводи, че съгл.чл.52, ал.1, т.2 ЗМГО опонент в рамките на това производство може да бъде единствено „действителният притежател“ на нерегистрирана марка. В оспореното решение обаче липсвало изследване какво се изисква, за да може да се приеме, че дадено лице притежава това качество, следователно неизследвано останало обстоятелството, дали опонентът в административното производство е доказал, че е действителен притежател на използвания в търговията знак. В мотивите на оспореното решение не били обсъдени аргументите на заявителя- жалбоподател в съдебното производство. Грешно били кредитирани или пък напълно игнорирани събраните в производството доказателства. Незаконосъобразно в хода на производството било постановено и Решение №РС-144-/1/10.05.21 година на председателя на ПВ, с което било отказано производството по опозиция да бъде спряно поради наличието на друго производство, от което зависел изхода на настоящото производство. Поддържа, че [фирма] не е действителният притежател на марката, а само един от няколкото отделни и независими правни субекти, ползващи същия знак. Не било изследвано и доказано, че опонентът упражнява фактическата власт върху нерегистрираната марка и тя се свързва с него. Отделно от това, „всички въпросни дружества-ползватели“ чрез ползването на процесния знак нарушавали права върху регистрирана по-ранна търговска марка именно на заявителя на отказаната заявка- [фирма]. Следователно подобно недобросъвестно и нарушаващо ползване на знака не можело да води до благоприятни последици за нарушителите и да им предоставя възможността да се противопоставят на по-късни марки на „действителен притежател“ на марка ТОПЛИВО. За да бъде признато качеството на „действителен притежател“ на марката не било достатъчно да бъде доказано единствено използването на знака в търговската му дейност. Действителен притежател на нерегистрирана марка било само лицето, което добросъвестно е използвало в търговската си практика знак, афиширало се е като единствен негов притежател, упражнявало е контрола и фактическата власт върху него и по този начин е наложило свои стоки/услуги на пазара и марката се свързва само и единствено с него. В случая опонентът не притежавал това качество. Освен това от доказателствата се установявало, че Ю. „Сдружение „Топливо“ било приело Правила за рекламна политика, с които неговите членове, между които и опонента, е следвало да се съобразяват. Това обстоятелство сочело, че ако има лице, което е упражнявало контрол над използването на означението „Сдружение „Топливо“, това по-скоро било посоченото ЮЛ- Ю. „Сдружение „Топливо“, а не опонентът. Неотносимо било и обстоятелството, че дадени лица можели да са свързани, вкл. и по смисъла на § 1 от ДР на ТЗ, защото действителният притежател на нерегистрираната марка следвало да докаже, че именно той, а не трети, било и то свързани с него лица, използват знака и упражняват контрол над това използване. След представените от опонента доказателства за използване на знака се намирали и такива от лицето [фирма] /понастоящем [фирма]/, което не било свързано с опонента. Обстоятелството, че и двете лица членували в едно и също Ю. не обуславяло икономическа свързаност помежду им. Това било допълнително доказателство, че „Топливо-2 Е. не е упражнявало контрола над използването на „Сдружение Топливо“, поради което не можело да притежава качеството на „действителен притежател“ на марката. С писмения отговор по жалбата, заинтересованата страна /ЗС/ - [фирма], чрез процесуалния си представител-адв. С. оспорва жалбата и моли за отхвърлянето й. Поддържа, че фактическият състав на чл.12, ал.4 ЗМГО включва четири кумулативни предпоставки, а именно: опозицията да е подадена от действителния притежател на нерегистрираната марка /чл.52, ал. 1, т.4 ЗМГО/; да е налице търговско използване /по способите, посочени изчерпателно в чл.13, ал.2 ЗМГО/ на нерегистрираната марка на територията на България, осъществявано преди датата на заявяване за регистрация на атакуваната марка и продължило до датата на подаване на искането за заличаване; идентичност или сходство на използваната нерегистрирана марка и атакуваната регистрирана марка и идентичност или сходство между стоките/ услугите, за които е използвана нерегистрираната марка и за които е регистрирана по-късната марка, които идентичност или сходство могат да създадат вероятност от объркване на потребителите. / Тази предпоставка произтичала от целта на чл.12 от ЗМГО в неговата цялост, а именно предоставяне на закрила при конфликт между права върху марки, от който биха могли да бъдат накърнени интересите на притежателите на по-ранните марки/ и подадена заявка за регистрация на нерегистрираната марка. Акцентира, че съдебната практика във връзка с използването на марки разграничава понятието „действително използване в търговската дейност”, с което си служи чл.12, ал.4 ЗМГО /ал.6 по стария закон/ от понятието „реално използване“, с което си служи чл. 21 от ЗМГО /чл.19 по стария закон/. Жалбоподателят правилно посочвал, че прилагането на чл.12, ал.4 от ЗМГО изисква да се установи факта дали лицето, което претендира да е действителен притежател на нерегистрираната марка, наистина има това качество, както и липсата на законова дефиниция на понятието „действителен притежател на нерегистрирана марка“. Неправилна обаче била тезата на жалбоподателя относно същността на понятието „действителен притежател на нерегистрирана марка“ Тя не била базирана нито на целта на закона, нито на относима експертна и съдебна практика, а само и единствено на произволна аналогия с института на недобросъвестността при заявяване на марки и свързаната с този институт практика на гражданските съдилища. ЗС поддържа, че признаците на „действителния притежател на нерегистрирана марка“ могат донякъде да бъдат извлечени от 2 източника – 1/ методическите правила за провеждане на експертиза и 2/ целта на нормата на чл.12, ал.4 от ЗМГО, включително в контекста на съдебната практика по прилагането й. В Методическите указания /МУ/ за прилагане на чл.11 и 12 от ЗМГО е посочено, че доколкото използването на нерегистрираната марка е фактическо, а не е на правно основание, лицето, което претендира да е „действителен притежател на нерегистрираната марка“ трябва да представи доказателства, които го свързват пряко с използването й - а доказателствата, сочещи, че нерегистрираната марка е използвана и от други лица, а не само от това, което претендира да е неин „действителен притежател“, оборват, а не доказват титулярството му върху знака“. Това изискване за изключителност на използването не се отнасяло за случаите, в които нерегистрираната марка е използвана от лице, икономически свързано с лицето, което твърди, че е неин действителен притежател. В този смисъл, ако нерегистрирана марка се използва от няколко икономически свързани лица, то всяко едно от тях можело да има качеството на действителен притежател на нерегистрираната марка, защото означените с тази марка стоки/ услуги практически имали еднакъв, а не различен търговски произход. В тази смисъл била и актуалната национална съдебна практика / Решения на ВАС по: адм. дело № 3281/2017 г., адм.дело № 9642/2018 г., №6584/2021 г./ В съдебно заседание пред АССГ, пълномощникът на жалбоподателя поддържа жалбата и моли за отмяната на оспореното решение, както и за присъждането на разноските за съдебното производство. Ответникът-председателят на ПВ чрез процесуалния си представител-юрк.Т. оспорва жалбата и моли за отхвърлянето й. При условията на евентуалност, ако съдът уважи жалбата, релевира възражение за прекомерност на заплатеното адвокатско възнаграждение. ЗС [фирма] чрез процесуалния си представител-адв.С. моли за отхвърлянето на жалбата по съображенията в писмения отговор, както и за присъждането на разноски. Административен съдСофия- град, след като обсъди релевираните с жалбата основания, доводите на страните в съдебно заседание, прецени събраните по делото доказателства и служебно, на основание чл.168, ал.1, вр.чл.146 от АПК, провери изцяло законосъобразността на обжалвания акт, намира следното от фактическа и правна страна: Жалбата е допустима-налице са условията, съотв.липсват пречките, свързани със съществуването и упражняването на субективното публично право на жалба. Жалбата е подадена срещу акт, подлежащ на съдебно оспорване, от лице с правен интерес и при спазване на преклузивния 2-месечен срок по чл. 84, ал.1 ЗМГО. Разгледана по същество, жалбата е неоснователна, по следните съображения: [фирма] е подало Опозиция с вх. № 70078936/29.09.2017 г. срещу регистрацията на Марка с вх. № 144229 ТОПЛИВО, словна, заявена на 14.12.2016 г. за услуги от класове 35, 36 и 39 на МКСУ. Марка с вх. № 144229 ТОПЛИВО, словна е заявена от [фирма]. Основанието на подадената опозиция е разпоредбата на чл. 38б, ал.1, т. 1, вр. чл. 12, ал. 6 ЗМГО /отм./, съответстващ на чл. 52, ал. 1, във връзка с чл. 12, ал. 4 ЗМГО /Обн., ДВ. бр. 98 от 13 декември 2019 г./. С нея лицето по чл. 52, ал.1 претендира, че е притежател на по-ранна нерегистрирана марка „Сдружение ТОПЛИВО строителни материали“, словна, която е използвал в търговската дейност на територията на Република България преди датата на заявяване на процесната марка и за която е подал заявка за национална регистрация на марка с вх. № 147720. Марката била използвана за услугите „управление и организиране на търговски сделки; услуги за продажби на дребно и едро, свързани със строителни материали“ от клас 35, „отдаване под наем на търговски обекти“ от клас 36 и „транспорт: транспортни услуги: опаковане и пакетиране на стоки; услуги за опаковане и съхранение; отдаване под наем на складове за стоки; съхранение на товари в складове; съхранение на стоки в складове; транспортиране на строителни материали" от клас 39 на МКСУ. Опозицията е насочена срещу следните услуги: клас 35: управление на търговски сделки; услуги, свързани с търговия със строителни материали": клас 36: „отдаване под наем на магазини“', клас 39: „транспорт, опаковане, съхранение и спедиция на строителни материали; отдаване под наем на складове.“ Марка с вх. №147720 "Сдружение ТОПЛИ