Решение № 2617 от 18.4.2023 г. на Административен съд - София-град по дело № 618/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е гр. София, 18.04.2023 г. В ИМЕТО НА НАР ОДА ПРЕДСЕДАТЕЛ: Татяна Жилова Секретар: Елена Георгиева Прокурор: като разгледа дело номер 618 по описа за 2022 година докладвано от, и за да се произнесе взе предвид следното: Съдебното производство е по реда на чл.145-178 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл.84, ал.1, във връзка с чл.75, ал.12 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО). Образувано е по жалба на търговско дружество „РЕЗОН“ ООД, със седалище и адрес на управление в [населено място], подадена от пълномощниците адв.М. Й.-Х. и адвокат В. Г., срещу Решение № РС-338-[1] от 15.11.2021г. на председателя на Патентното ведомство (ПВ) на Република България, в частта му, с което е отхвърлена жалбата на дружеството срещу Решение от 21.10.2020г. на състав на Отдела по опозиция. В потвърдената част от решението на Отдела по опозиция на ПВ е отказана регистрация на заявената от жалбоподателя марка с вх.№124933 от 28.08.2012г., за част от стоките и услугите, за които е заявена, по подадена опозиция от немското търговско дружество mobile.de GmbH., Жалбоподателят „РЕЗОН“ ООД обжалва решението на председателя на ПВ като немотивирано и незаконосъобразно поради допуснато съществено нарушение на административнопроизводствените правила, противоречие с материалноправните норми на чл.12, ал.1, т.2 от ЗМГО и несъответствие с целта на закона. На първо място счита, че административният орган неправилно е приел направеното искане за доказване на реално използване на по-ранната маркта за недопустимо, като се е позовал на разпоредбата от действащия ЗМГО, която въвежда нови материалноправни предпоставки за допустимост на искането, без да отчете обстоятелството, че както заявката, така и опозицията са подадени при действието на отменения ЗМГО. Сочи, че органът не се е произнесъл в срок по опозицията, а настъпилата нормативна промяна в хода на състезателната част от административното производство е довела до негативен за жалбоподателя резултат. Счита, че липсата на преходна разпоредба в новия ЗМГО нарушава правото на защита на заявителя на марката и противоречи на правото на Европейския съюз (ПЕС), нарушавайки принципа за легитимните правни очаквания, като излага аргументи за това, че по време на състезателната част в административното поризводство е недопустимо да се променя материалният закон. Излага доводи, че националният съд трябва да приложи именно този принцип като основополагащ принцип на ПЕС, който изключва прилагането на нормата на чл. 58, ал.1 от ЗМГО, и съответно да приложи разпоредбата на чл.38г, ал.6 от ЗМГО (отм.), което ще доведе до други правни изводи относно искането за доказване на реалното използването на по-ранната марка. По същество оспорва изводите на органа относно наличието на вероятност от объркване между заявената марка и по-ранната марка, като твърди, че такава вероятност не съществува поради липсата на сходство между знаците и стоките и услугите в достатъчна степен. Сочи, че сравняваните марки са заявени при различни редакции на МКСУ, което е от значение за правилното тълкуване и сравняване на стоките и услугите. Твърди, че е невъзможно да настъпи объркване в съзнанието на потребителите, което да свърже стоките и услугите, предоставени от жалбоподателя, с немското дружество, тъй като жалбоподателт разполага с фамилия марки и потребителят би направил връзка с тях. Искането към съда е решението на председателя на ПВ да се отмени в оспорената част, както и решението на Отдела по опозиции в относимата част и производството да се върне с указание за регистрация на заявената марка. Заявена е претенция за разноски. Ответникът – председателят на Патентното ведомство, чрез процесуалния си представител юрисконсулт Б., оспорва жалбата. Поддържа изразеното становище от Отдела по опозиции и от председателя на ПВ, че направеното искане за доказване на реално използване на по-ранната марка трябва да отговаря на материалноправните предпоставки за допустимост по сега действащоия ЗМГО. Счита, че са налице предпоставките на чл.12, ал.1, т.2 от ЗМГО, тъй като между двете марки има сходство във висока степен и те създават сходно общо впечатление, което може да доведе до объркване на потребителя. Претендира юрисконсултско възнаграждение. Прави възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение, заплатено от жалбоподателя. Заинтересованото лице mobile.de GmbH, Германия, чрез пълномощниците си адвока Я. Г. и адвокат Д. С., оспорва жалбата. Поддържа аргументите, изложени от ответника. Сочи, че националният законодател е хармонизирал ЗМГО с европейкото законадателство едва две години по-късно. В допълнение излага довод, че въпреки че искането за доказване на реално използване на по-ранната марка е недопустимо, такива доказателства са били представени вадминистративното производство и от тях се установява, че по- ранната марка е реално използвана в посочения от жалбоподателя период. Претендира разноски. СЪДЪТ приема следното: Жалбата е процесуално допустима. Разгледана по същество, жалбата е неоснователна. Установени факти: Заинтересованата страна mobile.de GmbH притежава марка на ЕС с рег. №9319311, заявена на 17.08.2010г. и регистрирна на 28.10.2011г., със срок на валидност на регистрацията до 17.08.2030г. Марката е фигуративна и изобразява правоъгълник, ограден с черен контур, с леко заоблени ъгли. Лявата част на фигурата, заемаща около 1/10 от нея, е оцветена в оранжев цвят, а останалата част от фигурата е бяла. Марката е регистрирана за стоки и услуги от класове: 9, 16, 35, 36, 38, 42 и 45. Жалбоподателят „РЕЗОН“ ООД е подал заявка за регистрация на марка с вх. №124933 от 28.08.2012г. Марката е фигуративна и изобразява правоъгълник, ограден с черен контур, с леко заоблени ъгли. Лявата част на фигурата, заемаща около 1/10 от нея, е оцветена в син цвят, а останалата част от фигурата е бяла. Марката е регистрирана за стоки и услуги от класове: 9, 13, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 и 45. Първоначално регистрацията на марката е била отказана от ПВ на поради наличие на абсолютно основание за отказ по чл.11, ал.1, т.9 от ЗМГО (отм.), тъй като знакът представлява възпроизведена регистрационна табела на моторно превозно средство (МПС) съгласно изискванията на Регламент №2411/1998г., но отказът е с Решение №1059 от 22.02.2017г. на Административен съд София-град, влязло в сила на 17.01.2018г. Заявката е върната в ПВ с указания за продължаване на производството по регистрация на марката. Заявката е публикувана в бюлетина на ПВ на 30.03.2018г. В тримесечния срок след публикацията заинтересованата страна е подала опозиция срещу заявката с вх.№ 70097834 от 29.06.2018г. на основание чл. 38б, ал.1, т.1 във връзка чл.12, ал.1, т.2 от ЗМГО (отм.). Опозицията е срещу всички услуги, за които е заявена по-късната марка. Опонентът твърди, че знакът на заявената марка е сходен във висока степен с по- ранната марка и е за идентични и/или сходни услуги в класовете 9, 16, 35, 36, 38 и 42, както и сходство на услугите от класове 37, 391, 40, 41 и 45, поради което съществува вероятност за объркване на потребителите, които могат да свържат заявената марка с по-ранните. С отговора на опозицията, подаден на 11.01.2019г. жалбоподателят е направил искане за доказване на реалното използване на по-ранната марка на заинтересованата страна за период от 5 години преди публикацията на заявката – т.е. за периода от 30.03.2013г. до 30.03.2018г. На заинтересованата страна е предоставен двумесечен срок за представяне на доказателства, удължен до 18.05.2019г., в който срок са представени доказателства под опис за използване на комбинирани марки, включващи освен фигуративната марка и словесните означения mobile.de; automobile.it; automobile.fr. Жалбоподателят е запознат с представените доказатества и на 31.07.2019г. е изразил становище за неотносимостта им, като е посочил, че те са за използвани други марки на заинтересованата страна, но не и за марката, на която се основава опозицията. Опозицията е разгледана по реда на чл.53 от ЗМГО (нов – обн. В Държавен вестник бр.13.12.2019г., в сила от 17.12.2019г. от състав по опозиции. С Решение от 21.10.2020г. опозицията е отхвърлена като неоснователна за всички стоки и услуги от класовете 13, 39 и 40, за услугите „строителство“ от клас 37 и за услугите „охранителни услуги с цел закрила на собственост и хора; персонални и социални услуги, извършвани от трети лица с це лудовлетворяване на нуждите на индивидите“ от клас 45. Съставът по опозиции е приел, че не е налице сходство на услугите, което може да доведе до объркване потребителите, чрез свързване на предлаганите от по- късния заявител услуги с услугите, предлагани от притежателя на по- ранната марка. Съставът по опозиции е уважил опозицията и е отказал регистрация на заявената марка за всички стоки и услуги от класовете 9, 16, 35, 36, 38, 41 и 42, за услугите „ремонт; монтажни услуги" и за услугите „юридически услуги“ от клас 45. Разгледано е повдигнатото основание по чл. 12, ал.1, т. 2 от ЗМГО, като подробно е обсъдено наличието на идентичност или сходство на услугите по класове. Направеното искане за доказване на реално използване на марката на опонента е прието за недопустимо и не е об съждано по същество по аргумент от чл.58, ал.1 от ЗМГО (нов), тъй като от датата на регистрацията на по-ранната марка (28.10.2011г.) до датата на заявката на по-късната марка (28.08.2012г.) не са минали 5 години. Решението на Състава по опозиции, в частта му, с която е уважена опозицията, е оспорено от „РЕЗОН“ ООД пред председателя на ПВ. Жалбоподателят е изложил подробни съображения относно неправилността и незаконосъобразността на постановеното от опозиционния състав решение. Не споделя мотивите на състава по опозиции при достигане на заключението, че има вероятност за объркване на потребителите, както и изводите за недопустимост на искането за доказване на реалното използване. Председателят на ПВ е определил състав по споровете, който е дал становище по жалбата. По отношение на направеното искане за доказване на реално използване на по- ранната марка, ответникът е потвърдил изводите на състава по опозиции, като е посочил изрично, че законодателят не е предвидил преходна разпоредба за довършване на заварените производства по реда на отменения ЗМГО. Потвърдени са и всички останали изводи на опозиционния състав, освен извода за сходство на усугите „развлечение, спортна и културна дейност“ от клас 41, по отношение на които решението на състава по опозиции е отменено и заявката е върната за продължаване на производството по нея в тази й част. В хода на съдебното производство бе прието заключение на съдебно-маркова експертиза, което се цени от съда кат ообективно, добросъвестно и компетентно. Експертът дава заключение, че по-ранната марка на опонента е използвана на територията на ЕС в периода 30.03.2013г. до 30.03.2018г. като във фигуративния елемент на регистрираната марка, представен в бял цвят, са вписани три варианта на словосъчетания: mobile.de; automobile.it; automobile.fr. Експертизата приема, че е налице използване на по-ранната марка във вид, който не се отличава съществено от регистрирания, тъй като фигуративните елементи не са променени, а само към тях са добавени описателни елементи, които имат характер на домейн имена и не влияят върху отличителността на регистрираната марка. Експертизата приема също, че между сравняваните марки е налице визуално сходство във висока степен – разликата се състои само в това, че в по-ранната марка оцветената част е оранжева, а в заявената – синя. Тъй като знакът се сравнява в неговата цялост, това цветово различие не влияе на възприятията на потребителите, които не биха разделили знака на отделни компоненти, анализирани поединично. Налице е идентичност, висока и ниска степен на сходство на стоките и услугите, описани подробно в експертизата, потвърждаващи изводите на административния орган. В хода на съдебното производство жалбоподателят оспори представените от ответника фактури във връзка с използването на по-ранната марка като частни документи, което остана недоказано и съответно представените фактури не следва да бъдат изключени от доказателствения материал по делото, но относимостта им към предмета на спора ще бъде обсъдена по- долу. Жалбоподателят представя разпечатка от софтуера TM View, от която е видно, че заинтересованата страна притежава поредица комбинирани марки, представляващи фигуративния елемент на регистрираната марка, представен в бял цвят, с вписано словосъчетание mobile, последвано от домейн означението на различни държави: dk, ro, eu, be, es, заявени в периода 2000 – 2018г. Представени са също справки за регистрирани марки на жалбоподателя, които се състоят от същия фигуративен елемент, но с други словесни елементи: infojobs.bg/инфоджобс.бг; automobile; mobile.bg; изба.бг/izba.bg; базар.бг/bazar.bg; мляко.бг/ milk.bg., заяве Съдебното производство е по реда на чл.145-178 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл.84, ал.1, във връзка с чл.75, ал.12 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО). Образувано е по жалба на търговско дружество „РЕЗОН“ ООД, със седалище и адрес на управление в [населено място], подадена от пълномощниците адв.М. Й.-Х. и адвокат В. Г., срещу Решение № РС-338-[1] от 15.11.2021г. на председателя на Патентното ведомство (ПВ) на Република България, в частта му, с което е отхвърлена жалбата на дружеството срещу Решение от 21.10.2020г. на състав на Отдела по опозиция. В потвърдената част от решението на Отдела по опозиция на ПВ е отказана регистрация на заявената от жалбоподателя марка с вх.№124933 от 28.08.2012г., за част от стоките и услугите, за които е заявена, по подадена опозиция от немското търговско дружество mobile.de GmbH., Жалбоподателят „РЕЗОН“ ООД обжалва решението на председателя на ПВ като немотивирано и незаконосъобразно поради допуснато съществено нарушение на административнопроизводствените правила, противоречие с материалноправните норми на чл.12, ал.1, т.2 от ЗМГО и несъответствие с целта на закона. На първо място счита, че административният орган неправилно е приел направеното искане за доказване на реално използване на по-ранната маркта за недопустимо, като се е позовал на разпоредбата от действащия ЗМГО, която въвежда нови материалноправни предпоставки за допустимост на искането, без да отчете обстоятелството, че както заявката, така и опозицията са подадени при действието на отменения ЗМГО. Сочи, че органът не се е произнесъл в срок по опозицията, а настъпилата нормативна промяна в хода на състезателната част от административното производство е довела до негативен за жалбоподателя резултат. Счита, че липсата на преходна разпоредба в новия ЗМГО нарушава правото на защита на заявителя на марката и противоречи на правото на Европейския съюз (ПЕС), нарушавайки принципа за легитимните правни очаквания, като излага аргументи за това, че по време на състезателната част в административното поризводство е недопустимо да се променя материалният закон. Излага доводи, че националният съд трябва да приложи именно този принцип като основополагащ принцип на ПЕС, който изключва прилагането на нормата на чл. 58, ал.1 от ЗМГО, и съответно да приложи разпоредбата на чл.38г, ал.6 от ЗМГО (отм.), което ще доведе до други правни изводи относно искането за доказване на реалното използването на по-ранната марка. По същество оспорва изводите на органа относно наличието на вероятност от объркване между заявената марка и по-ранната марка, като твърди, че такава вероятност не съществува поради липсата на сходство между знаците и стоките и услугите в достатъчна степен. Сочи, че сравняваните марки са заявени при различни редакции на МКСУ, което е от значение за правилното тълкуване и сравняване на стоките и услугите. Твърди, че е невъзможно да настъпи объркване в съзнанието на потребителите, което да свърже стоките и услугите, предоставени от жалбоподателя, с немското дружество, тъй като жалбоподателт разполага с фамилия марки и потребителят би направил връзка с тях. Искането към съда е решението на председателя на ПВ да се отмени в оспорената част, както и решението на Отдела по опозиции в относимата част и производството да се върне с указание за регистрация на заявената марка. Заявена е претенция за разноски. Ответникът – председателят на Патентното ведомство, чрез процесуалния си представител юрисконсулт Б., оспорва жалбата. Поддържа изразеното становище от Отдела по опозиции и от председателя на ПВ, че направеното искане за доказване на реално използване на по-ранната марка трябва да отговаря на материалноправните предпоставки за допустимост по сега действащоия ЗМГО. Счита, че са налице предпоставките на чл.12, ал.1, т.2 от ЗМГО, тъй като между двете марки има сходство във висока степен и те създават сходно общо впечатление, което може да доведе до объркване на потребителя. Претендира юрисконсултско възнаграждение. Прави възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение, заплатено от жалбоподателя. Заинтересованото лице mobile.de GmbH, Германия, чрез пълномощниците си адвока Я. Г. и адвокат Д. С., оспорва жалбата. Поддържа аргументите, изложени от ответника. Сочи, че националният законодател е хармонизирал ЗМГО с европейкото законадателство едва две години по-късно. В допълнение излага довод, че въпреки че искането за доказване на реално използване на по-ранната марка е недопустимо, такива доказателства са били представени вадминистративното производство и от тях се установява, че по- ранната марка е реално използвана в посочения от жалбоподателя период. Претендира разноски. СЪДЪТ приема следното: Жалбата е процесуално допустима. Разгледана по същество, жалбата е неоснователна. Установени факти: Заинтересованата страна mobile.de GmbH притежава марка на ЕС с рег. №9319311, заявена на 17.08.2010г. и регистрирна на 28.10.2011г., със срок на валидност на регистрацията до 17.08.2030г. Марката е фигуративна и изобразява правоъгълник, ограден с черен контур, с леко заоблени ъгли. Лявата част на фигурата, заемаща около 1/10 от нея, е оцветена в оранжев цвят, а останалата част от фигурата е бяла. Марката е регистрирана за стоки и услуги от класове: 9, 16, 35, 36, 38, 42 и 45. Жалбоподателят „РЕЗОН“ ООД е подал заявка за регистрация на марка с вх. №124933 от 28.08.2012г. Марката е фигуративна и изобразява правоъгълник, ограден с черен контур, с леко заоблени ъгли. Лявата част на фигурата, заемаща около 1/10 от нея, е оцветена в син цвят, а останалата част от фигурата е бяла. Марката е регистрирана за стоки и услуги от класове: 9, 13, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 и 45. Първоначално регистрацията на марката е била отказана от ПВ на поради наличие на абсолютно основание за отказ по чл.11, ал.1, т.9 от ЗМГО (отм.), тъй като знакът представлява възпроизведена регистрационна табела на моторно превозно средство (МПС) съгласно изискванията на Регламент №2411/1998г., но отказът е с Решение №1059 от 22.02.2017г. на Административен съд София-град, влязло в сила на 17.01.2018г. Заявката е върната в ПВ с указания за продължаване на производството по регистрация на марката. Заявката е публикувана в бюлетина на ПВ на 30.03.2018г. В тримесечния срок след публикацията заинтересованата страна е подала опозиция срещу заявката с вх.№ 70097834 от 29.06.2018г. на основание чл. 38б, ал.1, т.1 във връзка чл.12, ал.1, т.2 от ЗМГО (отм.). Опозицията е срещу всички услуги, за които е заявена по-късната марка. Опонентът твърди, че знакът на заявената марка е сходен във висока степен с по- ранната марка и е за идентични и/или сходни услуги в класовете 9, 16, 35, 36, 38 и 42, както и сходство на услугите от класове 37, 391, 40, 41 и 45, поради което съществува вероятност за объркване на потребителите, които могат да свържат заявената марка с по-ранните. С отговора на опозицията, подаден на 11.01.2019г. жалбоподателят е направил искане за доказване на реалното използване на по-ранната марка на заинтересованата страна за период от 5 години преди публикацията на заявката – т.е. за периода от 30.03.2013г. до 30.03.2018г. На заинтересованата страна е предоставен двумесечен срок за представяне на доказателства, удължен до 18.05.2019г., в който срок са представени доказателства под опис за използване на комбинирани марки, включващи освен фигуративната марка и словесните означения mobile.de; automobile.it; automobile.fr. Жалбоподателят е запознат с представените доказатества и на 31.07.2019г. е изразил становище за неотносимостта им, като е посочил, че те са за използвани други марки на заинтересованата страна, но не и за марката, на която се основава опозицията. Опозицията е разгледана по реда на чл.53 от ЗМГО (нов – обн. В Държавен вестник бр.13.12.2019г., в сила от 17.12.2019г. от състав по опозиции. С Решение от 21.10.2020г. опозицията е отхвърлена като неоснователна за всички стоки и услуги от класовете 13, 39 и 40, за услугите „строителство“ от клас 37 и за услугите „охранителни услуги с цел закрила на собственост и хора; персонални и социални услуги, извършвани от трети лица с це лудовлетворяване на нуждите на индивидите“ от клас 45. Съставът по опозиции е приел, че не е налице сходство на услугите, което може да доведе до объркване потребителите, чрез свързване на предлаганите от по- късния заявител услуги с услугите, предлагани от притежателя на по- ранната марка. Съставът по опозиции е уважил опозицията и е отказал регистрация на заявената марка за всички стоки и услуги от класовете 9, 16, 35, 36, 38, 41 и 42, за услугите „ремонт; монтажни услуги" и за услугите „юридически услуги“ от клас 45. Разгледано е повдигнатото основание по чл. 12, ал.1, т. 2 от ЗМГО, като подробно е обсъдено наличието на идентичност или сходство на услугите по класове. Направеното искане за доказване на реално използване на марката на опонента е прието за недопустимо и не е об съждано по същество по аргумент от чл.58, ал.1 от ЗМГО (нов), тъй като от датата на регистрацията на по-ранната марка (28.10.2011г.) до датата на заявката на по-късната марка (28.08.2012г.) не са минали 5 години. Решението на Състава по опозиции, в частта му, с която е уважена опозицията, е оспорено от „РЕЗОН“ ООД пред председателя на ПВ. Жалбоподателят е изложил подробни съображения относно неправилността и незаконосъобразността на постановеното от опозиционния състав решение. Не споделя мотивите на състава по опозиции при достигане на заключението, че има вероятност за объркване на потребителите, както и изводите за недопустимост на искането за доказване на реалното използване. Председателят на ПВ е определил състав по споровете, който е дал становище по жалбата. По отношение на направеното искане за доказване на реално използване на по- ранната марка, ответникът е потвърдил изводите на състава по опозиции, като е посочил изрично, че законодателят не е предвидил преходна разпоредба за довършване на заварените производства по реда на отменения ЗМГО. Потвърдени са и всички останали изводи на опозиционния състав, освен извода за сходство на усугите „развлечение, спортна и културна дейност“ от клас 41, по отношение на които решението на състава по опозиции е отменено и заявката е върната за продължаване на производството по нея в тази й част. В хода на съдебното производство бе прието заключение на съдебно-маркова експертиза, което се цени от съда кат ообективно, добросъвестно и компетентно. Експертът дава заключение, че по-ранната марка на опонента е използвана на територията на ЕС в периода 30.03.2013г. до 30.03.2018г. като във фигуративния елемент на регистрираната марка, представен в бял цвят, са вписани три варианта на словосъчетания: mobile.de; automobile.it; automobile.fr. Експертизата приема, че е налице използване на по-ранната марка във вид, който не се отличава съществено от регистрирания, тъй като фигуративните елементи не са променени, а само към тях са добавени описателни елементи, които имат характер на домейн имена и не влияят върху отличителността на регистрираната марка. Експертизата приема също, че между сравняваните марки е налице визуално сходство във висока степен – разликата се състои само в това, че в по-ранната марка оцветената част е оранжева, а в заявената – синя. Тъй като знакът се сравнява в неговата цялост, това цветово различие не влияе на възприятията на потребителите, които не биха разделили знака на отделни компоненти, анализирани поединично. Налице е идентичност, висока и ниска степен на сходство на стоките и услугите, описани подробно в експертизата, потвърждаващи изводите на административния орган. В хода на съдебното производство жалбоподателят оспори представените от ответника фактури във връзка с използването на по-ранната марка като частни документи, което остана недоказано и съответно представените фактури не следва да бъдат изключени от доказателствения материал по делото, но относимостта им към предмета на спора ще бъде обсъдена по- долу. Жалбоподателят представя разпечатка от софтуера TM View, от която е видно, че заинтересованата страна притежава поредица комбинирани марки, представляващи фигуративния елемент на регистрираната марка, представен в бял цвят, с вписано словосъчетание mobile, последвано от домейн означението на различни държави: dk, ro, eu, be, es, заявени в периода 2000 – 2018г. Представени са също справки за регистрирани марки на жалбоподателя, които се състоят от същия фигуративен елемент, но с други словесни елементи: infojobs.bg/инфоджобс.бг; automobile; mobile.bg; изба.бг/izba.bg; базар.бг/bazar.bg; мляко.бг/ milk.bg., заяве