РЕШЕНИЕ

№ 798

гр. София, 05.06.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ТО VI-20, в публично заседание на шести март през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Татяна Костадинова при участието на секретаря Йорданка В. Петрова като разгледа докладваното от Татяна Костадинова Търговско дело № 20221100902098 по описа за 2022 година Предявени са главни искове с правно основание чл. чл. 57, ал. 1, т. 3 ЗПД и инцидентни установителни искове с правно основание чл. 23 вр. чл. 59 ЗПД.

Ищецът „Л.А.“ ООД твърди, че бил носител на право върху промишлен дизайн рег. № 9220/05.09.2022 г. на Патентното ведомство (ПВ) за продукт, представляващ вендинг машина за продажба на полиращи кърпи, и върху промишлен дизайн рег. № 9219/05.09.2022 г. на ПВ за продукт, представляващ кърпа за излъскване. От септември 2022 г. в нарушение на правата му, произтичащи от регистрацията на горепосочените дизайни, ответникът „М.“ ЕООД използвал в осъществяваната от него търговска дейност в автомивка, находяща се в гр. Лом, визуално идентични изделия, като рекламирал, възпроизвеждал, съхранявал и разпространявал продуктите, към които тези дизайни били приложени. От нарушението ищецът претърпял имуществени вреди, изразяващи се в пропускане на възможността за реализиране на лицензионно възнаграждение за отстъпване на правото за ползване на дизайните. За обезщетяването им той предявява в настоящото производство частични искове за сумата от по 5 000 лв. за всяко от нарушените права върху дизайн. Наред с това ищецът оспорва предявените от ответника искове за установяване на право на преждеползване върху процесните дизайни, като твърди, че от 01.06.2020 г. по силата на договор с регистрирано в Турция дружество-производител имал правото да складира и продава на територията на страната стоки с процесните дизайни, като от този момент дизайните станали общодостъпни, а той действал като притежател на нерегистрирани, подлежащи на закрила в срок от три години, дизайни на Общността. При тези твърдения ищецът моли за уважаване на предявените от него осъдителни искове и за отхвърляне на установителните искове на ответника, както и за присъждане на разноски.

Ответникът „М.“ ЕООД оспорва предявените срещу него искове.

Твърди, че регистрираните от ищеца дизайни не били нови и оригинални, а и се отнасяли до особености на формата, обусловена единствено от техническата функция на съответните продукти. Наред с това сочи, че осъществявал предхождащо заявяването ползване на дизайните, като на 25.07.2022 г. закупил от чуждестранно дружество произведени в Турция три автомата за продажба на кърпи и 9 000 кърпи за сушене на автомобил, а една от закупените машини започнал да експлоатира в края на август 2022 г. Ползването било добросъвестно, тъй като ответникът не знаел, че трето лице възнамерява да подаде заявка за регистрация на дизайните, а публикуването на последната било извършено едва на 31.10.2022 г. При тези твърдения ищецът предявява искове за установяване на правото му на преждеползване върху процесните дизайни, възникнало от осъщественото добросъвестно ползване по предназначение на продукти със същия дизайн преди датата на заявяването им от ищеца. В устните състезания (в писмената защита) ответникът заявява, че искът за установяване на преждеползване на дизайн с рег. № 9220 може да бъде уважен само ако се установи че закупените от него машини били с дизайн като регистрирания, каквито доказателства обаче не били събрани. Претендира присъждане на разноски.

Съдът, като съобрази събраните доказателства, достигна до следните фактически и правни изводи:

По общите факти: От приетите писмени доказателства се установява, че на 13.10.2022 г. по заявка № 12068/05.09.2022 г., подадена от ищеца в Патентното ведомство, е регистриран промишлен дизайн № 9220 в клас 20-01-„Автомати за продажба“ по Спогодбата от Локарно с три изображения (на фронтален, страничен и изглед отдолу/отгоре), приложим към продукт, представляващ вендинг машина за продажба на полиращи кърпи, . Регистрацията е публикувана в бюлетина на Патентното ведомство на 31.10.2022 г. На същата дата по подадена от ищеца заявка № 12069/ 05.09.2022 г. в Патентното ведомство е регистриран и промишлен дизайн № 9219 в клас 07- 05 „Ютии и уреди за миене, почистване и сушене“ по Спогодбата от Локарно относно три дизайна, приложими към продукт, представляващ кърпи за излъскване. Видно от справката от бюлетина, различните изображения на дизайна са свързани с различна форма на щампата върху плата – неправилна, триъгълна и кръгла. Публикацията на регистрацията е извършена също на 31.10.2022 г. Междувременно, на 25.07.2022 г. чуждестранно дружество с фирма „О.“, регистрирано в търговския регистър на Бурса, Турция, е издало фактура № 92598, обективираща продажба на три автомата (ламаринено табло) и 9 000 кърпи за сушене на автомобил на обща стойност 64 900 турски лири. Според данните във фактурата купувач по продажбата е ответникът, а реалното сключване на договора (оспорено от ищеца чрез оспорване на автентичността и верността на фактурата и съпътстващите я счетоводни документи) се установява от заключението на ССчЕ, изготвено от вещото лице Й., според което фактурата е осчетоводена от ответника и е включена в дневника за покупките за юли 2022 г. Този факт се потвърждава и от заключението на ССчЕ на вещото лице Г., което допълва, че машините са заприходени като актив в група 20 ДМА по сметка 204, а кърпите са третирани като безплатен консуматив и не са заприходени. Вещото лице Й. сочи още, че с платежно нареждане от 21.07.2022 г. (т.е. преди издаване на фактурата) ответникът е превел в полза на С.Р.И. сумата от 15 030 лв. на основание „закупуване на машини“. Че тази сума е послужила за заплащане именно на стоките по фактура № 92598, се установява косвено както от основанието за осчетоводяване на плащането и на последващото възстановяване на част от платената сума („възстановяване сума от аванс за машини“), така и от съвпадението между сбора на продажната цена и възстановения аванс (6 949, 43 лв. и 8 080, 57 лв.), от една страна, и платената от ответника сума (15 030 лв.), от друга страна, а и се потвърждава от показанията на свидетеля И., който заявява, че трите машини „дошли“ през август 2022 г. от Турция, „от град Бурса“ в резултат от посредничеството на „С.“.

Свидетелите И. и Г. сочат, че закупените от ответника по гореописания начин машини и кърпи били изобразени на приетите като веществено доказателство снимки. Изобразената на намиращата се на л. 15 снимка машина била една от трите закупени от ответника и тя била поставена в автомивката за „около 20 дни“, а после била извадена от експлоатация в резултат от започнало полицейско разследване във връзка с използването й. На други от снимките били изобразени подсушаващите кърпи, които според свидетелите били консуматив на машината. Такава кърпа е приета и като веществено доказателство по почин на ответника.

По правото: Съдът е сезиран от ищеца с главни искове за защита на нарушени права върху промишлени дизайни, а насрещно ответникът е предявил установителни искове за право на преждеползване върху същите дизайни. Тъй като съгласно чл. 23 ЗПД правото на преждеползане дава възможност на преждеползвателя да използва дизайна в същия обем и след регистрирането му от друго лице, то въпросът относно съществуването на това право у ответника се явява преюдициален и съответно установяването му, ако искане за това е предявено в производството по осъдителен иск (както е в настоящия случай), следва да стане по пътя на инцидентния установителен иск.

Ето защо, макар да са наименовани като насрещни, исковете на ответника за установяване на правото му на преждеползване върху двата дизайна следва да се разгледат по реда на чл. 212 ГПК и по тези съображения съдът ще пристъпи първо към тяхното разглеждане.

По исковете по чл. 23 вр. чл. 59 ЗПД. За да бъде уважен установителният иск за преждеползване, следва да се установи наличие на регистриран промишлен дизайн (1), използване на същия дизайн от лице, различно от носителя на регистрираното право (2) на територията на страната и преди датата на заявяване (3), както и добросъвестност на фактическия ползвател (4).

1). Както беше посочено, ищецът е носител на права върху два регистрирани промишлени дизайна, приложими съответно към продукт „вендинг машина за продажба на полиращи кърпи“ и продукт „кърпи за излъскване“. Правата му възникват от регистрацията, в производството по която регистриращият административен орган проверява изискванията на закона, свързани с новост и оригиналност на дизайна, както и това дали особеностите на заявения дизайн са обусловени единствено от техническата функция на съответния продукт. В мотивите на ТР № 2/2023 г. на ОСТК на ВКС е разяснено, че „за разлика от въведената в Регламент (ЕО) № 6/2002 г. възможност за ответника по искове за нарушение на права върху регистриран дизайн на ЕС да оспори чрез насрещен иск действителността на правото върху дизайна на ищеца, като твърди наличие на основания за отказ за регистрацията му, националният ни законодател не е регламентирал такова процесуално право, поради разликата в компетентността на съда. Съдът, който се произнася по искове за нарушения на правото върху дизайн е гражданският съд, а административният съд се произнася по заличаването на регистрацията на дизайн.“ Това изключва възможността настоящият състав да се произнесе по основанията за регистрация на дизайните (чиято липса е основание за заличаването им според чл. 29, ал. 1, т. 1 и 2 ЗПД) и поради това съдът не обсъжда възраженията на ответника относно липсата на новост, оригиналност и изключването им от закрила съгласно чл. 11, ал. 2 ЗПД. Тези характеристики на дизайните могат да бъдат разгледани само в светлината на преценката относно създаването на различно впечатление у информирания потребител при възприемане на всеки от дизайните.

2). Втората предпоставка на правото на преждеползване е ответникът да е използвал същите дизайни. Това е така, тъй като ако ответникът не е ползвал въобще дизайни или ако те не са „същите“, то за него не би възникнало право на преждеползване въобще или не и спрямо процесните регистрирани дизайни.

2.1. Ответникът би използвал „същия“ дизайн, ако произвежда, предлага и излага на пазара или използва продукт, в който е включен или към който е приложен дизайн от обхвата на закрила, или го съхранява с тази цел (чл. 19, ал. 2 ЗПД). В случая категорично се установи, че за целите на своята търговска дейност ответникът е придобил право на собственост върху три автомата за продажба на полиращи кърпи (вж. снимката на л. 15 от делото), както и е закупил полиращи кърпи (идентични с приетото веществено доказателство), служещи като консуматив за машините. Един от автоматите е бил експлоатиран от ответника чрез поставянето му в търговския обект, което означава, че по търговски начин са били предлагани и полиращите кърпи, с които този автомат е бил зареден. Другите два автомата са били съхранявани от ответника с цел търговската им експлоатация (тази цел не се установява пряко от свидетелите, но с оглед качеството на ответника на търговец същата може да се предполага). Налице е следователно ползване на горепосочените два продукта по смисъла на чл. 19, ал. 2 ЗПД. Това налага да се отговори на въпроса дали тези продукти са със "същия" дизайн.

2.2. Законодателят не дава пряк отговор на въпроса какъв трябва да е използваният от преждеползвателя дизайн, за да бъде той „същият“ като регистрирания, но отговорът може да се извлече чрез тълкуване на разпоредбите, установяващи съдържанието на правото върху дизайн. Съгласно чл. 3 ЗПД дизайнът е видимият външен вид на продукт или на част от него, определен от особеностите на формата, линиите, рисунъка, орнаментите, цветовото съчетание или комбинация от тях, като съгласно чл. 18 ЗПД обхватът на правната закрила се определя от изображението на регистрирания дизайн и се разпростира върху всеки дизайн, който не създава у информирания потребител различно цялостно възприятие.

От изложеното може да се заключи, че е релевантно дали дизайнът на използваните от ответника продукти създава у информирания потребител различно цялостно възприятие относно особеностите на формата, линиите, орнаментите и другите детайли, видими и на регистрираните изображения на дизайна. За установяване на този факт е приета изготвената от вещото лице П. експертиза. Заключението на експерта относно дизайн № 9220 (вендинг машина за продажба на полиращи кърпи) е, че той не е идентичен с видимия външен вид на намиращата се при ответника машина. Вещото лице сочи, че за регистрирания дизайн на машината съществен елемент е правоъгълната форма и вътрешният отвор, а несъществен – заоблените краища на вътрешния отвор, като не са налице данни за действие, функции, цели, цветове и инструкции за ползване. При намиращата се у ответника машина пък същественият елемент според вещото лице се наблюдава отзад, където е наличен син капак, зад който са монтирани ролка, кабел за захранване и контрол панел с поредица от клеми, както и три бутона (един правоъгълен и два триъгълни), а също и реле; експертът допълва, че съществен елемент отстрани е отворът за монети, както и ножът за отрязване, които също не са налични в регистрирания дизайн. Тези различия според вещото лице не дават възможност в съзнанието на информирания потребител двата дизайна да бъдат квалифицирани като идентични, нито потребителят да осъществи „свързване на икономическите субекти“ в съзнанието си. При разпита в о.с.з. на 10.11.2023 г. вещото лице П. допълва, че автоматиката, която липсва в регистрирания дизайн, съществено отличава двата дизайна, тъй като е съществена за работата на продукта, към който е приложен дизайнът.

Съдът намира, че тези доводи на вещото лице не са основание да се заключи, че дизайнът, приложен към използвания от ответника автомат, е извън обхвата на закрила на регистрирания от ищеца дизайн. Действително, двата дизайна не са идентични и това може да бъде установено без експертни познания при сравнение на регистрираните изображения и изображението на снимката на л. 15 – има разлики, свързани както с наличието на отвор за монета, така и с поставянето на цветни надписи върху използвания от ответника продукт. Липсата на идентичност обаче не означава, че ответникът не използва същия дизайн по смисъла на чл. 23 ЗПД, тъй като, както беше посочено по-горе, защитата на дизайна се разпростира спрямо ползването не само на идентични, но и на дизайни, които не създават цялостно различно впечатление.

Необходимо е следователно да се установи какво цялостно впечатление оставят сравняваните дизайни у информирания потребител, като при това следва да се изходи само от тези характеристики, които законът свързва с промишления дизайн като обект на правна закрила, а именно формата, линиите, рисунъка, орнаментите, цветовото съчетание или комбинация от тях (чл. 3, ал. 1 ЗПД). Тоест, целта е да се сравни впечатлението, което оставят у потребителя тези характеристики на външния вид на продукта, които са предмет на регистрираното изображение, а всички други елементи от използвания от ответника дизайн могат да се разглеждат само ако те доминират и поради доминиращото си положение в общия вид на изображението насочват впечатлението към себе си, а не към сравняваните характеристики за форма, линии, рисунък и т.н. Във всички случаи тези елементи трябва да са видими, доколкото дизайнът, както сочи и чл. 3, ал. 1 ЗПД, е видимият външен вид на продукта.

В случая от трите изображения на регистрирания дизайн № 9220 може да се заключи, че видимият му външен вид е свързан с формата и линиите на продукта, а спрямо тях общото възприятие с дизайна на ползвания от ответника автомат е значително сходно – и в двата случая формата е обемна и правоъгълна с отвор в средната й част със заоблени краища, с долна и горна надстърчаща част с формата на овал. Прилагането на тази сходна форма към идентичен продукт (автомат за продажба на кърпи) създава според настоящия състав висока степен на общо цялостно впечатление, което не може да бъде разколебано от посочените от вещото лице П. разлики - на първо място те се отнасят до техническите особености на продукта (относно начина му на задвижване и начина му на работа – автоматика, бутон за монета, нож), които, както беше посочено, не следва да се сравняват при преценка относно нарушението на процесния дизайн, чието защитено изображение акцентира върху формата; на следващо място, част от тези детайли не са видими, а се намират под затворен капак в задната част на машината, и поради това не би могло да се приеме, че са годни да създадат каквото и да е впечатление на потребителя, докато той не отвори капака и не възприеме наличието им (ролка, кабел за захранване, контролен панел и т.н.); не на последно място, ножът и наличието на отвор за поставяне на монета, видими в предната част на машината, също не са годни да създадат цялостно различно впечатление по смисъла на чл. 18 ЗПД, тъй като те, освен че са характерни само за функцията на продукта, имат и обичаен характер – всяка вендинг машина има отвор за поставяне на монети, а ножът е обичайно средство за откъсване на кърпите при различните вендинг машини за продажба на подобен консуматив.

Поради изложеното съдът счита, че използваните от ответника продукти, представляващи автомати за продажба на полиращи кърпи (един от които включен в пряка търговска експлоатация, а два – съхранявани с цел такава), имат дизайн, чието цялостно общо впечатление насочва към дизайна, регистриран от ищеца. Такъв извод може да се направи и за полиращите кърпи, в какъвто смисъл е заключението на вещото лице П. – от сравнението на дизайн № 9219 (кърпа за излъскване) и консуматива за машината, закупен от ответника и приет като веществено доказателство, експертът заключава наличие на идентичност по форма, съобразявайки, че цветът на кърпата и конкретният вид на щампата върху нея са несъществени елементи и не променят общото възприятие на дизайна.

3). От свидетелските показания и от писмените доказателства относно закупуване на продуктите от ответника може безспорно да се заключи, че ползването им от него е започнало преди датата на заявяване на процесните дизайни. В тази насока съдът кредитира напълно показанията на свидетелите Г. и И., обсъдени по-горе, тъй като същите се подкрепят изцяло от писмените доказателства относно закупуване на вещите и плащането за тях, а и от редовните относно тази стопанска операция счетоводни записвания в счетоводството на ответника. Ползването е осъществено в търговския обект на ответника, находящ се в гр. Лом, т.е. на територията на страната, както изисква разпоредбата на чл. 23 ЗПД 4). Следва да се даде отговор на въпроса добросъвестно ли е осъществено ползването от ответника.

Понятието за добросъвестност няма легална дефиниция в ЗПД, поради което то трябва да се изведе от целта на закона. Чрез изискването за добросъвестност законодателят отграничава този, който извършва действия по нелоялна конкуренция, използвайки създаден от другиго дизайн с цел да извлече за себе си облага или да препятства реализирането на облага от действителния му автор, от този, който без да знае и без да длъжен да знае за по-ранното създаване на дизайна от лице, имащо намерение да го заяви за регистрация, го ползва в своята търговска дейност.

В настоящия случай се установява, че ответникът е придобил машините и кърпите чрез закупуването им от трето за процеса лице, като няма никакви доказателства към момента на придобиването им с цел търговска експлоатация същият да е знаел за създаването на процесните дизайни от ищеца и за неговото намерение за заявяването им. Напротив, при закупуване на продукт, към който дизайнът е приложен, обичайно купувачът има основателна причина да счита или че продуктът е с дизайн, създаден от продавача, или че продуктът се пуска на пазара със съгласието на автора на неговия дизайн и правото върху последния се явява изчерпано.

Самото знание, че дизайнът е създаден от някого, не обуславя недобросъвестност по смисъла на чл. 23 ЗПД, тъй като тя се преценява според знанието на преждеползвателя относно авторството на конкретен заявител, а не на всяко друго лице-възможен автор на дизайна.

Също така не може да се приеме, че с оглед добрата търговска ответникът е бил длъжен да знае за създаването на дизайна от ищеца и за неговото намерение за регистриране, съответно за извличане на търговска облага от ползването му. Това е така, тъй като не се доказа преди юли 2022 г. ищецът фактически да е ползвал дизайните чрез търговско разпространение на продукти, към които те са приложени и чрез обозначаването си като техен автор, и това ползване да е било дотам широкообхватно, че само недобросъвестното упражняване на търговската практика да е попречило на ответника да узнае това. Представеното в тази връзка споразумение за дистрибуторство от 01.06.2020 г. не доказва нито реалното разпространение на продуктите, за които то е сключено, нито дали сред тези продукти са и такива с дизайн на процесните (споразумението препраща към Приложение № 1, а то не описва продуктите по начин, от който да се направи извод за идентичност между техния дизайн и дизайните на заявителя; обстоятелството, че франчайзодателят и продавачът са едно и също лице, не е достатъчно за такъв извод, тъй като продуктовата гама на производителя може да включва машини и консумативи с различен дизайн). Не на последно място, това споразумение не може да бъде еднозначно свързано с ищеца, тъй като франчайзополучатели по него са две физически лица. Обстоятелството, че те са съдружници в дружеството-ищец, а единият от тях е и негов управител, не означава, че юридически получател на правата е търговското дружество, съответно че то е разпространявало продуктите. Дори обаче ищецът да беше разпространявал тези продукти на територията на страната, то същият не твърди да е обозначавал себе си като автор на дизайна, приложен към тях, а напротив – и ищецът, и ответникът черпят правото си да ползват дизайните в своята търговска дейност от едно и също лице – производителя на машините и кърпите за тях, а това изключва недобросъвестността на ответника, разглеждана като знание за конкретни права на заявяване на дизайн, принадлежащи на ищеца. Същевременно учредяването на договорно представителство за ищеца, дори то да е изключително, не задължава ответника да закупува съответните продукти от него, тъй като договорът между производителя и ищеца има относително (само спрямо страните), а не абсолютно (спрямо всички) действие.

Въведеното от ищеца възражение, че е титуляр на нерегистрирани дизайни на Общността и на регистрирана триизмерна марка с вид, сходен на регистрирания дизайн на машината, по същество е относимо към възможното оповестяване на дизайните по начин, че те да бъдат свързани от третите лица с личността на ищеца, а оттук – с отпадане на добросъвестността им. Такива факти обаче не се установяват, тъй като не се доказа фактическото оповестяване на дизайните от ищеца чрез осигуряване на тяхната общодостъпност посредством ползването им или посредством регистрирането на идентична по вид марка преди датата на заявяване на националните дизайни (търговската марка е заявена за регистрация на същата дата, на която и дизайнът, а до оповестяване на нейната заявка знанието на ответника за притежанието й не може да се презюмира, дори този факт да има значение относно добросъвестността при ползването на сходен на марката промишлен дизайн).

Поради изложеното съдът намира, че са доказани всички факти, включени във фактическия състав на правото на прежедползване върху двата процесни дизайна, и установителните искове на ответника следа да бъдат уважени.

По исковете по чл. 57, ал. 1, т. 3 ЗПД. По аргумент от чл. 55 ЗПД обезщетение се дължи за вредите, претърпени от притежателя на регистрирания дизайн в причинна връзка с всяко използване по чл. 19, ал. 2 ЗПД, осъществено от трето лице в търговската му дейност без съгласието на притежателя. Ако ползващото лице е добросъвестно, правото на дизайн може да му бъде противопоставено след датата на публикацията на дизайна съгласно чл. 19, ал. 3 ЗПД.

В настоящия случай се установи осъществено ползване от ответника на продукти, към които са приложени процесните два дизайна, считано от август 2022 г., като ползването е имало характеристиките на такова по чл. 19, ал. 2 ЗПД – ответникът е закупил продукти, към които дизайните са приложени, с цел да ги експлоатира по търговски начин, като някои от тях са били и в търговска експлоатация за определен период, а другите са били съхранявани с такава цел.

Няма конкретни данни докога е продължило ползването от ответника и в частност – дали то е продължило след заявяване или след публикуване на дизайните. От показанията на свидетеля И. може да се заключи, че същото е било преустановено, когато ответникът е узнал за правата на ищеца („След като Г. (законният представител на ответника – бел.с.) разбра от полицията, че са му предявени права, веднага спря да използва машините и ги беше окомплектовал с покривала, за да не се ползват“). Това се потвърждава и от свидетеля Г. („Машината работи около 20 дни, след което пристигнаха разследващите органи и беше опакована и затворена, и до днес така стои“). Свидетелите сочат, че това се случило „в началото на есента“ (според И.) и „около 20 дни“ след доставяне на машините в автомивката (според свидетеля Г.), но липсва конкретика, от която да се направи извод, че към момента на преустановяване на ползването ищецът вече е могъл да противопостави правата си на ответника (дизайните са публикувани в края на октомври 2022 г., а данни за недобросъвестност по смисъла на чл. 19, ал. 3 ЗПД не са налице).

Дори обаче ползването да е продължило и след като правата на ищеца са станали противопоставими за трети лица, то поради установеното право на преждеползване на ответника (добросъвестно ползване преди датата на заявката), ползването от него не се явява противоправно – съгласно чл. 23 ЗПД преждеползвателят има право да използва дизайна в същия обем и след заявяването му.

Следователно не е налице нарушение. Липсата на нарушение води до ирелевантност на въпроса претърпял ли е ищецът вреди и ако да – в какъв размер е дължимото за тях обезщетение.

Поради изложеното исковете за обезщетение за вреди, претърпени от противоправното ползване на притежаваните от ищеца промишлени дизайни, следва да бъдат отхвърлени.

По разноските: В полза на ответника следва да се присъдят поисканите разноски в размер от 4 190 лв.

Така мотивиран, съдът