Решение № 2739 от 24.4.2024 г. на Административен съд - София-град по дело № 510/2024 г.

от 07.09.2021 г. на председателя на Патентното ведомство /ПВ/, с което на основание чл. 75, ал. 10, т. 4 ЗМГО е отменено решението от 30.10.2020 г. на състав по опозиции, с което опозиция с № 70092559/12.04.2018 г. срещу регистрацията на марка с вх. № 146625 KAPITAN QUALITY CANNED SEA FOOD е оставена без уважение и преписката е върната за повторно разглеждане. Наведените и аргументирани подробно в жалбата основания за незаконосъобразност на акта са за противоречие с материалноправните разпоредби. Според оспорващата страна е формулиран погрешен извод, че опонентът е изпълнил задължението си по чл. 38г, ал. 6 ЗМГП /отм./, кореспондиращ на чл. 58, ал. 1 ЗМГО, като доказал реално използване на фигуративните марки № 10142636 и № 10142594 в релевантния период за стоките от клас 29. Твърди се неправилна оценка на доказателствената стойност на представените доказателства, доколкото част от тях не касаят релевантния период, а друга част – не съдържат изображения, които могат да се свържат с процесните фигуративни марки. Поддържа също, че няма данни за нито една продажба на стоки от клас 29 с която и да е от фигуративните марки на опонента. Излага доводи, че фигуративните марки на опонента не са използвани във вида, в който са регистрирани, а са включени в единно лого с редица допълнителни елементи, които доминират и имат присъща отличителност. Моли съда да се произнесе с решение, с което да отмени решението на ПВ. Претендира разноски. В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от адв. Б., която поддържа жалбата на заявените основания. Ответникът – председател на ПВ, се представлява от юрк. Х., който моли за отхвърляне на жалбата, претендира юрисконсултско възнаграждение и прави възражение за прекомерност на адвокатския хонорар. Заинтересованата страна NOMAD FOODS EUROPE LIMITED, редовно призована, не изпраща представител и не взема становище по жалбата. Софийска градска прокуратура, редовно уведомена, не изпраща представител. Административен съд София-град, като обсъди релевираните с жалбата основания, доводите на страните, прецени събраните по делото доказателства и служебно, на основание чл. 168, ал. 1 във връзка с чл. 146 АПК, провери изцяло законосъобразността на обжалвания акт, намира за установено следното от фактическа страна: Настоящото съдебно производство е второ по ред първоинстанционно разглеждане на спора. Производството пред ПВ е започнало по подадено от „Дерони“ ООД заявление от 20.06.2017 г. с рег. № 146625 за регистрация на марка KAPITAN QUALITY CANNED SEA FOOD, комбинирана. На 12.04.2018 г. от страна на Nomad Foods Europe Limited е подадена опозиция срещу регистрацията на марката по отношение на всички стоки от клас 29, за които същата е заявена. В опозицията е посочено, че дружеството е притежател на по-ранни марки на ЕС, между които такива с № 10142636 и № 10142594, ползващи се със закрила за стоки от клас 29 МКСУ; процесната марка е сходна на по-ранните марки и е заявена за идентични и сходни стоки, което води до вероятност от объркване на потребителите и вероятност заявената марка да бъде възприета като част от фамилията марки на опонента. С решение от 30.10.2020 г. и на основание чл. 57, ал. 9, т. 1 ЗМГО във вр. § 5, ал. 1 ПЗР на ЗМГО, съставът по опозиции оставя без уважение опозицията по отношение на всички стоки от клас 29, за които се търси закрила. Nomad Foods Europe Limited е обжалвало решението от 30.10.2020 г. на опозиционния състав, по повод на което е постановено и оспореното в настоящото производство решение № РС-271-

от 07.09.2021 г. на председателя на ПВ, с което на основание чл. 75, ал. 10, т. 4 ЗМГО е отменено решението от 30.10.2020 г. на състав по опозиции, с което опозиция от 12.04.2018 г. срещу регистрацията на марка с вх. № 146625 KAPITAN QUALITY CANNED SEA FOOD е оставена без уважение и преписката е върната за повторно разглеждане. Решението на председателя на ПВ е мотивирано с допуснато от опозиционния състав процесуално нарушение, тъй като не бил извършен сравнителен анализ между процесната марка и по- ранните марки № 9314361 и 15825128, въз основа на който да се прецени наличие или липса на елементите от фактическия състав на чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО. Въз основа на анализ на разпоредбите на действащия и отменения ЗМГО органът е приел, че за да съществува задължението на опонента за доказване на реално използване на по-ранните марки при сега действащата разпоредба на чл. 58, ал. 1 ЗМГО, същите трябва да са регистрирани поне 5 години преди датата на заявяване или датата на приоритета на процесната марка. Същата е заявена за регистрация на 20.06.2017 г., от което следва, че по-ранните марки трябва да бъдат регистрирани преди 20.06.2012 г., съответно да имат действие за територията на РБ преди тази дата. В тази връзка, органът приема, че условието за доказване на реално използване е изпълнено по отношение на по-ранните марки на ЕС с № 1177534 (регистрирана на 22.03.2004 г. с действие на територията на страната от 01.01.2007 г.), № 10142636 (регистрирана на 21.12.2011 г.) и № 10142594 (регистрирана на 20.01.2012 г.) С оглед датата на регистрация на по-ранната марка № 15825128 – 10.04.2017 г., органът приема, че не е изпълнено условието на чл. 58 ЗМГО, поради което за опонента не е възникнало задължение да представя доказателства за реално използване на по-ранната марка на ЕС с този номер. Органът е посочил, че опозиционният състав неправилно е преценил условието за доказване реалното ползване по отношение на марка с № 9314361, доколкото същата е регистрирана на 10.09.2012 г., от която дата не е изминал период от 5 години към датата на заявяване на процесната марка – 20.06.2017 г. Приел е, че опозиционният състав е следвало да извърши сравнителен анализ между процесната марка и по-ранните марки на ЕС с № 9314361 и № 15825128, въз основа на който да прецени наличието или липсата на кумулативно изискуемите елементи на фактическия състав на разпоредбата на чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО, като липсата на мотиви в това отношение в решението на опозиционния състав представлява съществено нарушение на административнопроизводствените правила, тъй като при своевременно установяване на липсата на задължение за доказване на реално използване на две от противопоставените по-ранни марки, а оттам и при извършване на сравнителен анализ между марките в конфликт, би могло да се стигне до различни заключения в опозиционното решение и до различен изход от опозиционната фаза на спора. С решение № 6405/02.11.2022 г. постановено по адм.д. № 10330/2021 г. по описа на АССГ е отменено решение № РС-271/07.09.2021 г. на председателя на ПВ. Съдът приема за установено от органа, че опонентът е изпълнил задължението си по чл. 38г, ал. 6 ЗМГО , кореспондиращ на чл. 58, ал. 1 ЗМГО, като е доказал реално използване на фигуративните марки № 10142636 и № 10142594 в релевантния 5-годишен период преди заявяване регистрацията на марката за стоките от клас 29 МКСУ. Органът е приел, че във връзка с твърденията си, че по-ранните марки са използвани на територията на ЕС, опонентът е представил множество разпечатки от профили във Facebook, Twitter и Instagram относно продукти с марки Iglo и Birds Eye, както и разпечатки от интернет страници с имена igloo и birdseye с различни домейни от първо ниво, сред които.de, .uk, .at, .be, както и разпечатки от архивни версии на фирмените страници, достъпни чрез wayback machine, част от които са датирани извън релевантния за доказване период, но не малка част от тях свидетелстват за представянето в интернет на продукти от категорията „рибни пръчици“, чиито опаковки са означени с комбинирани знаци, съдържащи процесните. Приема и че са реализирани рекламни кампании за стоки с посочените марки, като са представени справки от Google Analytics за генерирани посещения на съответните интернет страници, относими към изследвания период и след него. За използване на марки Captain Birds Eye свидетелстват прессъобщения и публикации в интернет страници, че това е най-разпознаваемият хранителен символ на нацията за 21 век, съгласно проучване в периода 9-11 август 2017 г., както и че е проведена успешна стратегия на производителя на продукти Birds Eye относно въвеждането отново на образа на популярния капитан, което е подобрило показателите на марката и дало тласък на продажбите. Органът приема, че за релевантния период 20.06.2012 г. – 20.06.2017 г., опонентът е използвал комбинираните процесни знаци за означаване на стоки „рибени пръчици“ на територията на ЕС, като макар да липсват конкретни данни за реализирани търговски обороти за тях, то видно от представените доказателства, стоки с тези означения са били регулярно представяни на потребителите чрез различно социални медии и посредством фирмени уебстраници, като данните за харесванията и гледанията на публикациите свидетелстват за достигането им до немалък брой потребители. Органът достига до извода, че популяризирането на продукти с тези знаци в интернет м оже да се счита като доказателство за използване на марката чрез реклама, следователно е налице търговско използване по смисъла на чл. 13, ал. 2, т. 5 ЗМГО. Доколкото се изискват доказателства за използване на марката, предвид естеството й, във вид, който не се различава съществено от вида, в който е регистрирана, органът приема, че отличителността на фигуративните марки на опонента се дължи именно на изображението на капитана със специфичното му графично представяне, поради което използването им съвместно с други комбинирани знаци – “BirdsEye” и “Igloo” не води до промяна в отличителния им характер, тъй като техните характеристики са изцяло пресъздадени в използваните знаци. Формиран е извод, че това не е налице по отношение на един от знаците, представляващ съвместно използване на фигуративни марки на опонента, тъй като освен промяна на цветовата гама на знаците е налице и изменение на основните характеристики и използваните образни похвати за представяне на отличителния за марките фигуративен елемент на образа на капитана. За противопоставената словна марка на ЕС № 1177534 CAPTAIN е прието, че не е използвана във вид, който не променя нейната отличителност, доколкото в голяма част от случаите в комбинация с марката “Iglo” словният елемент е различно изписан, а поради начина си на представяне в композиционното оформление, същата няма доминираща позиция в знака и се явява второстепенна в цялостното впечатление, което той създава, подсилвайки концепцията за визуално изпъкващата фигура на капитан. Въз основа на горното, органът достига до извода, че опонентът е доказал реалното използване на по-ранните марки на ЕС № 10142636 и № 10142594 в периода 20.06.2012 г. – 20.06.2017 г. за стоки от клас 29 „рибни пръчици“, за които марките са регистрирани, поради което за тези марки следва да бъде изследван фактическият състав на разпоредбата на чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО, на което правно основание се базира опозицията, първостепенна преценка в която връзка дължи опозиционният състав. По делото е допуснато изслушването на заключение на съдебно-маркова експертиза. При така направените фактически констатации, от правна страна съдът съобрази следното: Актът е издаден от компетентен орган – председателят на ПВ, съобразно правомощията по чл. 75, ал. 4 ЗМГО, в предвидената от закона форма и съдържание. При издаването на акта не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, които да са самостоятелно основание за отмяната му. Съдът счита, че органът правилно е обусловил анализа на предпоставките по чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО с представянето на доказателства за реалното използване на по-ранните марки във връзка със стоките или услугите, за които са регистрирани, и на които се основава опозицията, съдът свежда спора до въпроса реално ли са използвани по-ранните марки, от което при необходимост следва анализ за елементите на фактическия състав на посочената разпоредба, като очертава пределите до установяване реалното използване на фигуративните марки № 10142636 и № 10142594 в релевантния период от 20.06.2012 г. до 20.06.2017 г. за стоките от клас 29, за които те са регистрирани. Като се позовава на разпоредбата на чл. 15, ал. 3 и чл. 17, ал. 6, т. 2 от Наредбата за реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции по Закона за марките и географските означения и установените от вещото лице по СМЕ факти, съдът приема, че по-ранните фигуративни марки № 10142636 и № 10142594 представляват реално изображение на усмихнат мъж с бяла брада и мустаци, облечен в капитанска униформа, който е вдигнал ръка за поздрав, като при едната марка изображението е вместено в окръжност с преливащ златист цвят. Приема, че представените справки и рекламни снимки на продукти са за марките Iglo и Birds Eye, които са различни от процесните фигуративни марки, а с добавянето на словните елементи Iglo, Birds Eye и Fishfingers към използваните фигуративни изображения, съдържащи се в марките с № 10142636 и № 10142594, се променя отличителният характер на регистрираните знаци. Това е така, тъй като словните елементи в комплексните знаци са с по-висока отличителна способност в сравнение с фигуративните елементи от знаците, тъй като потребителят обичайно се позовава на марка с името й, а не описва образните елементи. Съдът сочи, че фигуративните елементи в тези две марки на усмихнат мъж с бяла брада и мустаци, облечен в капитанска униформа, имат субсидиарна функция. Възприемайки фактическите констатаци на вещото лице, съдът формира извод, че няма достатъчно доказателства за реалното използване на марките с № 10142636 и № 10142594 за процесния период, а дори да се приеме, че има доказателства за реално използване на фигуративните изображения, съдържащи се в разглежданите марки, то те са по начин, който променя отличителния им характер, поради което и съдът приема, че не е изпълнено изискването марката да се използва във вид, който не се различава съществено от вида, в който е регистрирана. Аргументите се допълват от констатациите на вещото лице, че повечето представени разпечатки от интернет нямат дати, на някои има години, но не могат да се свържат с определена марка, няма доказателства, че определен брой клиенти са направили поръчки за съответните стоки или услуги чрез сайтовете в определения период, липсват конкретни данни за реализирани обороти за посочените стоки, ка